Risque de confusion entre marques : comment est-il apprécié ?

Deux marques entrent en conflit lorsque les consommateurs risquent de croire que les produits vendus sous l’une proviennent du titulaire de l’autre ou sont liés à lui. C’est le critère du risque de confusion entre marques (likelihood of confusion), et il tranche plus de questions de droit des marques que toute autre règle : l’USPTO enregistrera-t-il votre marque malgré une marque antérieure, un concurrent peut-il vous faire cesser votre usage, et pouvez-vous faire cesser le sien ? Le critère n’exige ni des marques identiques ni des produits identiques, ce qui explique pourquoi tant de recherches personnelles ne donnent aucun résultat et pourquoi tant de demandes se heurtent malgré tout à un refus. Notre service de recherche d’antériorités et d’avis de disponibilité applique ce critère à chaque nom candidat avant le dépôt, et les facteurs ci-dessous sont ceux qui portent l’analyse.

Le critère du risque de confusion entre marques : les facteurs du Pont

L’USPTO et la Commission de première instance et d’appel des marques (Trademark Trial and Appeal Board, TTAB) appliquent les facteurs issus de la décision du Pont rendue par le Federal Circuit. Les tribunaux fédéraux saisis d’actions en contrefaçon utilisent des listes très proches, sous d’autres noms. Les facteurs qui reviennent dans presque toutes les affaires sont les suivants :

• La similitude des marques sur les plans visuel, phonétique et conceptuel, et quant à l’impression commerciale d’ensemble.
• Le lien entre les produits ou services tels qu’ils sont décrits dans la demande et dans l’enregistrement.
• La similitude des circuits de distribution et des catégories d’acheteurs.
• Les conditions d’achat, notamment le fait que les acheteurs soient attentifs et avertis ou qu’ils achètent sur un coup de tête.
• La notoriété ou la force de la marque antérieure.
• Le nombre et la nature des marques similaires déjà utilisées pour des produits similaires.
• Toute preuve de confusion réelle, ou au contraire d’une longue coexistence sans confusion.
• Tout accord entre les parties, comme un accord de consentement ou de coexistence.

Aucun facteur n’est déterminant à lui seul, et tous ne s’appliquent pas à chaque affaire. En pratique, les deux premiers pèsent le plus lourd, et un examinateur de l’USPTO (examining attorney) qui constate des marques similaires sur des produits liés refusera la demande, à moins qu’un autre élément du dossier ne fasse pencher la balance dans l’autre sens.

La similitude des marques : aspect, sonorité et sens

Les marques sont comparées dans leur ensemble, mais la comparaison accorde plus de poids à leur élément dominant. Dans une marque composée d’un mot distinctif et d’un mot descriptif, le mot distinctif domine. Dans une marque qui associe des mots et un élément figuratif, les mots dominent généralement, car ce sont eux que les consommateurs prononcent lorsqu’ils demandent le produit. Ajouter une marque principale (house mark) ou un terme descriptif à la marque d’autrui n’évite pas la confusion ; cela l’aggrave souvent, car les consommateurs supposent une extension de gamme.

La sonorité compte autant que l’orthographe. Des marques qui s’écrivent différemment mais se prononcent de la même façon sont considérées comme similaires. Le sens compte aussi : un mot étranger est comparé à sa traduction anglaise lorsque des acheteurs américains ordinaires connaissant cette langue le traduiraient. La question porte toujours sur l’impression d’ensemble produite sur un consommateur qui voit les marques à des moments différents et n’en garde qu’un souvenir général, et non exact.

Le lien entre les produits et services

Les produits n’ont pas besoin d’être concurrents. Ils doivent être suffisamment liés pour qu’un consommateur qui verrait des marques similaires sur les deux suppose une origine commune. Le café et les services de café-restaurant sont liés. Un logiciel et les services de conseil qui le mettent en œuvre sont liés. Les vêtements et les services de magasin de détail proposant des vêtements sont liés. Les examinateurs prouvent ce lien au moyen d’enregistrements de tiers couvrant les deux types de produits sous une même marque et de pages web montrant des entreprises qui vendent les deux.

La comparaison porte sur les produits tels qu’ils sont rédigés dans la demande et dans l’enregistrement, et non sur les produits réellement vendus. Si l’enregistrement mentionne « vêtements » sans restriction, il est présumé couvrir tous les vêtements vendus par tous les circuits habituels à tous les acheteurs habituels, et votre preuve que le titulaire ne vend que des manteaux de luxe ne vous aidera pas. C’est pourquoi le libellé des produits de votre propre demande mérite une rédaction soignée ; un libellé large attire des conflits qu’un libellé étroit éviterait.

Les facteurs qui font pencher la balance

La force joue dans les deux sens. Une marque antérieure célèbre ou inventée bénéficie d’une protection étendue, et même des produits éloignés peuvent être refusés. Une marque faible dans un secteur encombré bénéficie d’une protection étroite, et la preuve que de nombreux tiers utilisent le même terme pour des produits similaires peut convaincre un examinateur que les consommateurs les distinguent par de petites différences. Notre article sur ce qui fait une marque forte explique d’où vient cette force.

Des acheteurs avertis qui prennent des décisions coûteuses et réfléchies risquent moins d’être induits en erreur que des clients qui attrapent un article bon marché dans un rayon. Un historique documenté de coexistence des deux marques pendant des années sans confusion signalée est utile, même si l’USPTO lui accorde moins de poids que les tribunaux, car le dossier d’une demande est mince. Un accord de consentement bien rédigé émanant du titulaire antérieur, qui explique pourquoi la confusion est peu probable et ce que les parties feront pour l’éviter, est souvent décisif.

Appliquer le critère avant de déposer

L’intérêt d’une analyse de disponibilité est de mener cette analyse avant qu’un examinateur ne le fasse. Pour chaque marque qu’une recherche fait apparaître, demandez-vous si les éléments dominants sont similaires, si les produits sont de ceux qu’une même entreprise vend ensemble, et quelle est la force de la marque antérieure. Une marque qui échoue sur les deux premiers facteurs est un nom à haut risque, et aucune argumentation ultérieure ne la rendra sûre.

Si vous déposez malgré tout et que l’examinateur vous oppose la marque antérieure, l’analyse passe de la prévision à la persuasion ; notre article sur la réponse à un refus pour risque de confusion explique les preuves dont une réponse à une office action de marque a besoin. Et si le conflit apparaît après l’enregistrement, dans une opposition ou une action en contrefaçon, les mêmes facteurs sont plaidés devant la Commission ou un tribunal par l’intermédiaire de notre pratique de défense des marques et de procédures devant le TTAB. Appliquer le critère tôt coûte moins cher à chaque étape ultérieure.

Si une recherche a fait apparaître une marque similaire et que vous voulez une vision claire du risque avant de déposer, une consultation avec Capitol Law Partners peut vous la donner. Prenez rendez-vous.

Cet article est fourni à titre informatif uniquement et ne constitue pas un avis juridique. Cette communication ne crée aucune relation avocat-client.

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