Comment faire une recherche de marque avant de déposer

L’USPTO ne vérifie pas si votre marque est disponible avant votre dépôt, et il ne rembourse pas la taxe de dépôt lorsque l’examinateur vous oppose un enregistrement antérieur. Savoir faire vous-même une recherche de marque est l’assurance la moins chère contre ce scénario, et c’est aussi la première chose que fait notre équipe chargée de la recherche d’antériorités et des avis de disponibilité avant tout avis écrit. Une recherche personnelle ne trouvera pas tout. Elle écartera les conflits évidents et vous dira si un nom justifie le coût d’une recherche complète.

Étape 1 : comment faire une recherche de marque dans la base de l’USPTO

Commencez par le système de recherche de marques de l’USPTO, qui couvre toutes les demandes et tous les enregistrements fédéraux, actifs (live) ou inactifs (dead). Recherchez d’abord la marque exacte, puis chacun des mots qui la composent. Examinez les produits et services de chaque résultat, et pas seulement la marque, car la question est toujours de savoir si les consommateurs s’attendraient à ce que des produits apparentés vendus sous des noms similaires proviennent de la même source. Un résultat dans un domaine sans rapport peut être sans importance ; un résultat dans un domaine voisin compte généralement.

Notez le statut de chaque fiche. Les marques actives sont celles qu’un examinateur peut opposer. Les marques inactives ne peuvent pas être opposées mais, comme l’explique notre article sur la possibilité d’utiliser une marque abandonnée ou expirée, leur titulaire utilise peut-être encore le nom et peut encore détenir des droits de common law.

Si votre marque comporte un logo, recherchez aussi l’élément figuratif. L’USPTO attribue des codes de recherche figurative (design search codes) à chaque élément graphique, et deux logos peuvent entrer en conflit même lorsque les mots diffèrent.

Étape 2 : recherchez les homophones, les variantes orthographiques et les traductions

Le risque de confusion s’apprécie sur les plans visuel, phonétique et conceptuel : une recherche à l’identique ne détecte donc qu’une fraction des conflits réels. Recherchez les équivalents phonétiques (Kwik et Quick), les fautes d’orthographe courantes, le singulier et le pluriel, les versions avec trait d’union ou en un seul mot, et la marque avec et sans chiffres ou lettres. Recherchez isolément le mot dominant d’une marque composée.

Ensuite, traduisez. Selon la doctrine des équivalents étrangers (doctrine of foreign equivalents), une marque dans une langue moderne qu’une part significative des consommateurs américains comprendrait est comparée à sa traduction anglaise. Un mot turc ou espagnol peut entrer en conflit avec une marque anglaise qui signifie la même chose, et inversement.

Étape 3 : regardez au-delà du registre fédéral

Aux États-Unis, ce n’est pas l’enregistrement fédéral qui fait naître les droits de marque, c’est l’usage. Une entreprise qui vend sous un nom depuis des années sans avoir rien déposé peut bloquer votre demande par une opposition et vous poursuivre sur le fondement de la common law. Ces entreprises n’apparaissent pas dans la base de l’USPTO.

Consultez les registres de marques des États, que beaucoup d’États rendent accessibles par l’intermédiaire de leur Secretary of State. Recherchez les dénominations sociales dans les États où vous exercez votre activité et dans ceux où vos concurrents sont concentrés. Consultez les enregistrements de noms de domaine, les boutiques d’applications, les grandes places de marché, les comptes de réseaux sociaux et les annuaires professionnels. Lancez des recherches web ordinaires sur la marque associée à la catégorie de produits et au mot « reviews » (avis). L’entreprise qui impose un changement de marque est souvent une petite structure qui a de vrais clients et pas d’avocat.

Étape 4 : lisez les résultats comme le ferait un examinateur

Une liste de résultats n’est pas une réponse. Pour chacun, posez les questions que pose l’USPTO : à quel point les marques se ressemblent-elles par leur aspect, leur sonorité et leur impression commerciale, à quel point les produits et services sont-ils liés, empruntent-ils les mêmes circuits de distribution pour atteindre les mêmes acheteurs, et quelle est la force de la marque antérieure ? Notre article sur la manière dont le risque de confusion est apprécié détaille ces facteurs. Des produits identiques ne sont pas nécessaires. Un mot dominant commun sur des produits complémentaires suffit souvent à justifier un refus.

Demandez-vous aussi si votre marque peut être enregistrée tout court. Si la recherche révèle de nombreuses entreprises qui utilisent le même terme de façon descriptive, le problème n’est peut-être pas un conflit, mais une marque faible que l’USPTO refusera comme simplement descriptive.

Où s’arrête la recherche personnelle et où commence l’analyse de disponibilité

Une recherche personnelle est fiable pour une seule chose : éliminer des noms. Si la marque exacte est enregistrée pour les mêmes produits, passez à autre chose. Elle n’est pas fiable pour valider des noms, car les sources sont dispersées, les variantes sont infinies et l’appréciation de ce que signifie un résultat est juridique et non mécanique. C’est toute la différence entre une recherche préliminaire et une recherche approfondie, que notre article sur la recherche préliminaire et la recherche approfondie de marque explique.

Avant d’investir dans la création de marque ou de déposer par l’intermédiaire de notre service d’enregistrement de marques, les noms qui ont survécu à votre propre recherche doivent passer par une recherche approfondie et un avis écrit de disponibilité. L’avis consigne ce qui a été trouvé, la manière dont un examinateur le traitera probablement et ce qu’il faut faire. C’est aussi la pièce dont vous aurez besoin si un litige survient et que la partie adverse demande si vous avez adopté le nom de bonne foi. L’ensemble des services en marques, de la recherche à la défense, est présenté sur notre page consacrée aux services en droit des marques.

Si votre propre recherche a fait apparaître un résultat que vous ne savez pas comment interpréter, une consultation avec Capitol Law Partners peut vous dire si le nom vaut la peine d’être poursuivi. Prenez rendez-vous.

Cet article est fourni à titre informatif uniquement et ne constitue pas un avis juridique. Cette communication ne crée aucune relation avocat-client.

Cagatay Ersoy. Une stratégie concrète pour les fondateurs, les investisseurs et les entreprises en croissance.

Besoin d’aide sur ce sujet ? Consultez notre page recherche d’antériorités et disponibilité des marques ou prenez rendez-vous.