Recherche de marque préliminaire ou approfondie : quelles différences ?

Une recherche préliminaire (knockout search) répond à une seule question : ce nom est-il manifestement déjà pris ? Une recherche approfondie de marque (comprehensive search) répond à une question plus difficile : peut-on bâtir une marque sur ce nom sans danger ? La première prend quelques heures et ne porte que sur la base de données de l’USPTO. La seconde prend plusieurs jours, couvre des sources que l’USPTO ne voit jamais et aboutit à un avis écrit. La plupart des projets de création de nom ont besoin des deux, dans cet ordre, et l’erreur que notre service de recherche d’antériorités de marque constate le plus souvent consiste à prendre une recherche préliminaire sans résultat pour une validation du nom.

Ce que couvre une recherche préliminaire

Une recherche préliminaire passe en revue les demandes et enregistrements fédéraux à la recherche de marques identiques ou très proches de la vôtre pour des produits et services apparentés. Elle inclut les demandes en cours, qui comptent parce qu’une demande déposée plus tôt sera opposée à la vôtre même si elle n’est pas encore enregistrée. Une bonne recherche préliminaire vérifie aussi les équivalents phonétiques évidents et le mot dominant de la marque pris isolément.

Son rôle est l’élimination. S’il existe une antériorité directe, le nom est mort et il ne faut plus rien y dépenser. Comme elle est rapide et peu coûteuse, la recherche préliminaire est le bon outil pour une liste de cinq ou dix noms candidats, et elle en élimine généralement la plupart. Notre guide sur la manière de faire une recherche de marque explique comment en mener vous-même une version raisonnable.

Ce qu’une recherche préliminaire ne peut pas faire, c’est confirmer la disponibilité. Elle passe à côté des enregistrements des États, des utilisateurs non enregistrés, des marques figuratives qui entrent en conflit avec votre logo, et de la longue liste de variantes orthographiques et de traductions qu’un examinateur de l’USPTO (examining attorney) trouvera avec de meilleurs outils et plus de temps.

Ce qu’ajoute une recherche approfondie de marque

Une recherche approfondie est généralement compilée par un prestataire spécialisé, puis analysée par un avocat. Elle va bien au-delà du registre fédéral.

• Les registres fédéraux, interrogés avec une logique complète de variantes : équivalents phonétiques, orthographes alternatives, équivalents en langue étrangère, troncatures et codes figuratifs.
• Les enregistrements de marques des cinquante États.
• Les sources de common law : annuaires professionnels, publications sectorielles, bases de presse, fiches produits et bases de données sectorielles.
• Les dénominations sociales et les noms d’emprunt (assumed names) déclarés auprès des bureaux des sociétés des États.
• Les enregistrements de noms de domaine et les sites web actifs.
• Les comptes de réseaux sociaux, les boutiques d’applications et les vitrines des places de marché.

Le rapport qui en résulte peut compter des centaines de pages. Sa valeur ne tient pas au nombre de pages, mais à la lecture qui en est faite. Un avocat passe en revue les résultats, écarte ceux qui ne sont pas pertinents, signale les marques qu’un examinateur ou un concurrent invoquerait, et rédige son analyse sous la forme d’un avis de disponibilité. Notre article sur ce que vous apprend un avis de disponibilité de marque décrit ce document.

Quelle recherche à quelle étape

Pendant la phase de réflexion, menez des recherches préliminaires. Elles gardent le processus créatif lucide et évitent que l’équipe ne s’attache à un nom manifestement indisponible.

Avant de vous engager sur un finaliste, commandez une recherche approfondie. S’engager, c’est faire l’une des choses suivantes : déposer une demande d’enregistrement de marque auprès de l’USPTO, acheter le nom de domaine, concevoir les emballages, annoncer publiquement le nom ou signer un bail qui porte ce nom. Le coût de la recherche est faible à côté de n’importe laquelle de ces dépenses.

Commandez une nouvelle recherche approfondie lorsque la marque s’étend à de nouveaux produits ou services, car un nom vérifié pour des logiciels n’a jamais été vérifié pour des vêtements, et lorsqu’un logo est adopté ou redessiné, car les éléments figuratifs sont recherchés séparément des mots. Un changement de marque après une acquisition mérite le même traitement qu’un nouveau nom.

Ce qu’aucune recherche ne peut garantir

Aucune recherche ne trouve tous les usages non enregistrés. Une entreprise qui n’a qu’une seule boutique et aucune présence en ligne peut tout de même détenir des droits de common law dans sa zone. Une demande peut être déposée le lendemain de votre recherche. Et l’analyse comporte une part d’appréciation : des avocats raisonnables peuvent être en désaccord sur la question de savoir si deux marques utilisées pour des produits voisins risquent de prêter à confusion, et l’examinateur chargé de votre dossier peut voir les choses autrement que l’un comme l’autre. Une recherche approfondie ramène le risque à un niveau sur lequel vous pouvez décider en connaissance de cause. Elle ne le supprime pas, et un avis honnête le dit.

L’arbitrage entre coût et délai

Une recherche préliminaire est assez peu coûteuse pour être menée sur chaque candidat. Une recherche approfondie coûte plus cher et prend plus de temps, parce que le rapport est compilé à partir de nombreuses sources puis analysé marque par marque : elle est donc réservée aux noms que vous êtes prêt à adopter. Comparée au prix d’une réponse à une office action de marque après un refus, d’une procédure d’opposition ou d’un changement de marque après le lancement, c’est l’étape la moins coûteuse du processus. Intégrez-la au calendrier de création du nom plutôt que de la traiter comme une formalité la semaine précédant le dépôt.

Si vous avez une liste restreinte et voulez savoir quels noms méritent une recherche complète, une consultation avec Capitol Law Partners permet de la réduire rapidement. Prenez rendez-vous.

Cet article est fourni à titre informatif uniquement et ne constitue pas un avis juridique. Cette communication ne crée aucune relation avocat-client.

Cagatay Ersoy. Une stratégie concrète pour les fondateurs, les investisseurs et les entreprises en croissance.

Besoin d’aide sur ce sujet ? Consultez notre page recherche approfondie d’antériorités de marque ou prenez rendez-vous.