Marque expirée trouvée lors d'une recherche : pouvez-vous l'utiliser ?

Une marque expirée ou abandonnée, signalée comme inactive (dead) dans la base de données de l’USPTO, ne vous apprend qu’une chose : la demande a été abandonnée, ou l’enregistrement a été annulé ou a expiré. Elle ne vous dit pas que le titulaire a fermé son entreprise, cessé d’utiliser le nom ou renoncé à ses droits. Comme les droits de marque naissent aux États-Unis de l’usage et non du registre, une société peut détenir des droits de common law opposables sur un nom dont l’enregistrement a disparu il y a des années. Considérer une fiche inactive comme un feu vert est l’une des erreurs les plus fréquentes en matière de disponibilité, et c’est l’une des raisons pour lesquelles une recherche d’antériorités approfondie regarde au-delà du champ « statut » pour examiner ce que fait réellement le titulaire antérieur.

Ce que signifie une marque expirée ou abandonnée dans la base de l’USPTO

Chaque fiche du système de recherche de marques de l’USPTO est marquée active (live) ou inactive (dead). Une demande devient inactive lorsqu’elle est abandonnée, généralement parce que le déposant n’a pas répondu à une office action, n’a pas déposé de déclaration d’usage (Statement of Use) après un avis d’admission (Notice of Allowance), ou l’a expressément retirée. Un enregistrement devient inactif lorsqu’il est annulé ou qu’il expire, le plus souvent parce que le titulaire a manqué la déclaration d’usage selon la section 8, due entre la cinquième et la sixième année, ou la déclaration combinée avec le renouvellement, due tous les dix ans. Des enregistrements sont aussi annulés par la Commission de première instance et d’appel des marques (Trademark Trial and Appeal Board, TTAB) à la suite d’une requête en annulation accueillie.

Une fiche inactive a une conséquence certaine : un examinateur de l’USPTO (examining attorney) ne l’opposera pas à votre demande. Les examinateurs n’opposent que les enregistrements actifs et les demandes en cours. C’est un véritable avantage, mais c’est le début de l’analyse, pas sa fin.

Pourquoi une fiche inactive ne signifie pas un nom libre

Trois choses peuvent être vraies d’un nom dont la fiche est inactive. Premièrement, le titulaire l’utilise peut-être encore. Les entreprises manquent sans cesse des échéances de maintien, et une société qui a oublié de déposer sa déclaration selon la section 8 conserve tous les droits de common law qu’elle avait la veille. Elle peut former opposition à votre demande pendant la publication en invoquant son usage antérieur, et elle peut vous poursuivre si votre usage est susceptible de créer une confusion sur son marché. Notre article sur les droits attachés à une marque non enregistrée explique l’étendue de ces droits.

Deuxièmement, l’extinction peut être temporaire. Une demande abandonnée faute de réponse peut être rétablie par une requête dans les deux mois suivant l’avis d’abandon, et un titulaire qui a manqué une échéance de maintien se trouve peut-être encore dans le délai de grâce de six mois. Une fiche devenue inactive le mois dernier n’est pas un signal sûr.

Troisièmement, le titulaire a peut-être déjà déposé à nouveau. Les sociétés qui laissent un enregistrement devenir caduc déposent souvent une nouvelle demande pour la même marque, et cette nouvelle demande est active et peut être opposée, même si l’ancien enregistrement est inactif. Recherchez le nom du titulaire, et pas seulement la marque.

Comment savoir si le titulaire antérieur utilise encore la marque

Commencez par les registres de l’USPTO. Le statut et l’historique des documents indiquent pourquoi et quand la fiche est devenue inactive, et si le même titulaire a d’autres dépôts actifs. Sortez ensuite du registre. Consultez le site web et les comptes de réseaux sociaux du titulaire, cherchez des annonces actuelles sur les places de marché, vérifiez si le bureau des sociétés de l’État indique que l’entité est toujours active, et cherchez des articles de presse ou des avis récents. Une entreprise qui exerce encore sous ce nom apparaît généralement en moins d’une heure de recherche. Si l’enjeu le justifie, un enquêteur professionnel peut confirmer si les produits sont encore vendus, et où.

Mesurez le non-usage à l’aune du critère légal. Selon le Lanham Act, une marque est abandonnée lorsque son usage a cessé sans intention de le reprendre, et trois années consécutives de non-usage constituent une présomption d’abandon (prima facie evidence of abandonment). Une marque qui n’a pas été utilisée depuis trois ans, par un titulaire qui a cessé son activité, est une bonne candidate à l’adoption. Une marque disparue du registre il y a dix-huit mois, dont le titulaire a encore une boutique, ne l’est pas.

Quand une marque inactive peut être utilisée et comment la reprendre

Si le titulaire antérieur a disparu, que les produits ne sont plus vendus et que le non-usage dépasse largement trois ans, la marque peut généralement être adoptée. Déposez votre propre demande avec l’aide de notre service d’enregistrement de marques auprès de l’USPTO et bâtissez vos propres droits à partir de votre propre usage. N’essayez pas d’acheter l’enregistrement inactif ; un enregistrement annulé n’a rien à céder. S’il subsiste une part de clientèle attachée au nom et que l’ancien titulaire peut être retrouvé, la voie la plus sûre consiste à acheter la marque et la clientèle qui y est attachée par une cession écrite, puis à déposer une nouvelle demande à votre nom.

Deux mises en garde. Une clientèle résiduelle (residual goodwill) peut subsister quelque temps après l’arrêt des ventes, en particulier pour des produits de consommation qui ont des acheteurs fidèles, et un tribunal peut conclure que le public associe encore le nom à l’ancienne source. Et si l’usage que vous envisagez est proche de l’ancienne activité du titulaire antérieur, attendez-vous à ce que ce titulaire, ou un successeur, le remarque lors de la publication de votre demande.

Des enregistrements actifs qui semblent morts

Le problème inverse est celui d’un enregistrement actif dans le registre, mais mort sur le marché. Les examinateurs vous l’opposeront, quelle que soit l’ancienneté de l’arrêt de son usage. Les remèdes vont alors dans l’autre sens : une requête en annulation pour abandon, ou une procédure de radiation (expungement) ou de réexamen (reexamination) pour retirer les produits pour lesquels la marque n’a jamais été utilisée ou ne l’est plus. Ces outils relèvent de notre pratique de défense des marques et de procédures devant le TTAB, et ils permettent souvent d’écarter un enregistrement bloquant qu’une recherche fait apparaître. Dans un cas comme dans l’autre, le champ « statut » est le point de départ de l’enquête, et non son point d’arrivée ; notre guide sur la manière de faire une recherche de marque explique ce qu’il faut examiner ensuite.

Si une marque inactive ou en sommeil se trouve entre vous et le nom que vous voulez, une consultation avec Capitol Law Partners permet de déterminer si vous pouvez l’adopter sans risque ou s’il faut d’abord l’écarter. Prenez rendez-vous.

Cet article est fourni à titre informatif uniquement et ne constitue pas un avis juridique. Cette communication ne crée aucune relation avocat-client.

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Besoin d’aide sur ce sujet ? Consultez notre page recherche d’antériorités et disponibilité des marques ou prenez rendez-vous.