Avocat défense des marques : oppositions, annulations devant le TTAB et actions fondées sur le Lanham Act

Un enregistrement de marque ne vaut que par votre détermination à le faire respecter, et la Commission de première instance et d’appel des marques (Trademark Trial and Appeal Board, TTAB), les tribunaux fédéraux, les instances de règlement des litiges de noms de domaine et les places de marché en ligne offrent chacun un outil différent. Capitol Law Partners mène des oppositions, des actions en annulation, des requêtes en radiation (expungement) et en réexamen (reexamination), des campagnes de mises en demeure, des plaintes UDRP, des demandes de retrait sur les plateformes et des contentieux fondés sur le Lanham Act pour les titulaires de marques, et défend les entreprises qui se retrouvent mises en cause.

Ce que fait pour vous un avocat en défense des marques

Nous commençons par une surveillance des nouveaux dépôts auprès de l’Office américain des brevets et des marques (USPTO), des publications de l’Official Gazette, des enregistrements de noms de domaine et des annonces sur les places de marché, en confrontant chaque résultat aux facteurs du risque de confusion. Lorsqu’un conflit apparaît, nous :

Évaluons les droits des deux parties : antériorité d’usage, situation des enregistrements et produits concernés.
Choisissons l’instance adaptée : courrier, lettre de protestation, procédure devant le TTAB, plainte relative à un nom de domaine, retrait sur une plateforme ou action en justice.
Rédigeons les actes de procédure, gérons la phase d’échange de preuves (discovery) et constituons le dossier écrit sur lequel la Commission ou le tribunal statuera.
Négocions des accords transactionnels, de coexistence ou de licence, et défendons vos propres dépôts lorsqu’ils sont contestés.

Votre marque n’est pas encore enregistrée ? Commencez par la recherche d’antériorités et l’enregistrement de marque.

Les standards juridiques et qui peut les invoquer

Les mises en demeure

Une mise en demeure coûte peu et constitue souvent la bonne première étape face à un petit contrefacteur qui peut tout simplement cesser. Elle peut aussi se retourner contre vous en provoquant une action en jugement déclaratoire devant le tribunal choisi par le destinataire, en suscitant une contre-attaque contre votre enregistrement ou en créant un problème d’image : nous pesons donc ces risques avant tout envoi.

Les oppositions devant le TTAB

Une fois la marque publiée à l’Official Gazette, toute personne qui estime qu’elle lui porterait préjudice peut former opposition dans un délai de 30 jours. Des prolongations peuvent porter ce délai à 180 jours à compter de la publication, les dernières exigeant un motif valable ou le consentement du déposant. L’opposant doit avoir qualité pour agir : un intérêt réel et une croyance raisonnable en un préjudice. Les motifs courants sont le risque de confusion avec une marque antérieure, le caractère simplement descriptif, la dilution d’une marque célèbre et l’absence d’intention sincère d’utiliser la marque au moment du dépôt.

Les actions en annulation

Dans les cinq ans suivant l’enregistrement, une requête en annulation peut se fonder sur tout motif qui aurait fait obstacle à l’enregistrement. Après cinq ans, les motifs se limitent à ceux de la section 14 du Lanham Act, principalement l’abandon, le caractère générique et la fraude. Trois années consécutives de non-usage constituent une présomption d’abandon (prima facie evidence), et le Trademark Modernization Act a ajouté un motif visant les marques jamais utilisées dans le commerce.

Radiation et réexamen

Le Trademark Modernization Act de 2020 a aussi créé deux procédures ex parte. La radiation (expungement) vise une marque jamais utilisée pour tout ou partie des produits ou services enregistrés et peut être demandée entre la troisième et la dixième année suivant l’enregistrement. Le réexamen (reexamination) vise un enregistrement fondé sur l’usage dont la marque n’était pas utilisée à la date pertinente, en général la date de dépôt ou la date à laquelle l’usage a été allégué, et doit être demandé dans un délai de cinq ans. Si l’USPTO ouvre la procédure au vu des preuves d’une enquête raisonnable fournies par le requérant, le titulaire doit prouver l’usage ou perdre les produits et services contestés. Ce sont les premiers outils que nous envisageons lorsqu’un enregistrement bloquant semble inexploité.

Les lettres de protestation

Pendant l’examen d’une demande conflictuelle, un tiers peut déposer une lettre de protestation (letter of protest) accompagnée de preuves pertinentes pour l’enregistrabilité, comme un enregistrement antérieur ou la preuve que le terme est descriptif. L’USPTO décide s’il la transmet à l’examinateur ; l’auteur de la lettre ne participe plus à la suite, mais une lettre déposée à temps peut éviter complètement une opposition.

Procédure et calendrier devant le TTAB

Actes introductifs. L’acte d’opposition ou la requête en annulation expose les motifs ; le défendeur répond, souvent par une demande reconventionnelle contre l’enregistrement du demandeur.
Échange de preuves (discovery). Après une conférence préparatoire et les communications initiales, les parties échangent questionnaires écrits, demandes de documents, demandes d’aveux et dépositions selon le calendrier fixé par la Commission.
Procès sur dossier écrit. Chaque partie produit des témoignages par déclaration ou déposition et des documents par voie de notices of reliance, puis plaide l’affaire par écrit devant une formation de juges administratifs spécialisés en marques.
Recours. Devant le Federal Circuit sur la base du dossier, ou par une action civile devant un tribunal fédéral de district, où de nouvelles preuves peuvent être produites.

La procédure de règlement accéléré (Accelerated Case Resolution) permet aux parties de convenir d’un calendrier plus court et d’un dossier comparable à celui d’un jugement sommaire. La Commission ne statue que sur l’enregistrabilité : elle ne peut ni interdire un usage, ni accorder des dommages-intérêts, ni trancher une question de contrefaçon, même si ses conclusions sur le risque de confusion peuvent avoir un effet préclusif (issue preclusion) dans un litige ultérieur lorsque les usages en cause sont substantiellement identiques.

Noms de domaine, plateformes et frontières

Noms de domaine. Selon les Principes directeurs régissant le règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (UDRP), un titulaire de marque peut obtenir le transfert ou la radiation d’un nom de domaine semblable au point de prêter à confusion avec sa marque lorsque le titulaire du nom n’a aucun intérêt légitime et a agi de mauvaise foi. Le système de suspension uniforme et rapide (Uniform Rapid Suspension) est une procédure plus rapide et plus étroite, réservée aux abus manifestes, qui suspend le nom de domaine sans le transférer ; les actions pour cybersquattage peuvent aussi être portées devant les tribunaux fédéraux.
Places de marché et réseaux sociaux. Amazon Brand Registry, le programme VeRO d’eBay, Etsy, Meta et TikTok disposent de canaux de signalement qui exigent en général une marque enregistrée. Nous préparons les signalements et gérons les contre-notifications et les contrefacteurs récidivistes.
Douanes américaines (U.S. Customs and Border Protection). L’inscription d’un enregistrement fédéral auprès de la CBP permet aux agents de retenir et de saisir les importations contrefaisantes ; nous nous chargeons de l’inscription et des guides d’identification des produits.

Contentieux devant les tribunaux fédéraux

La section 32 du Lanham Act protège les marques enregistrées contre les usages susceptibles de créer une confusion, la section 43(a) couvre les marques non enregistrées, l’habillage commercial (trade dress) et les fausses indications d’origine, la section 43(c) protège les marques célèbres contre la dilution par brouillage ou ternissement, et les dispositions sur la contrefaçon (counterfeiting) ajoutent des sanctions renforcées. Les mesures possibles comprennent les injonctions, la restitution des bénéfices du défendeur, les dommages-intérêts du demandeur, la destruction des produits contrefaisants et, dans les cas exceptionnels, le remboursement des honoraires d’avocat. Le contentieux se justifie lorsque le préjudice est continu et grave, lorsqu’un contrefacteur refuse tout dialogue, lorsque des contrefaçons sont en cause ou lorsque seule une décision de justice fera cesser le comportement ; face à un usage mineur ou déclinant, il en vaut rarement le coût. Nos équipes en contentieux de la propriété intellectuelle et en contentieux commercial traitent les demandes connexes en droit d’auteur, secrets d’affaires, contrats et concurrence déloyale.

Preuves et documents

Certificats d’enregistrement, historiques des dossiers et preuves d’usage continu, ainsi que les ventes, la publicité et la couverture géographique pour établir la force de la marque et l’antériorité.
Captures d’écran, achats tests et annonces datées montrant l’usage contesté, et tout cas de confusion réelle.
Rapports d’enquête et pages web archivées documentant le non-usage pour les demandes de radiation, de réexamen et d’annulation pour abandon.

Les erreurs fréquentes que nous vous aidons à éviter

Laisser passer le délai d’opposition de 30 jours faute d’avoir surveillé l’Official Gazette.
Envoyer une mise en demeure en position de faiblesse et provoquer une demande reconventionnelle en annulation.
Engager une action en annulation complète alors qu’une requête en radiation ou en réexamen, moins coûteuse, lèverait l’obstacle.
Accepter un accord de coexistence qui bloque toute extension future à de nouveaux produits ou territoires.
Laisser expirer votre propre enregistrement en plein litige ; consultez notre service de renouvellement et maintien.

Pourquoi Capitol Law Partners

Cagatay Ersoy, fondateur et associé gérant de Capitol Law Partners, est diplômé de la Columbia Law School et conseille les titulaires de marques sur la recherche d’antériorités, l’enregistrement et la défense des marques. La même équipe gère les réponses aux office actions et les litiges, de sorte que les arguments avancés pendant l’examen ne contredisent jamais la position défendue devant la Commission. Nos avocats et notre équipe travaillent en anglais, turc, espagnol, portugais et français, et nous représentons nos clients dans tous les États-Unis depuis nos bureaux de Washington, DC, de Herndon, en Virginie et de New York, ainsi que depuis notre bureau d’Istanbul.

Parlez à un avocat en défense des marques

Si vous avez repéré une marque conflictuelle, reçu une mise en demeure ou été mis en cause dans une procédure devant le TTAB, envoyez-nous les numéros d’enregistrement et ce que vous savez de l’usage de l’autre partie. Prenez rendez-vous pour une consultation ou appelez le +1 (202) 440-2272.

Questions fréquentes

De combien de temps est-ce que je dispose pour former opposition à une demande de marque ?

L’acte d’opposition doit être déposé dans les 30 jours suivant la publication de la marque à l’Official Gazette de l’USPTO. Vous pouvez demander des prolongations, et la durée totale du délai d’opposition peut atteindre 180 jours à compter de la publication, les dernières prolongations exigeant un motif valable ou le consentement du déposant. Un service de surveillance des marques est le moyen pratique de repérer les publications à temps.

Quelle est la différence entre une opposition et une annulation ?

Une opposition conteste une demande en cours, après sa publication et avant la délivrance de l’enregistrement. Une annulation conteste un enregistrement déjà délivré. Dans les cinq ans suivant l’enregistrement, une annulation peut se fonder sur tout motif qui aurait fait obstacle à l’enregistrement. Après cinq ans, les motifs sont limités, principalement l’abandon, le caractère générique, la fraude et, depuis le Trademark Modernization Act, une marque qui n’a jamais été utilisée dans le commerce.

Le TTAB peut-il interdire à quelqu’un d’utiliser une marque ou accorder des dommages-intérêts ?

Non. Le Trademark Trial and Appeal Board décide seulement si une marque peut être enregistrée ou doit le rester. Il ne peut ni interdire un usage, ni accorder des dommages-intérêts, ni trancher une action en contrefaçon. Ces mesures exigent une action devant un tribunal fédéral fondée sur le Lanham Act. Une conclusion de la Commission sur le risque de confusion peut toutefois avoir un effet préclusif (issue preclusion) dans un litige ultérieur lorsque les usages en cause sont substantiellement identiques.

Que sont la radiation et le réexamen, et quand y recourir ?

Ce sont deux procédures ex parte devant l’USPTO créées par le Trademark Modernization Act. La radiation (expungement) vise un enregistrement dont la marque n’a jamais été utilisée dans le commerce pour tout ou partie des produits enregistrés et peut être demandée entre la troisième et la dixième année suivant l’enregistrement. Le réexamen (reexamination) vise un enregistrement fondé sur l’usage dont la marque n’était pas utilisée à la date de dépôt pertinente et doit être demandé dans un délai de cinq ans. Ces procédures conviennent aux enregistrements inexploités qui bloquent votre demande.

Dois-je envoyer une mise en demeure avant d’engager une procédure ?

Souvent, mais pas toujours. Une mise en demeure est peu coûteuse et peut régler rapidement l’affaire. Elle peut aussi inciter le destinataire à agir le premier en jugement déclaratoire devant le tribunal de son choix, ou à contre-attaquer votre enregistrement. Nous évaluons la solidité de vos droits, la réaction probable du destinataire et le calendrier de toute échéance devant le TTAB avant de décider si un courrier, une procédure ou les deux constituent la bonne première démarche.

Comment faire retirer des annonces contrefaisantes d’Amazon ou des réseaux sociaux ?

Les grandes plateformes disposent de programmes de signalement en matière de propriété intellectuelle, comme Amazon Brand Registry et le programme VeRO d’eBay, qui acceptent les demandes de retrait des titulaires de droits. La plupart exigent une marque enregistrée, et certaines acceptent une demande en cours. Nous préparons les signalements, documentons la contrefaçon par des achats tests et des captures d’écran, répondons aux contre-notifications et faisons remonter les récidivistes. Lorsque les mesures des plateformes échouent, une action fédérale pour contrefaçon reste possible.

Quelqu’un a enregistré un nom de domaine identique à ma marque. Que puis-je faire ?

Une plainte selon les Principes directeurs UDRP peut aboutir au transfert ou à la radiation du nom de domaine s’il est identique ou semblable au point de prêter à confusion avec votre marque, si son titulaire n’a aucun intérêt légitime et si le nom a été enregistré et utilisé de mauvaise foi. Le système Uniform Rapid Suspension offre une voie plus rapide pour les cas manifestes, mais il ne fait que suspendre le nom de domaine. Les actions pour cybersquattage peuvent aussi être portées devant un tribunal fédéral.

J’ai reçu un acte d’opposition contre ma demande. Que se passe-t-il ensuite ?

Vous devez déposer une réponse avant la date fixée dans l’ordonnance d’ouverture de la Commission, faute de quoi l’opposition sera accueillie par défaut et votre demande refusée. Nous examinons les motifs et la qualité pour agir de l’opposant, envisageons des demandes reconventionnelles contre son enregistrement, et ouvrons des discussions transactionnelles lorsqu’un accord de coexistence ou une modification de vos produits et services réglerait le conflit. À défaut, nous défendons le dossier pendant l’échange de preuves et le procès.