Marque forte : ce qui la rend assez distinctive pour être protégée

Une marque forte est une marque que l’USPTO enregistrera sans difficulté et qu’un tribunal fera respecter contre un large éventail d’imitateurs. La force d’une marque ne dépend ni de l’attachement que vous portez au nom ni de la précision avec laquelle il décrit ce que vous vendez. Elle dépend du caractère distinctif : la distance qui sépare le nom des mots ordinaires dont un concurrent aurait besoin pour décrire le même produit. Plus cette distance est grande, plus la marque est forte. Nos services en droit des marques pour les titulaires de marques commencent par cette question, car chaque étape ultérieure, de la recherche d’antériorités à la défense de la marque, est plus facile avec une marque distinctive et plus difficile avec une marque descriptive.

Les cinq niveaux de force d’une marque

Les tribunaux et l’USPTO classent les marques en cinq catégories le long d’une échelle. Ces catégories comptent, car elles déterminent si une marque peut être enregistrée et quelle sera l’étendue de sa protection.

• Les marques fantaisistes (fanciful) sont des mots inventés qui n’ont aucun sens en dehors de la marque. C’est la catégorie la plus forte, et elles sont enregistrables dès le jour du dépôt.
• Les marques arbitraires (arbitrary) sont des mots réels utilisés pour des produits sans rapport avec leur sens : un nom de fruit pour des ordinateurs, un nom de planète pour des confiseries. Elles sont elles aussi intrinsèquement distinctives et enregistrables.
• Les marques évocatrices (suggestive) suggèrent une qualité des produits, mais il faut un effort d’imagination pour faire le lien entre les deux. Elles sont intrinsèquement distinctives et enregistrables, et c’est dans cette catégorie que se situent la plupart des noms de marque bien conçus.
• Les marques descriptives expriment immédiatement une qualité, une caractéristique, une fonction ou une destination des produits. Elles ne peuvent pas être inscrites au registre principal (Principal Register) tant qu’elles n’ont pas acquis un caractère distinctif par l’usage, et elles restent faibles même ensuite.
• Les termes génériques désignent le produit lui-même. Ils ne peuvent jamais constituer des marques, quelles que soient la durée ou l’exclusivité de leur usage.

En pratique, c’est la frontière entre marque évocatrice et marque descriptive qui compte, et c’est celle que l’USPTO trace le plus souvent.

Pourquoi les noms descriptifs coûtent plus cher avec le temps

Un nom descriptif paraît efficace. Il dit aux clients ce que vous faites et économise de la publicité. Les coûts arrivent plus tard, et ils ne cessent pas.

Devant l’USPTO, une marque descriptive s’attire un refus fondé sur la section 2(e)(1). Notre article sur les réponses à un refus pour caractère simplement descriptif présente les options, et aucune n’est gratuite : soutenir que la marque est évocatrice, prouver un caractère distinctif acquis par des années d’usage et des preuves de ventes, ou se contenter du registre supplémentaire (Supplemental Register), qui n’emporte aucune présomption de validité.

Sur le marché, une marque descriptive bénéficie d’une protection étroite. Comme les concurrents ont le droit de décrire leurs propres produits avec des mots ordinaires, un tribunal n’interdira que les copies proches, et les tiers qui utilisent le même terme descriptif pour des produits similaires encombrent le secteur. Votre budget de défense va plus loin avec une marque forte et rapporte moins avec une marque faible.

Une marque forte dépend aussi du secteur

Le caractère distinctif s’apprécie au regard des produits et du marché, et non dans l’abstrait. Un mot arbitraire pour des logiciels peut être descriptif pour des produits alimentaires. Une marque évocatrice dans un secteur où des dizaines d’entreprises utilisent la même racine est commercialement faible, même si elle est conceptuellement valable, car les consommateurs ont appris à distinguer ces entreprises par de petites différences. Les examinateurs de l’USPTO (examining attorneys) comme les tribunaux tiennent compte de l’usage par des tiers pour décider de l’étendue de la protection qu’une marque mérite.

L’inverse est vrai aussi. Une marque conceptuellement banale peut devenir commercialement forte grâce à un usage intensif et à la publicité, ce qui explique que certaines marques célèbres aient commencé comme des termes descriptifs. Cette voie convient aux entreprises qui ont le budget nécessaire pour bâtir leur notoriété pendant des années. C’est un mauvais plan pour une startup qui choisit son nom ce trimestre.

Comment tester un nom candidat avant de vous engager

Soumettez chaque finaliste à une courte série de questions avant que quiconque ne dessine un logo. Le nom dit-il ce qu’est le produit ? Si oui, il est générique et exclu. Décrit-il un ingrédient, une fonction, une qualité ou l’utilisateur visé ? Un concurrent aurait-il raisonnablement besoin de ces mots pour décrire un produit similaire ? S’agit-il principalement d’un nom de famille, ou du nom du lieu où les produits sont fabriqués ? Faut-il un effort intellectuel pour passer du nom au produit ? Si oui, vous êtes probablement en territoire évocateur.

Ensuite, faites une recherche. Un nom distinctif que quelqu’un d’autre utilise déjà pour des produits apparentés n’est pas disponible, et une recherche d’antériorités de marque est le seul moyen de le savoir. Notre guide sur la manière de faire une recherche de marque explique ce qu’une recherche personnelle peut trouver avant de demander un avis écrit.

Le vrai arbitrage auquel les fondateurs font face

Les noms descriptifs font leur propre publicité et échouent à l’office des marques. Les noms fantaisistes s’enregistrent facilement, mais il faut de la publicité pour qu’ils signifient quelque chose. Les marques évocatrices se situent entre les deux et sont généralement la bonne réponse pour une entreprise qui veut un nom à la fois reconnaissable et enregistrable.

Deux structures aident lorsque vous voulez un message descriptif sans marque faible. Associez une marque principale distinctive (house mark) à un nom de produit descriptif, afin que la marque principale porte la protection juridique et que le nom de produit fasse le travail d’explication. Ou placez le message descriptif dans un slogan et gardez un nom de marque distinctif. Dans les deux cas, le nom dont vous demandez l’enregistrement à l’USPTO doit être celui qui peut être défendu, et notre service de réponse aux office actions de marque voit beaucoup moins de refus lorsque ce choix est fait tôt.

Si vous hésitez entre deux ou trois noms et voulez savoir lequel tiendra devant l’USPTO et sur le marché, une consultation avec Capitol Law Partners peut trancher la question avant le début des dépenses de création de marque. Prenez rendez-vous.

Cet article est fourni à titre informatif uniquement et ne constitue pas un avis juridique. Cette communication ne crée aucune relation avocat-client.

Cagatay Ersoy. Une stratégie concrète pour les fondateurs, les investisseurs et les entreprises en croissance.

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