Comment répondre à un refus de marque pour risque de confusion

Un refus pour risque de confusion signifie que l’examinateur de l’USPTO (examining attorney) a trouvé un enregistrement ou une demande antérieurs qui, selon lui, sont suffisamment proches de votre marque, pour des produits suffisamment liés, pour que les consommateurs soient induits en erreur. Ce refus est fondé sur la section 2(d) du Lanham Act ; c’est le refus sur le fond le plus fréquent à l’USPTO, et il est souvent levé après une réponse bien construite. Le mot qui compte est « construite ». L’équipe de Capitol Law Partners chargée des réponses aux office actions de l’USPTO traite une réponse à un refus 2(d) comme un dépôt de preuves, car un argument selon lequel les marques sont différentes, à lui seul, ne convainc presque jamais un examinateur qui a déjà conclu le contraire.

Lisez le refus pour risque de confusion avant de le contester

L’office action identifie la marque opposée par son numéro d’enregistrement ou de série, cite les produits et services qu’elle couvre et explique sur quels facteurs du Pont l’examinateur s’est appuyé. Commencez par là. Si la marque opposée est une demande en cours et non un enregistrement, l’examinateur suspendra votre demande jusqu’à ce que la demande antérieure soit enregistrée ou s’éteigne, et votre stratégie consistera peut-être à attendre et surveiller plutôt qu’à argumenter. Si l’enregistrement opposé est ancien, vérifiez si son titulaire existe encore et utilise toujours la marque. Si le refus repose sur un libellé des produits de votre propre demande plus large que votre activité, la solution est peut-être une modification restrictive plutôt qu’un mémoire.

Relevez aussi chacun des autres refus et chacune des autres exigences de l’office action. Une réponse qui surmonte le refus 2(d) mais ignore l’exigence de renonciation (disclaimer) est incomplète, et le délai décrit dans notre article sur le délai de réponse à une office action de marque s’applique à l’ensemble.

Plaidez les facteurs du Pont, preuves à l’appui

L’examinateur a pesé les facteurs décrits dans notre article sur la manière dont le risque de confusion est apprécié. Votre réponse les pèse à nouveau, et chaque point exige une pièce.

• Les différences entre les marques. Montrez que l’élément commun n’est pas l’élément dominant, que les marques diffèrent par leur sonorité ou leur sens, ou qu’elles produisent des impressions commerciales différentes. Des définitions de dictionnaire, des preuves de prononciation et les marques telles qu’elles sont réellement présentées appuient cette démonstration.
• Les différences de produits et de circuits de distribution. Montrez, pages web et sources sectorielles à l’appui, que les produits sont vendus par des circuits différents à des acheteurs différents et que les entreprises de ce secteur ne vendent pas les deux.
• La faiblesse de la marque opposée. Produisez des enregistrements de tiers et des preuves de l’usage du terme commun par des tiers pour des produits similaires. Un terme que de nombreuses entreprises utilisent est un terme que les consommateurs ont appris à distinguer, et l’enregistrement opposé n’a droit qu’à une protection étroite.
• Le degré d’attention des acheteurs. Lorsque les produits sont coûteux, techniques ou achetés par des professionnels, démontrez-le.

Joignez les preuves à la réponse. Les affirmations sur la réalité du marché, sans pièces, sont traitées comme de simples arguments d’avocat et ont peu de poids.

Modifiez le libellé des produits et services

Si le chevauchement vient d’une formulation trop large, restreignez-la. Un libellé peut toujours être restreint et jamais élargi : une modification qui supprime les produits qui se chevauchent, limite les circuits de distribution ou précise la clientèle peut écarter la demande du chemin de la marque opposée. Assurez-vous que le périmètre restreint couvre toujours ce que vous vendez, car les produits supprimés maintenant ne pourront pas être rajoutés plus tard. Cette option est souvent combinée avec une argumentation sur les produits restants.

Obtenez un accord de consentement du titulaire de la marque opposée

Le titulaire de la marque opposée peut accepter que les deux marques coexistent, en particulier lorsque les entreprises opèrent sur des marchés différents. L’USPTO accorde un poids réel à un accord de consentement qui explique pourquoi la confusion est peu probable, décrit les différences de produits et de circuits de distribution, et engage les deux parties à prendre des mesures pour éviter la confusion. Il accorde peu de poids à une simple déclaration de non-objection du titulaire. La négociation d’un véritable accord prend du temps, ce qui est l’une des raisons de commencer la réponse dès le premier mois plutôt que le dernier.

Contestez l’enregistrement opposé

Si la marque opposée n’est plus utilisée, l’enregistrement peut être attaqué. Une requête en annulation pour abandon, ou une procédure de radiation (expungement) ou de réexamen (reexamination) visant à retirer les produits pour lesquels la marque n’a jamais été utilisée ou ne l’est plus, peut lever l’obstacle. L’examinateur suspend généralement votre demande pendant cette procédure. Ces procédures relèvent de notre pratique de défense des marques et de procédures devant le TTAB, et leur intérêt dépend de la force de la marque opposée et de votre attachement à la vôtre. Un enregistrement antérieur de votre propre marque pour des produits liés, si vous en avez un, mérite aussi d’être invoqué, car l’examinateur doit tenir compte du fait que les deux marques coexistent déjà dans le registre.

Si l’examinateur maintient le refus

Une réponse qui ne convainc pas l’examinateur aboutit à une office action définitive. Vous pouvez alors demander un réexamen en produisant de nouvelles preuves, former un recours devant la Commission de première instance et d’appel des marques (Trademark Trial and Appeal Board, TTAB), ou les deux, comme l’explique notre article sur ce qui se passe après une office action définitive. Le dossier que vous constituez maintenant est celui que la Commission examinera : la première réponse est donc le moment d’y verser toutes les pièces qui comptent. Et si le refus révèle que la marque n’a jamais été disponible, le meilleur investissement est peut-être une nouvelle recherche d’antériorités de marque et un nom plus fort plutôt qu’un recours.

Si vous avez reçu un refus fondé sur la section 2(d) et voulez une évaluation honnête de vos chances de le surmonter, une consultation avec Capitol Law Partners peut vous la donner avant que l’échéance n’approche. Prenez rendez-vous.

Cet article est fourni à titre informatif uniquement et ne constitue pas un avis juridique. Cette communication ne crée aucune relation avocat-client.

Cagatay Ersoy. Une stratégie concrète pour les fondateurs, les investisseurs et les entreprises en croissance.

Besoin d’aide sur ce sujet ? Consultez notre page réponses aux refus pour risque de confusion ou prenez rendez-vous.