Avocat en droit des marques

Une marque est le nom, le logo ou le slogan qui indique au client qu’un produit vient de vous, et le droit des marques est l’ensemble des règles qui déterminent qui peut l’utiliser. Capitol Law Partners gère toute la vie d’une marque pour les fondateurs, les titulaires de marques établies et les entreprises turques qui arrivent sur le marché américain : vérifier la disponibilité du nom avant de s’y engager, l’enregistrer auprès de l’Office américain des brevets et des marques (United States Patent and Trademark Office, USPTO), répondre à l’examinateur, maintenir l’enregistrement en vigueur, l’étendre à l’étranger et le défendre contre les imitateurs. Cette page explique comment ces services s’articulent et lequel il vous faut aujourd’hui.

Les services en marques, dans l’ordre où un titulaire en a besoin

Les services ci-dessous suivent le parcours réel d’une marque.

1. Recherche d’antériorités et disponibilité

Aux États-Unis, les droits naissent de l’usage et non de l’enregistrement : une entreprise qui utilise un nom similaire depuis des années sans l’avoir déposé peut donc bloquer votre demande ou vous poursuivre. Notre service de recherche d’antériorités et de disponibilité commence par une recherche préliminaire pour écarter les conflits évidents, puis mène une recherche approfondie dans les registres fédéraux et des États, les usages non enregistrés (common law), les noms commerciaux, les noms de domaine et les comptes de réseaux sociaux, et remet un avis écrit avec une cotation du risque. Faites vérifier deux ou trois noms candidats avant que quiconque ne dessine un logo.

2. Enregistrement de la marque

Un enregistrement au registre principal (Principal Register) vous donne une priorité sur tout le territoire national à compter de la date de dépôt, une présomption légale que vous êtes titulaire d’une marque valable, le droit d’utiliser le symbole ®, l’inscription auprès des douanes américaines et un fondement pour agir devant les tribunaux fédéraux et devant la Commission de première instance et d’appel des marques (Trademark Trial and Appeal Board, TTAB). Notre service d’enregistrement de marque détermine le bon titulaire, le fondement du dépôt et les classes, rédige le libellé des produits et services, examine les spécimens et mène la demande jusqu’à la publication puis à l’enregistrement.

3. Réponses aux office actions

Si l’examinateur relève un problème, l’USPTO émet une notification d’objection (office action), et le délai de réponse est court et impératif. Notre service de réponse aux office actions répond aux refus fondés sur le risque de confusion, le caractère descriptif, le nom de famille, le spécimen ou le caractère ornemental avec des preuves plutôt qu’avec des opinions, satisfait les exigences de procédure dans la même réponse, et gère les demandes de réexamen, les recours et les requêtes en rétablissement d’une demande abandonnée, y compris pour les demandes déposées au départ sans avocat.

4. Renouvellement, maintien et enregistrement international

Un enregistrement doit être maintenu par une déclaration d’usage continu entre la cinquième et la sixième année, puis par une déclaration combinée avec le renouvellement entre la neuvième et la dixième année, et ensuite tous les dix ans. Si la fenêtre et son délai de grâce sont manqués, l’enregistrement disparaît. Notre service de renouvellement et d’enregistrement international suit ces échéances, répond aux audits post-enregistrement de l’USPTO, inscrit les cessions et les licences, et étend la protection à l’étranger par le Protocole de Madrid ou par des dépôts nationaux directs.

5. Défense des marques et procédures devant le TTAB

Un enregistrement ne vaut que par votre détermination à le défendre. Notre service de défense des marques et procédures devant le TTAB assure la surveillance des marques, envoie et traite les mises en demeure, engage et défend les oppositions et les actions en annulation devant le TTAB, utilise les procédures de radiation (expungement) et de réexamen (reexamination) pour écarter les enregistrements bloquants non exploités, obtient le retrait de noms de domaine et d’annonces sur les places de marché, et plaide les actions fondées sur le Lanham Act devant les tribunaux fédéraux.

De quel service avez-vous besoin ?

Vous choisissez un nom pour une société, un produit ou une gamme. Commencez par la recherche d’antériorités, avant le logo, le nom de domaine et l’emballage.
Vous avez un nom et voulez le protéger. Déposez une demande auprès de l’USPTO, fondée sur l’usage si vous vendez déjà, ou sur l’intention d’usage (intent-to-use) si le lancement est à venir.
Vous avez reçu un courrier de l’USPTO. C’est une office action, pas un refus définitif, et le délai court. Consultez notre page sur les réponses aux office actions.
Votre enregistrement approche de son cinquième ou dixième anniversaire. Un dépôt de maintien est dû. Consultez notre page sur le renouvellement et le maintien.
Quelqu’un copie votre marque, ou l’on vous accuse de copier la sienne. Consultez notre page sur la défense des marques et les procédures devant le TTAB.
Vous vous développez à l’étranger, ou vous apportez une marque étrangère aux États-Unis. Consultez notre page sur le Protocole de Madrid et l’enregistrement international.

Droit d’auteur, secrets d’affaires et contentieux de la propriété intellectuelle

Les marques protègent les signes qui identifient votre entreprise. D’autres droits protègent ce que l’entreprise crée et sait. L’enregistrement du droit d’auteur couvre le graphisme du logo, le contenu du site web, les logiciels, les photographies et les textes marketing, et l’enregistrement est une condition préalable pour agir en contrefaçon d’une œuvre américaine. La protection des secrets d’affaires couvre les formules, les listes de clients, les procédés et autres informations confidentielles au moyen de contrats, de contrôles d’accès et, si nécessaire, d’actions fondées sur le Defend Trade Secrets Act. Lorsqu’un litige touche plusieurs de ces droits, notre équipe en contentieux et règlement des litiges de propriété intellectuelle le traite comme un seul dossier. L’ensemble de cette pratique est présenté sur notre page consacrée au droit de la propriété intellectuelle.

Pour les fondateurs et les entreprises turques

Deux règles surprennent souvent les nouveaux titulaires de marques. D’abord, le déposant doit être la partie qui contrôle la qualité des produits ou services, en général la société plutôt que le fondateur, et une demande déposée au mauvais nom est nulle. Nous coordonnons le dépôt de la marque avec notre pratique de création et structuration d’entreprise pour que l’entité existe et détienne la marque dès le départ. Ensuite, depuis 2019, tout déposant, titulaire ou partie devant le TTAB domicilié hors des États-Unis doit être représenté par un avocat inscrit au barreau d’un État américain, et l’USPTO n’enregistre pas la marque tant qu’un tel avocat n’est pas constitué. Capitol Law Partners agit comme conseil américain pour des sociétés établies en Türkiye, travaille avec leurs conseils en marques turcs, aligne les dépôts TÜRKPATENT et USPTO pour préserver la priorité de la Convention de Paris, et traite le dossier en turc et en anglais par l’intermédiaire de notre bureau d’Istanbul.

Votre avocat en droit des marques

Cagatay Ersoy, fondateur et associé gérant de Capitol Law Partners, est diplômé de la Columbia Law School. Il conseille les titulaires de marques sur la recherche d’antériorités, l’enregistrement, le maintien et la défense des marques, en lien avec les pratiques du cabinet en droit des affaires et en immigration. Nos avocats et notre équipe travaillent en anglais, turc, espagnol, portugais et français. Nous accompagnons nos clients en marques dans tous les États-Unis depuis nos bureaux de Washington, DC, de Herndon, en Virginie et de New York, ainsi que depuis notre bureau d’Istanbul.

Parlez à un avocat en droit des marques

Que vous choisissiez le nom d’une société, que vous ayez reçu une office action ou qu’un concurrent utilise votre marque, envoyez-nous la marque et une brève description de vos produits ou services. Nous vous dirons quel service convient et ce qu’il faudrait faire. Prenez rendez-vous pour une consultation ou appelez le +1 (202) 440-2272.

Questions fréquentes

Dois-je enregistrer ma marque pour avoir des droits aux États-Unis ?

Non. Les droits naissent de l’usage de la marque dans le commerce : une marque non enregistrée bénéficie donc d’une protection de common law dans la zone où elle est réellement utilisée et connue. Un enregistrement fédéral y ajoute une priorité sur tout le territoire à compter de la date de dépôt, une présomption légale que la marque est valable et vous appartient, le droit d’utiliser le symbole ®, ainsi que l’accès à l’inscription auprès des douanes américaines et aux registres de marques des places de marché. La plupart des entreprises qui comptent se développer devraient enregistrer leur marque.

Quelle est la différence entre TM et le symbole ® ?

TM, ou SM pour les services, signale que vous revendiquez un terme ou un logo comme marque et peut être utilisé à tout moment, que la marque soit enregistrée ou non. Le symbole ® ne peut être utilisé qu’après la délivrance d’un enregistrement par l’USPTO ; l’utiliser avant est irrégulier et peut nuire à une action ultérieure. Nous conseillons nos clients sur le moment de passer au ® et sur la façon de marquer correctement les produits, les emballages et les sites web.

Combien de temps faut-il pour enregistrer une marque auprès de l’USPTO ?

Une demande fondée sur l’usage qui ne fait l’objet ni d’une office action ni d’une opposition est généralement enregistrée en un an environ, et une demande fondée sur l’intention d’usage n’est enregistrée qu’après le début de l’usage et le dépôt d’une déclaration d’usage (Statement of Use). Une office action, une opposition ou une suspension derrière une demande antérieure peuvent ajouter plusieurs mois. Nous fixons les attentes dès le dépôt et suivons chaque échéance pour que la demande ne soit jamais abandonnée faute de réponse.

Un enregistrement de marque américain protège-t-il ma marque dans d’autres pays ?

Non. Les droits de marque sont territoriaux, et un enregistrement USPTO ne protège la marque qu’aux États-Unis. Pour la protéger à l’étranger, vous déposez une demande internationale selon le Protocole de Madrid sur la base de votre demande ou de votre enregistrement américain, ou vous déposez directement dans chaque pays. La plupart des systèmes étrangers accordent les droits au premier déposant : les dépôts à l’étranger doivent donc précéder votre lancement sur ce marché.

J’ai reçu une office action de l’USPTO. Que dois-je faire ?

Regardez d’abord la date d’émission, car le délai de réponse est court et une échéance manquée entraîne l’abandon de la demande. Envoyez-nous ensuite l’office action et votre numéro de série. Nous déterminons quels points sont des refus et lesquels sont des exigences, réunissons les preuves nécessaires et déposons une réponse complète. Nous reprenons aussi les demandes déposées sans avocat ou par un service de dépôt en ligne.

À quelle fréquence faut-il renouveler un enregistrement de marque américain ?

Une déclaration d’usage continu est due entre le cinquième et le sixième anniversaire de l’enregistrement, et une déclaration combinée avec le renouvellement est due entre le neuvième et le dixième anniversaire, puis tous les dix ans. Chaque échéance bénéficie d’un délai de grâce de six mois moyennant une taxe supplémentaire ; passé ce délai, l’enregistrement est annulé et ne peut pas être rétabli. Nous suivons ces dates pour chaque enregistrement de nos clients.

Une société établie en Turquie peut-elle enregistrer une marque aux États-Unis ?

Oui. Une société turque peut déposer directement auprès de l’USPTO ou désigner les États-Unis dans un enregistrement international selon le Protocole de Madrid fondé sur sa marque TÜRKPATENT. Dans les deux cas, un déposant domicilié hors des États-Unis doit être représenté par un avocat inscrit au barreau d’un État américain. Capitol Law Partners agit comme conseil américain, se coordonne avec votre conseil turc et traite le dossier en turc et en anglais.

Que faire si quelqu’un utilise ma marque ?

N’envoyez pas de courrier avant de connaître les droits de chaque partie. Nous comparons l’antériorité d’usage, la situation des enregistrements et les produits concernés, puis choisissons l’outil adapté : une mise en demeure, une lettre de protestation (letter of protest) ou une opposition devant l’USPTO, une requête en annulation, en radiation ou en réexamen, une plainte relative à un nom de domaine, un retrait d’annonces sur une place de marché ou une action fondée sur le Lanham Act devant un tribunal fédéral.

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