Avis de disponibilité de marque : que vous apprend-il ?

Un rapport de recherche est une pile de fiches. Un avis de disponibilité de marque (availability opinion) est ce qu’un avocat en conclut : lesquels des centaines de résultats menacent réellement votre marque, quelle est la probabilité que l’USPTO refuse votre demande, quelle est la probabilité qu’un titulaire antérieur s’y oppose, et ce que vous devez faire face à chaque risque. L’avis est le livrable qui conclut notre service de recherche d’antériorités et d’avis écrit de disponibilité, et c’est le document que le client lit, conserve et sur lequel il s’appuie. Voici ce qu’il doit contenir et comment l’utiliser.

Ce que contient un avis de disponibilité de marque

L’avis commence par définir l’objet de la recherche : la marque telle que vous comptez l’utiliser, les produits et services qu’elle couvrira et les sources consultées. Ce périmètre compte, car un avis sur une marque verbale pour des logiciels ne dit rien d’un logo ni de vêtements. Notre article sur la recherche préliminaire et la recherche approfondie de marque explique pourquoi un avis doit reposer sur une recherche approfondie.

Le corps de l’avis passe en revue les marques antérieures qui comptent. Pour chacune, il indique qui en est titulaire, ce qu’elle couvre, si elle est active ou inactive, et pourquoi elle présente ou non un conflit au regard des facteurs du risque de confusion. Les résultats sans pertinence sont écartés en une phrase. Les cas limites ont droit à un paragraphe.

L’avis traite ensuite de la possibilité d’enregistrement indépendamment de tout conflit : l’USPTO risque-t-il de juger la marque descriptive, de la considérer comme un nom de famille, comme une indication géographique ou comme non enregistrable pour une autre raison ? Il se termine par une cotation du risque, une recommandation et, lorsque le risque est maîtrisable, une liste de mesures qui permettraient de le réduire.

Lire la cotation du risque

La plupart des avis cotent le risque sur une échelle à trois niveaux, et chaque niveau a un sens précis. Un risque faible signifie que la recherche n’a trouvé aucune marque qu’un examinateur de l’USPTO (examining attorney) ou un concurrent serait susceptible d’opposer, ni aucun obstacle à l’enregistrement ; déposez en confiance. Un risque modéré signifie que la recherche a trouvé des conflits discutables ou un problème d’enregistrabilité qui peut être géré avec la bonne rédaction, les bonnes preuves ou une négociation ; déposez avec un plan. Un risque élevé signifie que l’avocat s’attend à un refus, à une opposition ou à un litige, et recommande une autre marque.

La cotation ne signifie jamais une garantie. Un utilisateur non enregistré sans présence en ligne peut passer inaperçu. Une demande peut être déposée le lendemain de la recherche. Et l’examinateur chargé de votre dossier exerce son propre jugement. Un bon avis le dit clairement au lieu de l’enfouir dans des formules toutes faites.

Les obstacles à l’enregistrement que l’avis doit signaler

Un nom peut ne présenter aucun conflit et échouer malgré tout devant l’USPTO. L’avis doit vous dire si la marque décrit immédiatement les produits, s’il s’agit principalement d’un nom de famille, si elle désigne un lieu associé aux produits, ou si une partie de la marque est générique et nécessitera une renonciation (disclaimer). Il doit aussi indiquer si la marque rappelle une marque célèbre au point de faire naître une action pour dilution, qui ne dépend ni de produits liés ni d’une confusion. Ces questions modifient la recommandation. Un nom descriptif qui passe toutes les recherches de conflits reste une marque faible, et l’avis doit dire si une alternative plus forte vaut la peine d’être envisagée.

Ce que recommande l’avis lorsque le risque est modéré

C’est lorsque le risque est modéré que l’avis justifie ses honoraires, car la recommandation prend la forme d’un ensemble d’options plutôt que d’un oui ou d’un non. Selon le conflit, ces options consistent à restreindre le libellé des produits pour éviter le chevauchement, à ajuster la marque pour que l’élément dominant diffère, à solliciter du titulaire antérieur un accord de consentement ou de coexistence, à vérifier si un enregistrement opposé est toujours exploité et pourrait être annulé, ou à déposer en préparant à l’avance la réponse à l’office action que l’avis prévoit. Chaque option comporte un coût et un risque résiduel, et l’avis doit exposer les deux pour que vous puissiez choisir. Notre article sur la manière dont le risque de confusion est apprécié explique les facteurs que l’avis applique lorsqu’il pèse ces options.

Comment utiliser l’avis une fois reçu

Décidez, puis agissez rapidement. Un avis de disponibilité est une photographie du registre à la date de la recherche, et plus vous attendez pour déposer, plus il est probable qu’une nouvelle demande soit déposée avant la vôtre. Si l’avis est favorable au dépôt, l’étape suivante est une demande d’enregistrement de marque auprès de l’USPTO rédigée pour correspondre au périmètre que l’avis a validé.

Conservez l’avis. C’est un conseil couvert par le secret professionnel, et c’est aussi une preuve. Si un litige survient plus tard et que la partie adverse soutient que vous avez adopté la marque de mauvaise foi, un avis écrit d’un avocat sur lequel vous vous êtes appuyé avant le lancement est une réponse concrète. Enfin, considérez que l’avis a une date d’expiration. Commandez une nouvelle recherche avant de vous étendre à de nouveaux produits, d’adopter un nouveau logo ou d’étendre la marque à l’étranger, car l’avis initial ne couvre aucune de ces situations. L’ensemble des services en marques auxquels l’avis sert de point de départ est présenté sur notre page consacrée aux services en droit des marques.

Si vous avez un rapport de recherche et voulez savoir ce qu’il signifie pour votre marque, une consultation avec Capitol Law Partners permet d’en tirer une décision. Prenez rendez-vous.

Cet article est fourni à titre informatif uniquement et ne constitue pas un avis juridique. Cette communication ne crée aucune relation avocat-client.

Cagatay Ersoy. Une stratégie concrète pour les fondateurs, les investisseurs et les entreprises en croissance.

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