Avocat office action de marque : réponses aux refus de l’USPTO

Une office action n’est pas un refus définitif. C’est l’exposé écrit, par l’examinateur de l’Office américain des brevets et des marques (USPTO), de ce qui sépare votre demande de l’enregistrement, et la plupart des office actions peuvent recevoir une réponse. Capitol Law Partners répond aux office actions pour les déposants qui ont déposé avec nous, seuls ou par l’intermédiaire d’un service de dépôt en ligne, ainsi que pour les déposants domiciliés à l’étranger qui ont besoin d’un conseil américain.

Ce que fait pour vous un avocat en office actions

Vous expliquer ce qui est refusé, ce qui n’est qu’une simple exigence et à quelle date la réponse est due.
Rédiger la réponse et réunir les preuves : enregistrements de tiers, preuves tirées du marché, déclarations sous serment.
Satisfaire dans la même réponse les exigences de procédure, comme les renonciations (disclaimers) et les modifications du libellé.
Gérer les demandes de réexamen, les recours et les requêtes en rétablissement.

Office actions non définitives et définitives, et le délai de réponse

La première office action est généralement non définitive (nonfinal) : elle soulève tous les points relevés par l’examinateur et vous invite à répondre. Si un point subsiste, l’examinateur peut émettre une office action définitive (final), après laquelle les choix se limitent au réexamen, au recours ou à l’abandon. Pour la plupart des demandes, la réponse est due dans les trois mois suivant la date d’émission, et une prolongation unique de trois mois peut être demandée, moyennant une taxe, avant l’expiration de ce délai : cette règle est en vigueur depuis la fin de 2022. Les demandes déposées selon le Protocole de Madrid conservent un délai de six mois, sans prolongation. Nous inscrivons chaque échéance à notre calendrier et confirmons les règles en vigueur pour chaque réponse.

Les refus sur le fond et la manière d’y répondre

Section 2(d) : risque de confusion

L’examinateur oppose une marque antérieure et conclut à un risque de confusion. La réponse reprend les facteurs du Pont, preuves à l’appui :

Les différences d’aspect, de sonorité, de sens et d’impression commerciale entre les marques.
Les différences de produits et services, de circuits de distribution et d’acheteurs, démontrées par des preuves tirées du marché.
La faiblesse de la marque opposée, démontrée par des enregistrements et des usages de termes similaires par des tiers.
La restriction du libellé pour supprimer le chevauchement.
Un accord de consentement avec le titulaire de la marque opposée expliquant pourquoi la confusion est peu probable.
Lorsque l’enregistrement opposé semble inexploité, la suspension de l’examen pendant une procédure d’annulation, de radiation (expungement) ou de réexamen (reexamination).

Section 2(e)(1) : caractère simplement descriptif

L’examinateur conclut que la marque décrit immédiatement une caractéristique, une qualité, une fonction ou une destination des produits. Les réponses possibles consistent à soutenir que la marque est évocatrice (suggestive), parce qu’il faut un effort d’imagination pour en saisir le sens ; à revendiquer un caractère distinctif acquis selon la section 2(f), au moyen d’une déclaration sous serment attestant cinq ans d’usage continu et substantiellement exclusif, ce qui peut ne pas suffire pour un terme très descriptif, ou au moyen de preuves de ventes, de publicité et de reconnaissance par les consommateurs ; ou à transférer la demande au registre supplémentaire (Supplemental Register), ce qui exige que la marque soit en usage.

Refus fondés sur un nom de famille ou une origine géographique

Un refus fondé sur un nom de famille peut être surmonté en montrant que ce nom est rare, qu’il a un autre sens ou qu’il n’a pas l’apparence d’un nom de famille, ou par la section 2(f) ou le registre supplémentaire. Un refus pour caractère principalement descriptif d’une origine géographique peut être surmonté en montrant que le lieu est peu connu ou qu’il n’est pas associé aux produits, ou par le caractère distinctif acquis. Un refus pour indication géographique trompeuse (geographically deceptively misdescriptive) ne peut pas être surmonté par le caractère distinctif acquis.

Refus liés au spécimen

Le spécimen ne montre pas la marque utilisée pour les produits ou services visés, ou ressemble à une maquette. La réponse substitue un spécimen réellement en usage à la date pertinente, accompagné d’une déclaration sous serment : étiquettes, emballages, photographies du produit ou page web comportant les informations de commande pour les produits ; publicité ou site web pour les services. Les spécimens tirés de pages web doivent indiquer l’URL et la date de capture.

Refus pour caractère ornemental

Un slogan imprimé sur le devant d’un tee-shirt est souvent considéré comme une décoration plutôt que comme un signe indiquant l’origine. Les réponses possibles sont un spécimen montrant la marque sur une étiquette, la preuve que la marque sert déjà de marque pour d’autres produits, la section 2(f) ou le registre supplémentaire.

Les exigences de procédure

Les office actions énumèrent aussi des exigences, et une réponse qui les ignore est incomplète : une renonciation aux termes descriptifs ou génériques ; des modifications pour préciser un libellé imprécis ou corriger la classification, sachant qu’un libellé peut être restreint mais jamais élargi ; la précision de la forme juridique du déposant et de son État ou pays de constitution ; une adresse de domicile ; une traduction des mots non anglais, fréquente pour les marques en langue turque ; et le consentement de toute personne vivante nommée dans la marque.

Après une office action définitive : réexamen et recours

Une office action définitive peut faire l’objet d’une demande de réexamen (request for reconsideration), présentant de nouvelles preuves ou des modifications au même examinateur, et d’un acte de recours devant la Commission de première instance et d’appel des marques (Trademark Trial and Appeal Board, TTAB). Les deux peuvent être déposés ensemble, le recours préservant ainsi le délai. Dans un recours ex parte, les mémoires sont échangés et une formation de juges administratifs spécialisés en marques statue. La Commission refuse en général d’examiner des preuves qui ne figuraient pas au dossier avant le recours. Une décision du TTAB peut être contestée devant le Federal Circuit ou un tribunal fédéral de district. Consultez notre page sur la défense des marques et les procédures devant le TTAB.

Abandon et requêtes en rétablissement

Si aucune réponse n’est déposée, l’USPTO émet un avis d’abandon. Une requête en rétablissement (petition to revive) peut être déposée dans les deux mois suivant cet avis si le retard n’était pas intentionnel, accompagnée de la réponse manquante. Si l’avis n’a jamais été reçu, une requête peut encore être possible dans les deux mois suivant la date à laquelle vous avez appris l’abandon, dans une limite maximale calculée à partir de la date d’abandon inscrite. Sinon, la seule voie est une nouvelle demande.

Reprendre une demande déposée ailleurs

Beaucoup de clients viennent nous voir après avoir déposé seuls et reçu un refus inattendu. Nous déposons une constitution d’avocat (appointment of attorney), examinons l’historique complet du dossier, évaluons s’il vaut la peine de sauver la demande ou s’il est plus judicieux de redéposer, puis répondons. Les déposants domiciliés hors des États-Unis, y compris en Türkiye, doivent être représentés par un avocat inscrit au barreau d’un État américain, et nous intervenons pour eux.

Les preuves dont nous avons besoin

L’office action et le numéro de série, ainsi que la manière dont la marque est utilisée : photographies, emballages et pages web.
La date de début de l’usage et sa continuité, ainsi que les éléments de marketing, de chiffre d’affaires et de presse lorsque le caractère distinctif est en jeu.
Ce que vous savez du titulaire d’une marque opposée et de la manière dont ses produits sont vendus.

Les erreurs fréquentes que nous vous aidons à éviter

Contester un refus fondé sur la section 2(d) avec des opinions plutôt qu’avec des preuves.
Soumettre un spécimen de remplacement créé après coup, ou élargir le libellé par inadvertance.
Répondre au refus mais pas aux exigences, ou manquer l’échéance parce que la notification est arrivée à une ancienne adresse e-mail.

Votre avocat en office actions de marque

Cagatay Ersoy, fondateur et associé gérant de Capitol Law Partners, est diplômé de la Columbia Law School. Il conseille les titulaires de marques sur la recherche d’antériorités, l’enregistrement et la défense des marques, en lien avec les pratiques du cabinet en droit des affaires et en immigration. Nos avocats et notre équipe travaillent en anglais, turc, espagnol, portugais et français. Nous accompagnons nos clients depuis Washington, DC, Herndon, en Virginie et New York, ainsi que depuis notre bureau d’Istanbul pour les titulaires de marques turcs, dans le cadre de notre pratique en propriété intellectuelle. Découvrez aussi nos services de recherche d’antériorités, d’enregistrement et de renouvellement.

Répondez à votre office action

Envoyez-nous l’office action et votre numéro de série. Nous vous dirons ce qu’il faudra pour y répondre et si la demande vaut la peine d’être sauvée. Prenez rendez-vous pour une consultation ou appelez le +1 (202) 440-2272.

Questions fréquentes

Une office action signifie-t-elle que ma demande de marque a été refusée ?

Non. Une office action est l’explication, par l’examinateur, des refus et des exigences qui empêchent pour l’instant l’enregistrement, accompagnée d’une invitation à répondre. Beaucoup d’office actions ne soulèvent que des points de procédure, comme une renonciation ou une modification du libellé. Même les refus sur le fond, y compris pour risque de confusion ou caractère descriptif, sont souvent surmontés par des arguments, des preuves ou des modifications. La demande n’est rejetée que si vous ne répondez pas ou si le refus devient définitif et est confirmé en recours.

De combien de temps est-ce que je dispose pour répondre à une office action de l’USPTO ?

Pour la plupart des demandes, trois mois à compter de la date d’émission, avec une prolongation unique de trois mois moyennant une taxe, à demander avant l’expiration du premier délai. Cette règle s’applique depuis la fin de 2022. Les demandes étendues aux États-Unis selon le Protocole de Madrid disposent de six mois, sans prolongation. Comme l’USPTO a modifié ces règles ces dernières années, nous confirmons l’échéance de chaque office action et l’inscrivons au calendrier le jour même où nous recevons le dossier.

Qu’est-ce qu’un refus pour risque de confusion et peut-on le surmonter ?

L’examinateur a trouvé un enregistrement ou une demande antérieurs assez similaires, pour des produits ou services assez proches, pour que les consommateurs risquent de confondre. Les réponses discutent les facteurs du Pont preuves à l’appui : différences entre les marques, différences de produits et de circuits de distribution, faiblesse de la marque opposée dans un secteur encombré, ou accord de consentement avec son titulaire. Restreindre votre libellé peut aussi supprimer le chevauchement. Beaucoup de ces refus sont levés après une réponse bien étayée.

Que signifie « simplement descriptif » ?

Une marque est simplement descriptive au sens de la section 2(e)(1) lorsqu’elle exprime immédiatement une qualité, une caractéristique, une fonction ou une destination des produits ou services, sans aucun effort d’imagination. Les réponses possibles consistent à soutenir que la marque est plutôt évocatrice, à revendiquer un caractère distinctif acquis selon la section 2(f) sur la base d’un usage prolongé ou de preuves de reconnaissance par les consommateurs, ou à transférer la demande au registre supplémentaire si la marque est en usage. La meilleure voie dépend du degré de descriptivité du terme et de la durée de son usage.

Qu’est-ce qu’une office action définitive ?

Une office action définitive est émise lorsque l’examinateur maintient un refus ou une exigence après avoir examiné votre première réponse. Elle clôt la phase ordinaire d’examen. Pendant le délai de réponse, vous pouvez déposer une demande de réexamen avec de nouvelles preuves ou des modifications, un acte de recours devant le Trademark Trial and Appeal Board, ou les deux. Si rien n’est déposé, la demande est abandonnée. Le dossier doit être complet avant le recours, car la Commission n’accepte généralement pas de nouvelles preuves.

Ma demande a été abandonnée. Peut-elle être rétablie ?

Souvent, si vous agissez rapidement. Une requête en rétablissement peut être déposée dans les deux mois suivant l’avis d’abandon si le défaut de réponse n’était pas intentionnel, et elle doit être accompagnée de la réponse manquante. Si vous n’avez jamais reçu l’avis, une requête peut encore être possible dans les deux mois suivant la date à laquelle vous avez appris l’abandon, dans une limite de temps maximale. Une fois ces délais expirés, la seule option est une nouvelle demande avec une date de dépôt postérieure.

J’ai déposé via un service en ligne. Pouvez-vous reprendre la réponse ?

Oui. Nous déposons une constitution d’avocat auprès de l’USPTO, obtenons l’historique complet du dossier et examinons la demande comme si c’était la nôtre, y compris le titulaire désigné, le libellé et le spécimen. Nous vous disons ensuite si l’office action peut recevoir une réponse ou si une nouvelle demande vous servirait mieux. Les déposants situés hors des États-Unis doivent être représentés par un avocat inscrit au barreau d’un État américain pour poursuivre, et nous assumons régulièrement ce rôle pour des sociétés turques.

Qu’est-ce que le registre supplémentaire et quand est-il pertinent ?

Le registre supplémentaire (Supplemental Register) accueille les marques capables de distinguer des produits mais qui ne sont pas encore distinctives, comme les termes descriptifs et les noms de famille. Un enregistrement au registre supplémentaire permet d’utiliser le symbole ® et est opposé aux demandes ultérieures prêtant à confusion, mais il ne bénéficie pas de la présomption de validité attachée aux enregistrements au registre principal. Il est pertinent lorsqu’un refus pour caractère descriptif ne peut pas être surmonté aujourd’hui et que vous voulez une protection inscrite pendant que le caractère distinctif se construit par l’usage.