Avocat renouvellement de marque et Protocole de Madrid : maintien et enregistrement international

Un enregistrement de marque américain ne se maintient pas tout seul : il doit être entretenu par des déclarations d’usage selon un calendrier fixe, et sa protection s’arrête à la frontière, sauf si vous l’étendez à l’étranger. Capitol Law Partners gère le maintien des marques selon le Lanham Act, les audits de l’Office américain des brevets et des marques (USPTO), les cessions et les licences, ainsi que les dépôts internationaux selon le Protocole de Madrid et les demandes nationales directes.

Ce que fait pour vous un avocat en maintien de marques

Nous inscrivons à notre calendrier chaque échéance des sections 8, 15 et 9 avec son délai de grâce, vérifions l’usage pour chaque produit et service enregistré, supprimons les éléments inexploités, choisissons les spécimens, répondons aux audits post-enregistrement, inscrivons les cessions et les changements d’entité, rédigeons des licences comportant les clauses de contrôle de qualité exigées par la loi, et gérons les dépôts selon le Protocole de Madrid et les dépôts nationaux directs avec des correspondants locaux à l’étranger. Votre marque n’est pas encore enregistrée ? Nos services de recherche d’antériorités, d’enregistrement et de réponse aux office actions viennent en premier.

Qui doit déposer, et quand

Déclaration d’usage continu de la section 8

Tout titulaire doit déposer une déclaration de la section 8 entre le cinquième et le sixième anniversaire de l’enregistrement, confirmant l’usage dans le commerce pour les produits et services enregistrés, avec un spécimen pour chaque classe. Le non-usage n’est excusé que lorsqu’il résulte de circonstances indépendantes de votre volonté. Les extensions issues du Protocole de Madrid déposent une déclaration équivalente au titre de la section 71, selon le même calendrier.

Déclaration d’incontestabilité de la section 15

Après cinq années consécutives d’usage continu suivant l’enregistrement, sans décision défavorable ni contestation en cours, vous pouvez déposer une déclaration de la section 15. L’incontestabilité fait de l’enregistrement une preuve irréfragable de la validité de la marque, de sa titularité et du droit exclusif de l’utiliser, et ferme la voie à l’attaque la plus courante contre une marque faible : son caractère simplement descriptif. Le caractère générique, l’abandon, la fraude et la fonctionnalité restent invocables par un contestataire.

Renouvellement des sections 8 et 9 tous les dix ans

Un enregistrement dure dix ans et se renouvelle indéfiniment par le dépôt d’une déclaration combinée de la section 8 et d’une demande de renouvellement de la section 9 entre le neuvième et le dixième anniversaire, puis tous les dix ans. Chaque échéance de maintien bénéficie d’un délai de grâce de six mois moyennant une taxe supplémentaire ; une fois ce délai passé, l’enregistrement est annulé ou expire et ne peut pas être rétabli, ce qui ne laisse qu’une nouvelle demande avec une nouvelle date de priorité.

Le programme d’audit post-enregistrement

L’USPTO contrôle de façon aléatoire les déclarations de maintien qui visent plusieurs produits ou services et exige la preuve de l’usage pour des éléments supplémentaires. Les éléments non prouvés sont supprimés, une taxe s’applique aux suppressions faites après le dépôt, et le titulaire qui ne répond pas perd l’enregistrement en entier. N’indiquez que ce que vous vendez réellement.

Spécimens et registres de titularité

Un spécimen de maintien doit montrer la marque telle qu’elle est enregistrée, en usage actuel : étiquettes, emballages ou photographies du produit pour les produits, pages web comportant les informations de commande, ou publicité pour les services. Les maquettes, images retouchées et épreuves d’imprimeur sont refusées, et les spécimens tirés de pages web doivent indiquer l’URL et la date de consultation. La titularité doit aussi être exacte : une cession doit être faite par écrit et transmettre la clientèle attachée à l’activité (goodwill), une déclaration de maintien déposée au nom de la mauvaise entité est nulle, et l’inscription des cessions, fusions et changements de nom auprès de l’USPTO protège la chaîne des titres. Nous coordonnons les changements d’entité avec notre équipe en création d’entreprise et gérons les portefeuilles de plusieurs marques grâce à notre service de gestion de portefeuille de propriété intellectuelle.

Licences et contrôle de qualité

L’usage par un licencié contrôlé vaut usage par le titulaire, mais le concédant doit réellement contrôler la nature et la qualité des produits ou services sous licence. Une licence « nue » (naked license), sans clause de contrôle de qualité ou dont les clauses ne sont jamais appliquées, peut être assimilée à un abandon de la marque.

Protection internationale : procédure et calendrier

Le Protocole de Madrid

Marque de base. Un ressortissant américain, une personne domiciliée aux États-Unis ou une entreprise y disposant d’un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux peut déposer une demande internationale fondée sur une demande ou un enregistrement américain, pour des produits et services qui ne peuvent pas être plus larges que ceux de la marque de base.
Dépôt par l’intermédiaire de l’USPTO. En tant qu’office d’origine, l’USPTO certifie la demande auprès de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI), qui l’inscrit et la notifie à chaque pays désigné.
Examen national. Chaque office désigné examine la marque selon sa propre loi et doit émettre tout refus provisoire dans un délai de 12 ou 18 mois ; y répondre nécessite généralement un correspondant local, que nous mandatons et supervisons.
Dépendance, attaque centrale et transformation. Pendant cinq ans, l’enregistrement international dépend de la marque de base américaine ; si cette demande est refusée ou si l’enregistrement est annulé ou limité, les désignations étrangères tombent dans la même mesure, mais chacune peut être transformée en demande nationale directe dans un délai de trois mois, en conservant sa date.

Des pays peuvent être ajoutés ultérieurement, et l’enregistrement se renouvelle de manière centralisée tous les dix ans. Les dépôts nationaux directs sont plus sûrs lorsqu’un marché n’est pas membre du système de Madrid, lorsque les produits doivent être décrits plus largement que ne le permet la pratique américaine, ou lorsque la marque de base est fragile.

La priorité de la Convention de Paris

Un premier dépôt dans un pays de la Convention de Paris ouvre un délai de six mois pour déposer dans les autres pays membres en bénéficiant de la date initiale comme date de priorité. Une entreprise américaine qui se développe à l’étranger doit utiliser cette fenêtre ; une entreprise étrangère peut revendiquer ici la date de son dépôt national et, une fois son enregistrement national délivré, obtenir l’enregistrement sans avoir d’abord à prouver un usage aux États-Unis.

Une remarque pour les entreprises turques

Un enregistrement TÜRKPATENT ne protège la marque qu’en Turquie. Une société turque peut désigner les États-Unis dans un enregistrement international selon le Protocole de Madrid fondé sur sa marque turque, ou déposer directement auprès de l’USPTO ; dans les deux cas, un déposant ou un titulaire domicilié à l’étranger doit être représenté devant l’USPTO par un avocat inscrit au barreau d’un État américain. Nous alignons les libellés de produits sur le standard plus strict de l’USPTO, préparons la preuve de l’usage aux États-Unis qu’exigera la déclaration de la section 8 ou 71, et planifions les dépôts pour préserver la priorité de la Convention de Paris, en travaillant en turc depuis notre bureau d’Istanbul.

Premier déposant à l’étranger, droits fondés sur l’usage aux États-Unis

La plupart des systèmes étrangers, dont la Turquie, l’Union européenne et la Chine, accordent les droits au premier déposant. Aux États-Unis, les droits naissent de l’usage dans le commerce : un utilisateur antérieur peut donc détenir des droits de common law qui l’emportent sur un titulaire enregistré ultérieur dans sa zone d’usage, même si un enregistrement fédéral confère une priorité sur tout le territoire à compter de sa date de dépôt. La recherche d’antériorités aux États-Unis doit donc aller au-delà du registre, et les dépôts à l’étranger doivent précéder le lancement. La défense des marques est traitée sur notre page consacrée à la défense des marques et aux procédures devant le TTAB.

Les erreurs fréquentes que nous vous aidons à éviter

Manquer une fenêtre de la section 8 ou 9 parce que les rappels de l’USPTO ont été envoyés à un ancien salarié ou à une ancienne adresse.
Payer une sollicitation trompeuse d’un tiers qui ressemble à une facture de l’USPTO.
Soumettre un spécimen montrant un logo modernisé qui diffère de la marque enregistrée, ou viser des produits jamais vendus.

Pourquoi Capitol Law Partners

Cagatay Ersoy, fondateur et associé gérant de Capitol Law Partners, est diplômé de la Columbia Law School et conseille les titulaires de marques sur la recherche d’antériorités, l’enregistrement et la défense des marques. Nos avocats et notre équipe travaillent en anglais, turc, espagnol, portugais et français, et nous accompagnons nos clients dans tous les États-Unis depuis nos bureaux de Washington, DC, de Herndon, en Virginie et de New York, ainsi que depuis notre bureau d’Istanbul.

Maintenez votre enregistrement en vigueur

Envoyez-nous vos numéros d’enregistrement et la liste des pays où vous vendez : nous auditerons votre calendrier d’échéances, signalerons les dates clés et recommanderons des dépôts selon le Protocole de Madrid ou des dépôts directs. Prenez rendez-vous pour une consultation ou appelez le +1 (202) 440-2272.

Questions fréquentes

Quand mon premier dépôt de maintien de marque est-il dû ?

Le premier dépôt est la déclaration d’usage continu de la section 8, due entre le cinquième et le sixième anniversaire de la date d’enregistrement, suivie d’un délai de grâce de six mois moyennant une taxe supplémentaire. La plupart des titulaires déposent en même temps une déclaration d’incontestabilité de la section 15 si la marque est utilisée de manière continue depuis cinq ans. Le dépôt suivant est le renouvellement combiné des sections 8 et 9, entre le neuvième et le dixième anniversaire.

Qu’est-ce que l’incontestabilité m’apporte concrètement ?

Une fois la déclaration de la section 15 acceptée, l’enregistrement devient une preuve irréfragable, et non plus une simple présomption (prima facie), de la validité de la marque, de votre titularité et de votre droit exclusif de l’utiliser. L’avantage pratique est qu’un contestataire ne peut plus soutenir que la marque est simplement descriptive. Elle ne protège pas l’enregistrement contre les griefs de caractère générique, d’abandon, de fraude ou de fonctionnalité, et ne modifie pas le calendrier de renouvellement.

Que se passe-t-il si je manque une échéance de renouvellement ?

Si l’échéance et le délai de grâce de six mois passent sans dépôt recevable, l’enregistrement est annulé ou expire. L’USPTO n’a pas le pouvoir de le rétablir, et aucune requête ne peut le faire revivre. Il faudrait déposer une nouvelle demande, examinée depuis le début et dotée d’une nouvelle date de dépôt : tout dépôt d’un tiers intervenu entre-temps pourrait alors vous bloquer. Le suivi rigoureux des échéances est la seule protection fiable.

Qu’est-ce qu’un audit post-enregistrement de l’USPTO ?

L’USPTO sélectionne au hasard des déclarations des sections 8 et 71 qui visent plusieurs produits ou services et demande au titulaire de prouver l’usage pour des éléments supplémentaires dans chaque classe contrôlée. Les produits ou services qui ne peuvent pas être justifiés doivent être supprimés, avec une taxe pour les suppressions faites après le dépôt de la déclaration. L’absence de réponse entraîne l’annulation de l’enregistrement en entier. Nous confrontons chaque libellé aux ventes réelles avant le dépôt pour éviter les mauvaises surprises.

Puis-je utiliser le Protocole de Madrid si je n’ai qu’une demande américaine en cours ?

Oui. Une demande internationale peut être fondée sur une demande américaine en cours aussi bien que sur un enregistrement délivré, à condition que vous soyez ressortissant américain, domicilié aux États-Unis ou que vous y disposiez d’un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux. Les produits et services ne peuvent pas excéder ceux de la demande de base. Comme l’enregistrement international dépend de cette marque de base pendant cinq ans, un refus de la demande américaine peut entraîner la chute des désignations étrangères.

Qu’est-ce que l’attaque centrale et comment en réduire le risque ?

L’attaque centrale désigne la perte d’un enregistrement international, et de toutes ses désignations étrangères, parce que la demande ou l’enregistrement américain de base a été refusé, annulé ou limité dans les cinq ans suivant la date de l’enregistrement international. Nous réduisons ce risque en vérifiant d’abord soigneusement la disponibilité de la marque américaine, en rédigeant un libellé précis des produits et services, et en envisageant des dépôts nationaux directs sur les marchés les plus importants. La transformation reste disponible en solution de repli.

Mon enregistrement de marque turc me protège-t-il aux États-Unis ?

Non. Un enregistrement TÜRKPATENT ne produit ses effets qu’en Turquie. Pour protéger la marque aux États-Unis, vous devez soit désigner les États-Unis dans un enregistrement international selon le Protocole de Madrid fondé sur votre marque turque, soit déposer une demande nationale directement auprès de l’USPTO. Dans les deux cas, un titulaire domicilié à l’étranger doit être représenté devant l’USPTO par un avocat inscrit au barreau d’un État américain, et vous devrez à terme prouver l’usage de la marque dans le commerce américain.

Dois-je inscrire une cession de marque auprès de l’USPTO ?

L’inscription n’est pas nécessaire pour que la cession soit valable entre les parties, mais elle est vivement recommandée. Une cession inscrite est opposable aux tiers, protège le nouveau titulaire contre un acquéreur ultérieur qui inscrirait son titre en premier, et garantit que les déclarations de maintien sont déposées au bon nom. Une déclaration de la section 8 déposée par le mauvais titulaire est nulle et, si l’échéance est passée lorsque l’erreur est découverte, l’enregistrement est perdu.