Avocat recherche d’antériorités de marque

Une recherche d’antériorités vous dit, avant d’imprimer vos emballages, d’acheter vos noms de domaine ou de déposer auprès de l’Office américain des brevets et des marques (USPTO), si le nom que vous avez choisi est vraiment disponible pour vous. Capitol Law Partners mène des recherches préliminaires et approfondies, analyse les résultats selon le standard appliqué par l’USPTO et les tribunaux, et vous remet un avis écrit sur lequel vous pouvez vous appuyer. Nous vérifions la disponibilité de marques pour des fondateurs, des titulaires de marques et des entreprises turques qui arrivent sur le marché américain.

Ce que fait pour vous un avocat en recherche d’antériorités

Un rapport de recherche n’est qu’une liste d’enregistrements ; l’analyse de disponibilité est le jugement juridique sur ce qu’ils signifient pour votre marque. Nous :

Menons une recherche préliminaire pour écarter les conflits évidents, puis une recherche approfondie sur les noms qui restent en lice.
Analysons chaque résultat pertinent sous l’angle du risque de confusion et du caractère descriptif.
Remettons un avis écrit avec une cotation du risque et des recommandations.
Transformons une marque disponible en demande d’enregistrement auprès de l’USPTO et mettons en place une surveillance après son adoption.

Pourquoi vérifier avant de choisir, de déposer ou de lancer

L’USPTO ne vérifie pas la disponibilité avant votre dépôt, et les taxes ne sont pas remboursées lorsque l’examinateur oppose une marque antérieure. Surtout, aux États-Unis, c’est l’usage, et non l’enregistrement, qui crée les droits de marque : une entreprise qui utilise un nom similaire depuis des années sans l’avoir enregistré peut donc faire échouer votre demande et vous poursuivre pour contrefaçon. Une vérification préalable vous évite un refus auquel il faudra répondre par une réponse à une office action, une opposition, une mise en demeure et un changement de marque alors que vos clients vous connaissent déjà.

Recherche préliminaire et recherche approfondie

Recherche préliminaire

Une recherche préliminaire (knockout search) examine la base de données de l’USPTO à la recherche de marques identiques ou très proches pour des produits et services apparentés, y compris les demandes en cours. Elle est rapide et utile pour réduire la liste des noms candidats, mais ne permet pas de prendre une décision définitive.

Recherche approfondie

Une recherche approfondie (comprehensive search) couvre les sources où se cachent les droits non enregistrés :

Les enregistrements et demandes fédéraux, y compris les équivalents phonétiques, les variantes orthographiques, les traductions et les marques figuratives.
Les enregistrements de marques des États.
Les usages non enregistrés (common law) dans les annuaires professionnels, les publications sectorielles, la presse et les fiches produits.
Les dénominations sociales déposées auprès des Secretaries of State des États.
Les noms de domaine et les comptes de réseaux sociaux.

Nous lisons le rapport en entier : la marque qui pose problème est souvent celle d’une petite entreprise sans enregistrement mais avec de vrais clients.

Le critère juridique : le risque de confusion

La section 2(d) du Lanham Act interdit l’enregistrement d’une marque qui ressemble tant à une marque antérieure qu’elle risque de créer une confusion. L’USPTO et la Commission de première instance et d’appel des marques (TTAB) appliquent les facteurs issus de la décision In re E. I. du Pont de Nemours & Co. ; les tribunaux appliquent des critères très proches. Les facteurs qui tranchent le plus souvent une question de disponibilité :

La similitude des marques sur les plans visuel, phonétique, conceptuel et quant à l’impression commerciale d’ensemble. Les marques n’ont pas besoin d’être identiques ; un mot dominant commun suffit souvent.
Le lien entre les produits et services. Ils n’ont pas besoin d’être concurrents ; il suffit que les consommateurs s’attendent à ce qu’ils proviennent de la même source.
Les circuits de distribution et les catégories d’acheteurs.
Le degré d’attention des consommateurs et le soin apporté à l’achat. Les achats d’impulsion bon marché augmentent le risque.
La force de la marque antérieure. Une marque célèbre ou un terme inventé bénéficie d’une protection étendue ; une marque descriptive ou évoluant dans un secteur encombré en bénéficie moins.
Le nombre de marques similaires déjà utilisées, qui peut montrer que les consommateurs savent les distinguer.

Caractère descriptif et autres obstacles à l’enregistrement

L’analyse de disponibilité vérifie aussi si la marque peut être enregistrée tout court. La section 2(e) refuse les marques simplement descriptives, faussement descriptives de manière trompeuse, principalement descriptives d’une origine géographique ou constituées principalement d’un simple nom de famille. Un nom disponible uniquement parce que personne ne pourrait l’enregistrer n’est pas un bon résultat, et nous vous le disons.

Dilution des marques célèbres

Les titulaires de marques célèbres peuvent faire cesser les usages qui brouillent ou ternissent leur marque, même sans confusion ni produits apparentés. Si un nom candidat évoque une marque connue de tous, nous signalons ce risque séparément.

L’avis écrit de disponibilité

Notre avis identifie les marques qui comptent, explique pourquoi chacune présente ou non un conflit, évalue la possibilité d’enregistrement et attribue une cotation du risque. Faible signifie que nous n’avons trouvé aucune marque qu’un examinateur ou un concurrent serait susceptible d’opposer. Modéré signifie des conflits discutables, qui peuvent être gérés en restreignant les produits, en ajustant la marque ou en négociant avec le titulaire antérieur. Élevé signifie que nous prévoyons un refus, une opposition ou un litige et recommandons une autre marque. Aucune recherche ne trouve tous les usages non enregistrés : un avis réduit le risque sans l’éliminer.

Accords de coexistence et de consentement

Lorsque le seul obstacle est une marque utilisée sur un autre marché, le titulaire antérieur peut accepter que les deux marques coexistent. Un accord de consentement qui expose pourquoi la confusion est peu probable et comment les parties l’éviteront pèse lourd auprès de l’USPTO ; une simple déclaration de consentement pèse peu. Nous rédigeons et négocions ces accords, et vous indiquons lorsque la coexistence ne fait que repousser un conflit.

Changer de marque avant ou après le lancement

Avant le lancement, changer de nom coûte quelques heures de graphisme. Après le lancement, cela coûte les emballages, la signalétique, les noms de domaine, la publicité et la clientèle, et continuer à utiliser une marque après avoir appris l’existence d’un conflit peut être retenu comme preuve de mauvaise foi dans une action en contrefaçon. Faites vérifier deux ou trois noms candidats dès le départ, avant que quiconque ne s’attache à l’un d’eux.

Recherche d’antériorités à l’international

Les droits de marque sont territoriaux : si vous comptez vendre à l’étranger, la recherche doit aussi couvrir ces marchés. Pour les entreprises turques, cela signifie consulter le registre de l’Office turc des brevets et des marques en plus de celui de l’USPTO. Un dépôt selon le Protocole de Madrid repose sur une demande de base solide dans le pays d’origine : un conflit dans ce pays peut donc fragiliser la protection internationale. Consultez notre page sur le renouvellement et l’enregistrement international des marques.

La surveillance après l’adoption

Une recherche d’antériorités est une photographie à un instant donné. Après l’adoption de la marque, nous pouvons surveiller les nouveaux dépôts auprès de l’USPTO pour que vous puissiez former opposition contre les demandes conflictuelles pendant la période de publication, et surveiller les places de marché et les noms de domaine pour repérer les contrefacteurs. Une objection précoce coûte bien moins cher qu’une action en défense après qu’un concurrent s’est constitué une clientèle.

Les erreurs fréquentes que nous constatons

Se fier à une recherche gratuite à l’identique et passer à côté des équivalents phonétiques, des pluriels et des marques figuratives.
Considérer un enregistrement expiré comme la preuve que la marque est libre, alors que son titulaire l’utilise peut-être encore.
Choisir un nom descriptif, facile à valider mais impossible à enregistrer ou à défendre.
Vérifier le nom mais pas le logo ni le slogan, ou créer la société avant que le nom soit vérifié ; notre équipe en création d’entreprise coordonne les deux.

Votre avocat en recherche d’antériorités

Cagatay Ersoy, fondateur et associé gérant de Capitol Law Partners, est diplômé de la Columbia Law School. Il conseille les titulaires de marques sur la recherche d’antériorités, l’enregistrement et la défense des marques, en lien avec les pratiques du cabinet en droit des affaires et en immigration. Nos avocats et notre équipe travaillent en anglais, turc, espagnol, portugais et français. Nous accompagnons nos clients depuis Washington, DC, Herndon, en Virginie et New York, ainsi que depuis notre bureau d’Istanbul pour les titulaires de marques turcs, dans le cadre de notre pratique en propriété intellectuelle.

Vérifiez votre marque avant de vous engager

Envoyez-nous vos noms candidats et une description de vos produits ou services. Nous vous dirons ce que montre la recherche et s’il faut aller de l’avant. Prenez rendez-vous pour une consultation ou appelez le +1 (202) 440-2272.

Questions fréquentes

Quelle est la différence entre une recherche préliminaire et une recherche approfondie ?

Une recherche préliminaire est un examen rapide de la base de données de l’USPTO à la recherche de marques identiques ou quasi identiques pour des produits apparentés. Elle élimine les noms manifestement déjà pris. Une recherche approfondie y ajoute les enregistrements des États, les usages non enregistrés, les dénominations sociales, les noms de domaine et les réseaux sociaux, et recherche les équivalents phonétiques, les variantes orthographiques et les marques figuratives. Nous recommandons une recherche préliminaire pour réduire la liste des candidats et une recherche approfondie avant de vous engager sur un nom.

Puis-je simplement consulter moi-même la base de données de l’USPTO ?

Oui, et c’est une première étape judicieuse. Les limites tiennent à ce que vous manquerez : les équivalents phonétiques, les fautes d’orthographe, les traductions, les marques comportant des éléments figuratifs et toutes les entreprises non enregistrées qui utilisent le même nom en common law. L’outil de recherche de l’USPTO ne vous dit pas non plus comment un examinateur apprécierait une marque similaire pour des produits apparentés. Une recherche personnelle sans résultat est encourageante, mais ce n’est pas une analyse de disponibilité.

Que signifie le risque de confusion dans une recherche de marque ?

C’est le critère de la section 2(d) du Lanham Act qui détermine si les consommateurs croiraient à tort que vos produits ou services proviennent du titulaire d’une marque antérieure ou sont liés à lui. L’USPTO pèse les facteurs du Pont, principalement la similitude des marques sur les plans visuel, phonétique et conceptuel, le lien entre les produits et services, la manière dont ils sont vendus et à qui, et la force de la marque antérieure. Des produits identiques ne sont pas nécessaires.

Un avis de disponibilité garantit-il l’enregistrement de ma marque ?

Non. Un avis de disponibilité est une évaluation professionnelle du risque fondée sur les données disponibles à la date de la recherche. Des usages non enregistrés peuvent passer inaperçus, des demandes peuvent être déposées le lendemain de la recherche, et les examinateurs exercent leur propre appréciation. L’avis permet d’identifier les conflits détectables, d’expliquer comment ils seront probablement traités et de vous laisser décider en connaissance de cause plutôt qu’après un refus.

Que se passe-t-il si la recherche révèle une marque similaire ?

Cela dépend du degré de similitude des marques et du lien entre les produits. Les options consistent à modifier la marque pour la rendre plus distinctive, à restreindre les produits et services pour éviter le chevauchement, à solliciter du titulaire antérieur un accord de consentement ou de coexistence, à vérifier si l’enregistrement antérieur est toujours exploité et pourrait être annulé, ou à choisir un autre nom. Nous vous présentons ces options avec le risque attaché à chacune.

Dois-je faire une recherche avant de créer ma société ou d’acheter le nom de domaine ?

Oui. La dénomination sociale, le nom de domaine et la marque doivent être vérifiés ensemble, avant de payer quoi que ce soit. Un État enregistre une dénomination sociale sans vérifier les conflits de marques, et un bureau d’enregistrement de noms de domaine ne vérifie rien du tout. Vérifier d’abord vous permet de créer l’entité qui détiendra la marque, de réserver les noms de domaine et comptes correspondants, et de déposer la demande au bon nom dès le départ.

Dois-je vérifier la disponibilité de la marque hors des États-Unis ?

Seulement si vous comptez y vendre, mais dans ce cas, faites-le tôt. Les droits de marque sont territoriaux : une marque disponible aux États-Unis peut être déjà prise dans l’Union européenne ou en Türkiye. Pour les entreprises turques qui se développent aux États-Unis, nous consultons les deux registres afin que la demande de base, qui servira de fondement à un dépôt selon le Protocole de Madrid, soit solide et que la demande américaine ne se heurte pas à une marque antérieure.

Combien de temps dure une recherche d’antériorités de marque ?

Une recherche préliminaire est généralement réalisée en quelques jours ouvrables. Une recherche approfondie prend plus de temps, car le rapport est compilé à partir de nombreuses sources puis analysé marque par marque : comptez environ une à deux semaines entre la signature de la lettre de mission et l’avis écrit, selon le nombre de noms candidats et de classes concernés. Des délais plus courts sont possibles lorsqu’une date de lancement est fixée.