Qui doit être titulaire de la marque : vous ou votre société ?

Le déposant d’une demande de marque doit être le titulaire de la marque le jour du dépôt, et le titulaire est la partie qui contrôle la nature et la qualité des produits ou services vendus sous cette marque. Cette règle détermine dans la plupart des cas qui doit être titulaire de la marque : la société d’exploitation, et non le fondateur. Une demande déposée par une personne qui n’était pas titulaire de la marque au moment du dépôt est nulle, et l’USPTO ne vous laissera pas corriger l’erreur en modifiant le nom du déposant ou en cédant la demande par la suite. L’équipe de Capitol Law Partners en droit des marques vérifie la titularité avant tout dépôt, car c’est la seule erreur sans remède.

Pourquoi la question de la titularité compte plus qu’il n’y paraît

Une demande nulle semble parfaitement en règle dans le registre. L’USPTO repère rarement le problème pendant l’examen, l’enregistrement est délivré et tout le monde l’oublie. Le vice apparaît des années plus tard, au moment où l’enregistrement compte le plus : l’avocat d’un concurrent, dans une action en contrefaçon, cherche à savoir qui vendait réellement les produits à la date du dépôt, ou l’équipe d’audit d’un acquéreur demande pourquoi le nom du fondateur figure sur le certificat alors que la société exploite l’activité depuis le premier jour. L’enregistrement peut alors être annulé, et avec lui la date de priorité nationale que vous pensiez détenir.

Le problème est fréquent, car les fondateurs déposent tôt, souvent avant que la société n’existe ou pendant qu’ils hésitent encore sur la structure. Notre article sur la différence entre nom d’entreprise et marque explique pourquoi l’entité et la marque sont deux questions distinctes ; cet article porte sur le nom à inscrire dans la demande de marque.

Quand la société doit être titulaire de la marque

Si la société fabrique ou fait fabriquer les produits, fixe les normes, traite les réclamations des clients et signe les contrats, c’est elle qui contrôle la qualité, et c’est elle qui doit être le déposant. C’est le cas ordinaire d’une entreprise de produits, d’un restaurant, d’une agence ou d’un éditeur de logiciels. C’est aussi ce que les investisseurs, les prêteurs et les acquéreurs s’attendent à voir. Une marque détenue par un fondateur à titre personnel est un actif que la société ne contrôle pas, et une lettre d’intention (term sheet) exigera généralement qu’elle soit cédée à la société avant la réalisation de l’opération.

Si la société n’est pas encore constituée, constituez-la d’abord. Notre équipe chargée de la création et de la structuration d’entreprise cale la constitution de façon que l’entité existe avant le dépôt de la demande à son nom. Déposer une demande fondée sur l’intention d’usage (intent-to-use) au nom du fondateur pour réserver la place est une erreur, d’une part parce que le fondateur n’a peut-être pas l’intention sincère (bona fide intent) d’utiliser lui-même la marque, et d’autre part parce que, comme le rappelle notre article sur les demandes de marque fondées sur l’intention d’usage, une telle demande ne peut pas être cédée avant l’usage, sauf au successeur de l’activité du déposant.

Quand un fondateur ou une société holding peut en être titulaire

La détention par une personne physique ou par une holding est légitime lorsque la structure est réelle. Un fondateur qui concède la marque sous licence à la société d’exploitation, contrôle la qualité de ce que vend la société et documente ce contrôle dans une licence écrite est le titulaire au sens de la règle des sociétés liées (related companies) du Lanham Act, et l’usage par la société vaut usage par le fondateur. Les groupes qui comptent plusieurs filiales d’exploitation détiennent souvent toutes leurs marques dans une société mère ou une holding de propriété intellectuelle, pour la même raison.

Deux conditions sont nécessaires. La licence doit être écrite et donner au titulaire un véritable contrôle de la qualité, que le titulaire doit effectivement exercer. Une licence sans contrôle de la qualité, parfois appelée licence nue (naked license), peut conduire à conclure que la marque a été abandonnée. Et la structure doit répondre à un objectif, comme la protection du patrimoine, l’optimisation fiscale ou une marque personnelle destinée à survivre à une société donnée, plutôt qu’au simple souhait d’un fondateur de garder le nom à titre personnel.

Les titulaires étrangers doivent franchir une étape de plus. Un déposant domicilié hors des États-Unis, y compris une société mère turque qui détient des marques américaines, doit être représenté devant l’USPTO par un avocat inscrit au barreau d’un État américain, et la demande ne peut pas aboutir à un enregistrement tant qu’un tel avocat n’est pas constitué.

Corriger un dépôt au mauvais nom

Si la demande n’a pas encore abouti à un enregistrement, la solution est une nouvelle demande au bon nom, qui reçoit une nouvelle date de dépôt. La demande initiale peut être abandonnée expressément. Si l’enregistrement a déjà été délivré, une cession du fondateur à la société ne corrige pas le vice, car le fondateur n’avait rien à céder à la date du dépôt. La solution pratique consiste à déposer une nouvelle demande au nom de la société en parallèle de l’enregistrement vicié, afin qu’un enregistrement valable existe avant que quiconque ne conteste l’ancien. Notre service d’enregistrement de marques auprès de l’USPTO gère les deux dépôts ensemble.

L’analyse est différente si le fondateur était réellement le titulaire au moment du dépôt, par exemple en tant qu’entrepreneur individuel (sole proprietor) avant la constitution de la société. Dans ce cas, le fondateur était titulaire de la marque, la demande était valable, et une cession écrite de la marque avec la clientèle qui y est attachée (goodwill) à la nouvelle société, inscrite auprès de l’USPTO, la transfère proprement.

Garder une titularité claire après l’enregistrement

• Inscrivez chaque cession auprès de l’USPTO. Les cessions doivent être écrites et transférer la clientèle attachée à la marque.
• Mettez à jour le titulaire inscrit après une fusion, une transformation de LLC en corporation ou un changement de dénomination, afin que le registre corresponde à l’entité qui utilise la marque.
• Insérez des clauses de contrôle de la qualité dans chaque licence, y compris les licences consenties aux sociétés affiliées et aux distributeurs.
• Traitez la marque dans les pactes entre fondateurs et les clauses de rachat (buy-sell) afin qu’un cofondateur qui part ne puisse pas la revendiquer.
• Vérifiez la titularité avant chaque dépôt de maintien, car une déclaration d’usage déposée par la mauvaise partie pose ses propres problèmes.

Si vous êtes sur le point de déposer et ne savez pas quelle entité doit être le déposant, ou si vous soupçonnez qu’un enregistrement existant est au mauvais nom, une consultation avec Capitol Law Partners permet de régler la question avant qu’elle ne devienne un problème lors d’un audit. Prenez rendez-vous.

Cet article est fourni à titre informatif uniquement et ne constitue pas un avis juridique. Cette communication ne crée aucune relation avocat-client.

Cagatay Ersoy. Une stratégie concrète pour les fondateurs, les investisseurs et les entreprises en croissance.

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