Enregistrer le nom de votre entreprise le protège-t-il comme marque ?

Enregistrer le nom de votre entreprise auprès de l’État n’en fait pas une marque. Lorsque vous créez une LLC ou une société par actions (corporation), l’État vérifie qu’aucune autre entité inscrite dans ses propres registres ne porte une dénomination identique ou semblable au point de prêter à confusion, approuve la constitution, et s’arrête là. Il ne consulte pas le registre de l’USPTO, il ne consulte pas les autres États, et il ne se demande pas si une entreprise située deux villes plus loin vend des produits sous ce nom depuis dix ans. La différence entre nom d’entreprise et marque piège des fondateurs chaque année, généralement après qu’ils ont fait imprimer leur enseigne. Notre présentation de nos services en droit des marques détaille l’ensemble des protections d’une marque ; cet article traite de la confusion qui provoque les erreurs les plus coûteuses.

Ce que fait réellement l’enregistrement d’un nom d’entreprise

Une dénomination sociale, qu’elle appartienne à une LLC, à une corporation ou à une société de personnes (partnership), existe pour que l’État puisse identifier la personne morale qui signe des contrats, paie des impôts et peut être poursuivie. La State Corporation Commission en Virginie, le Department of State à New York et le bureau des sociétés du District de Columbia tiennent chacun leur propre liste, et chacun ne refuse une nouvelle dénomination que si elle ne peut pas être distinguée d’un nom figurant déjà sur cette liste. Ce critère du nom « distinguable » (distinguishable) est peu exigeant. Ajouter « Inc. » ou un seul mot suffit souvent.

L’enregistrement d’un nom commercial ou d’un DBA (doing business as) fonctionne de la même manière au niveau du comté ou de l’État. Il informe le public qu’une personne ou une société exerce son activité sous un autre nom. Il ne confère aucun droit exclusif sur ce nom et n’empêche pas un concurrent de l’utiliser.

Aucune de ces formalités ne fait l’objet d’un examen des conflits de marques. Une LLC de Virginie peut être constituée sous un nom qu’une société du Delaware a enregistré auprès de l’USPTO des années plus tôt, et l’enregistrement en Virginie ne protégera pas la LLC lorsque cette société lui enverra une mise en demeure.

Nom d’entreprise et marque : ce que protège une marque

Une marque identifie l’origine de produits ou de services sur le marché. Les droits naissent de l’usage dans le commerce et peuvent être renforcés par un enregistrement fédéral, comme l’explique notre article sur les droits attachés à une marque non enregistrée. Une marque peut être opposée à quiconque utilise une marque similaire pour des produits apparentés d’une manière susceptible de semer la confusion chez les consommateurs, quelle que soit la dénomination sociale qu’il a déclarée auprès de son État.

Un nom d’entreprise peut aussi fonctionner comme une marque, mais uniquement s’il est utilisé comme tel : sur les produits, les emballages, les devantures, les sites web et la publicité, en tant que marque visible par les clients. Un nom utilisé seulement comme dénomination de l’entité juridique sur les factures et les contrats est un nom commercial (trade name), et l’USPTO n’enregistre pas un terme qui n’apparaît que comme nom commercial. Si vous voulez que le nom de votre société soit une marque protégeable, utilisez-le comme une marque et envisagez un dépôt auprès de notre service d’enregistrement de marques à l’USPTO pour les produits ou services que vous vendez réellement.

Noms de domaine et comptes de réseaux sociaux

L’enregistrement d’un nom de domaine est un contrat conclu avec un bureau d’enregistrement pour l’usage exclusif d’une chaîne de caractères comme adresse. Il est attribué au premier demandeur, et le bureau d’enregistrement ne vérifie rien. Détenir le .com ne confère aucun droit de marque, et le titulaire d’une marque peut vous retirer un nom de domaine par une plainte UDRP ou une action pour cybersquattage (anticybersquatting) si votre enregistrement ou votre usage est de mauvaise foi. L’inverse est vrai aussi : détenir la marque vous donne un outil pour récupérer un nom de domaine que quelqu’un d’autre a enregistré pour profiter de votre marque.

Les comptes de réseaux sociaux sont encore plus éloignés des droits juridiques. Les plateformes les attribuent selon leurs propres conditions d’utilisation et réagissent généralement à un enregistrement de marque, ce qui est l’une des raisons pratiques pour lesquelles les titulaires de marques déposent.

Trois façons dont la confusion tourne mal

• Un fondateur crée l’entité, achète le nom de domaine, fait imprimer les emballages, puis apprend par une office action de l’USPTO qu’une marque enregistrée couvre déjà ce nom pour des produits apparentés. La dénomination sociale n’a jamais été en cause ; la marque, si.
• Une société se développe dans un nouvel État et reçoit une mise en demeure d’une entreprise qui y utilise le même nom, en vertu de droits de common law, depuis avant la création de la société.
• Une entreprise choisit un nom descriptif parce que l’État l’a accepté, puis découvre que l’USPTO refusera l’enregistrement et que ses concurrents peuvent utiliser librement les mêmes mots descriptifs.

Le bon ordre des opérations

Vérifiez le nom avant d’y consacrer de l’argent. Une recherche d’antériorités de marque couvrant le registre fédéral, les registres des États, les usages non enregistrés (common law) et les noms de domaine vous indique si vous pouvez bâtir sur ce nom. Notre guide sur la manière de faire une recherche de marque détaille ce qu’une recherche personnelle peut et ne peut pas trouver.

Constituez ensuite l’entité qui détiendra la marque, afin que la demande d’enregistrement soit déposée au bon nom dès le départ. Notre équipe chargée de la création et de la structuration d’entreprise coordonne les deux dépôts et prend en charge les formalités de constitution de la société. Achetez le nom de domaine et les comptes une fois le nom vérifié, et déposez la demande de marque sur le fondement de l’intention d’usage (intent-to-use) si le lancement reste à venir. Dans cet ordre, la dénomination sociale, le nom de domaine et la marque désignent tous la même marque, et chaque formalité protège ce qu’elle est conçue pour protéger.

Si vous avez déjà créé une société et voulez savoir si son nom est aussi protégeable comme marque, une consultation avec Capitol Law Partners peut vous répondre avant votre prochaine impression. Prenez rendez-vous.

Cet article est fourni à titre informatif uniquement et ne constitue pas un avis juridique. Cette communication ne crée aucune relation avocat-client.

Cagatay Ersoy. Une stratégie concrète pour les fondateurs, les investisseurs et les entreprises en croissance.

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