Refus de marque simplement descriptive : que faire ?

Un refus pour marque simplement descriptive (merely descriptive) signifie que l’examinateur de l’USPTO (examining attorney) a conclu que votre marque indique immédiatement aux consommateurs quelque chose sur les produits ou services : un ingrédient, une qualité, une fonction, une caractéristique, une destination ou l’utilisateur visé. Le refus est fondé sur la section 2(e)(1) du Lanham Act et s’accompagne de preuves, généralement des définitions de dictionnaire et des pages web montrant que le terme est utilisé de façon descriptive dans votre secteur. Vous disposez de trois façons réalistes d’y répondre, et la bonne dépend du degré de descriptivité du terme et de la durée de son usage. Notre service de réponse aux office actions de marque rencontre ce refus presque aussi souvent que le refus pour risque de confusion, et c’est souvent le plus difficile des deux à surmonter.

Ce que signifie « simplement descriptive » dans un refus de l’USPTO

Le caractère descriptif s’apprécie au regard des produits et services visés dans la demande, et non dans l’abstrait. Un mot arbitraire pour un produit peut être descriptif pour un autre. Le critère consiste à savoir si un consommateur qui sait de quels produits il s’agit comprendrait immédiatement le terme comme les décrivant, sans aucun effort d’imagination. Une combinaison de mots descriptifs reste descriptive, sauf si elle crée un sens nouveau qui va au-delà de la somme de ses parties.

Deux points connexes orientent la réponse. Si seule une partie de la marque est descriptive, l’examinateur exigera généralement une renonciation (disclaimer) à cette partie plutôt que de refuser la marque entière, et accepter la renonciation règle la question. Si l’examinateur estime que le terme est générique, c’est-à-dire qu’il désigne le produit lui-même, aucune des options ci-dessous ne fonctionnera, car un terme générique ne peut jamais être enregistré, ni au registre principal ni au registre supplémentaire.

Option 1 : soutenir que la marque est évocatrice

Une marque évocatrice (suggestive) suggère une qualité des produits, mais exige une démarche intellectuelle pour y parvenir. Si vous pouvez démontrer que le lien entre le terme et les produits demande de l’imagination, de la réflexion ou de la perception, la marque est enregistrable sans autre condition. Les versions les plus solides de cet argument s’appuient sur un double sens, une incongruité ou une combinaison inhabituelle de mots que les consommateurs ne liraient pas au sens littéral. Les preuves aident : des enregistrements de tiers portant sur des termes similaires pour des produits similaires sans renonciation, et l’absence d’usage descriptif du terme par les concurrents.

L’argument est faible lorsque les preuves de l’examinateur montrent que le secteur utilise déjà le terme de façon descriptive. Notre article sur ce qui fait une marque forte explique la frontière entre marque évocatrice et marque descriptive ; si votre marque se situe du côté descriptif, passez à l’option suivante plutôt que de consacrer la réponse à un argument que l’examinateur a déjà rejeté.

Option 2 : revendiquer un caractère distinctif acquis selon la section 2(f)

Un terme descriptif devient enregistrable lorsque les consommateurs en sont venus à le reconnaître comme identifiant vos produits, une situation que la loi appelle caractère distinctif acquis (acquired distinctiveness) ou signification secondaire (secondary meaning). Il existe trois façons de le revendiquer.

• Une déclaration sous serment attestant que la marque fait l’objet d’un usage substantiellement exclusif et continu dans le commerce depuis au moins cinq ans. Elle fait présumer le caractère distinctif acquis (prima facie evidence), mais l’examinateur peut la juger insuffisante pour un terme très descriptif et demander davantage.
• Des preuves concrètes : chiffres de ventes, dépenses publicitaires, durée et modalités de l’usage, couverture médiatique spontanée, déclarations de clients ou de revendeurs, et sondages. Une publicité qui apprend aux consommateurs à rechercher la marque en tant que marque a un poids particulier.
• La détention d’un enregistrement antérieur de la même marque au registre principal pour des produits liés, qui peut appuyer une revendication selon la section 2(f) pour la nouvelle demande.

Une revendication selon la section 2(f) reconnaît que la marque est descriptive : elle est donc généralement présentée à titre subsidiaire par rapport à l’argument du caractère évocateur. Elle peut aussi ne porter que sur une partie de la marque.

Option 3 : transférer la demande au registre supplémentaire

Si la marque est utilisée mais n’a pas encore acquis de caractère distinctif, vous pouvez modifier la demande pour la transférer au registre supplémentaire (Supplemental Register). Un enregistrement au registre supplémentaire permet d’utiliser le symbole ®, est opposé par les examinateurs aux demandes ultérieures prêtant à confusion et permet d’engager une action fédérale en contrefaçon. Il ne bénéficie pas de la présomption de validité et de titularité attachée à un enregistrement au registre principal (Principal Register), et il ne peut pas devenir incontestable. Une demande fondée sur l’intention d’usage doit d’abord faire l’objet d’une déclaration alléguant l’usage avant de pouvoir être transférée au registre supplémentaire.

Le registre supplémentaire est souvent la réponse pratique pour une jeune marque au nom descriptif. Une fois que la marque a été utilisée assez longtemps pour appuyer une revendication selon la section 2(f), une nouvelle demande au registre principal peut être déposée.

Choisir entre les trois options, et ce qu’il ne faut pas faire

Soutenez le caractère évocateur lorsque le terme est à la limite et que les preuves de l’examinateur sont minces. Revendiquez la section 2(f) lorsque vous avez cinq ans d’usage ou de solides preuves de reconnaissance. Demandez le transfert au registre supplémentaire lorsque vous avez un usage mais aucun des deux éléments précédents, et que vous voulez dès maintenant une protection inscrite au registre. Les options peuvent être combinées à titre subsidiaire dans une même réponse.

Ce qui ne fonctionne pas, c’est de répéter que la marque n’est pas descriptive sans preuves, ou de soumettre une poignée d’e-mails de clients satisfaits comme preuve d’une signification secondaire pour un terme qui décrit manifestement le produit. Si l’examinateur maintient le refus, les choix se limitent au réexamen ou au recours, comme l’explique notre article sur ce qui se passe après une office action définitive. Et pour le prochain produit, la solution la moins coûteuse est un nom moins descriptif, qu’une recherche d’antériorités de marque signalera avant le dépôt d’une demande d’enregistrement de marque auprès de l’USPTO.

Si vous avez reçu un refus pour caractère descriptif et pesez ces options, une consultation avec Capitol Law Partners peut vous dire laquelle vos preuves permettent de soutenir. Prenez rendez-vous.

Cet article est fourni à titre informatif uniquement et ne constitue pas un avis juridique. Cette communication ne crée aucune relation avocat-client.

Cagatay Ersoy. Une stratégie concrète pour les fondateurs, les investisseurs et les entreprises en croissance.

Besoin d’aide sur ce sujet ? Consultez notre page réponses aux refus pour caractère descriptif et aux office actions ou prenez rendez-vous.