Symbole TM ou ® : lequel votre marque peut-elle utiliser ?

Vous pouvez apposer le TM à côté du nom de votre marque dès aujourd’hui. Aucun dépôt, aucune approbation et aucune taxe ne sont nécessaires, car le TM annonce simplement que vous revendiquez ce nom comme marque. Le symbole ® est différent. La loi fédérale le réserve aux marques que l’USPTO a effectivement enregistrées, et le choix entre le symbole TM ou ® se résume à une seule question : un certificat d’enregistrement a-t-il été délivré pour cette marque, pour ces produits ou services ? Si ce n’est pas le cas, restez au TM. Notre pratique en droit des marques et services aux titulaires de marques voit le mauvais symbole sur des emballages plus souvent qu’on ne l’imagine, et l’erreur est facile à éviter.

Symbole TM ou ® : ce que font réellement TM et SM

TM signifie trademark (marque) et s’utilise pour des produits. SM signifie service mark (marque de service) et s’utilise pour des services, même si beaucoup d’entreprises emploient TM dans les deux cas et qu’aucune règle ne l’interdit. Aucun de ces symboles n’a de force juridique propre. Vous pouvez les utiliser sur une marque non enregistrée, sur une marque dont la demande est en cours d’examen ou sur une marque que vous n’avez jamais l’intention d’enregistrer.

Ces symboles signalent une intention. Ils indiquent aux concurrents que vous traitez le terme comme une marque et non comme une description, ce qui décourage la copie désinvolte. Ils vous servent aussi plus tard. Lorsqu’un litige porte sur la question de savoir si un mot a été utilisé comme marque ou seulement comme décoration ou description du produit, un TM apposé de façon constante à côté du terme prouve que vous entendiez l’utiliser comme indication d’origine. Les droits eux-mêmes naissent de l’usage, comme l’explique notre article sur les droits attachés à une marque non enregistrée, et le symbole n’est qu’un signal qui s’ajoute à ces droits.

Quand pouvez-vous utiliser le symbole ® ?

Le symbole ® peut être utilisé une fois que l’USPTO a délivré le certificat d’enregistrement, et uniquement pour les produits et services énumérés dans cet enregistrement. Une demande en cours ne suffit pas, pas plus qu’un avis d’admission (Notice of Allowance) rendu sur une demande fondée sur l’intention d’usage, car la marque n’est enregistrée qu’après l’acceptation de la déclaration d’usage (Statement of Use) et la délivrance du certificat. Un enregistrement de marque auprès d’un État ne suffit pas non plus ; le symbole ® est un avertissement fédéral.

La section 29 du Lanham Act prévoit deux façons d’avertir le public : le symbole ®, ou la mention « Registered in U.S. Patent and Trademark Office » ou son abréviation « Reg. U.S. Pat. & Tm. Off. ». Cet avertissement compte, car sans lui vous ne pouvez obtenir ni la restitution des bénéfices ni des dommages-intérêts d’un contrefacteur, à moins de prouver qu’il avait effectivement connaissance de votre enregistrement. L’injonction reste possible, mais pas l’argent, et dans une affaire de ventes perdues, c’est précisément l’enjeu.

Les enregistrements au registre supplémentaire (Supplemental Register) peuvent eux aussi utiliser le symbole ®. Le registre sur lequel figure la marque détermine les présomptions dont vous bénéficiez, et non l’avertissement que vous pouvez donner.

Que se passe-t-il si vous utilisez le ® trop tôt ?

Utiliser le symbole ® sur une marque non enregistrée est irrégulier. Le plus souvent, la conséquence se limite à une correction : un examinateur de l’USPTO (examining attorney) qui voit un ® sur le spécimen d’une marque non enregistrée peut demander une explication, et vous retirez le symbole. Le problème devient sérieux lorsque l’usage paraît délibéré. Affirmer en connaissance de cause qu’une marque est enregistrée alors qu’elle ne l’est pas peut être considéré comme une tromperie du public, et les parties adverses invoquent cet argument dans les procédures de défense des marques et devant le TTAB pour soutenir que vous vous présentez au litige avec les mains sales (unclean hands). Cet argument peut vous priver de réparations que vous auriez autrement obtenues.

Les titulaires de marques étrangères tombent dans un piège voisin. Un enregistrement en Türkiye, dans l’Union européenne ou ailleurs ne permet pas d’utiliser le symbole ® aux États-Unis. Si votre emballage porte le ® en raison d’un enregistrement dans votre pays d’origine, il doit porter le TM sur le marché américain jusqu’à la délivrance de l’enregistrement par l’USPTO.

Où placer le symbole

Aucune règle n’impose de faire figurer le symbole à chaque apparition de la marque. L’usage courant consiste à placer le symbole en exposant, en haut à droite de la marque, lors de sa première apparition ou de son apparition la plus visible sur une page, un emballage ou un écran, avec en bas de page une mention indiquant que la marque est une marque déposée de votre société. Pour un logo, le symbole se place au bord du graphisme. Pour une marque verbale employée dans un texte, un seul symbole à la première mention suffit.

Gardez un symbole cohérent avec l’enregistrement. Si vous avez enregistré une marque verbale, vous pouvez utiliser le ® avec le mot quelle que soit sa présentation graphique. Si vous n’avez enregistré qu’un logo, le ® accompagne le logo, et le mot seul doit porter le TM jusqu’à ce qu’un enregistrement de la marque verbale soit délivré grâce à notre service d’enregistrement de marques.

Les erreurs que nous constatons sur les emballages et les sites web

• Apposer le ® sur tous les produits d’une gamme alors que l’enregistrement ne couvre qu’une seule classe de produits.
• Passer au ® le jour du dépôt de la demande au lieu du jour de la délivrance du certificat.
• Abandonner le TM après le lancement et laisser la marque sans aucun symbole.
• Utiliser le ® sur une marque devenue caduque faute de dépôt de maintien, ce qui revient à l’utiliser sur une marque non enregistrée.
• Apposer le ® sur un slogan alors que seule la marque principale de l’entreprise est enregistrée.

Chacune de ces erreurs se corrige vite si elle est repérée lors d’un audit de marque, et devient une source d’ennuis si c’est un adversaire qui la repère.

Si vous ne savez pas quel symbole doit figurer sur vos produits ou si votre enregistrement permet toujours l’usage du symbole ®, une consultation avec Capitol Law Partners permet de régler la question rapidement. Prenez rendez-vous.

Cet article est fourni à titre informatif uniquement et ne constitue pas un avis juridique. Cette communication ne crée aucune relation avocat-client.

Cagatay Ersoy. Une stratégie concrète pour les fondateurs, les investisseurs et les entreprises en croissance.

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