Marque non enregistrée : avez-vous des droits aux États-Unis ?

Aux États-Unis, les droits de marque naissent de l’usage, et non d’un certificat. Dès le jour où vous commencez à vendre des produits ou des services sous un nom distinctif, vous acquérez sur ce nom des droits de common law (common-law rights) dans les lieux où vous exercez réellement votre activité et où les clients vous connaissent. À la question de savoir si une marque non enregistrée vous donne des droits, la réponse courte est donc oui. La réponse plus longue est que ces droits sont étroits, difficiles à prouver et faciles à voir grignotés, ce qui explique pourquoi notre page consacrée à nos services en droit des marques présente l’enregistrement fédéral comme la solution par défaut pour toute marque appelée à se développer.

Ce que couvrent réellement les droits sur une marque non enregistrée

Les droits de common law portent sur la zone géographique où vous utilisez la marque et sur celle où votre réputation s’est étendue. Une boulangerie qui vend sous un nom à Herndon, en Virginie, a des droits à Herndon et probablement dans la région environnante, mais pas à Seattle, où personne n’en a entendu parler. Si une autre boulangerie adopte de bonne foi le même nom à Seattle, les deux entreprises peuvent continuer à l’utiliser chacune sur son territoire, et aucune ne peut évincer l’autre.

Ces droits ne portent en outre que sur les produits et services que vous vendez réellement. L’usage pour du café ne réserve pas le nom pour des vêtements. Ils dépendent aussi d’un usage continu. Cessez d’utiliser la marque sans intention d’en reprendre l’usage, et les droits s’éteignent ; selon le Lanham Act, trois années consécutives de non-usage constituent une présomption d’abandon (prima facie evidence of abandonment).

C’est sur le terrain de la preuve que les titulaires non enregistrés peinent. Il n’existe aucun registre public des marques de common law : en cas de litige, vous devez donc démontrer, factures datées, publicités, photographies et témoignages de clients à l’appui, à quelle date vous avez utilisé la marque pour la première fois, où et pour quels produits. La partie adverse s’attaquera à chaque lacune de ce dossier.

Ce qu’ajoute un enregistrement fédéral de marque

L’enregistrement au registre principal (Principal Register) de l’USPTO ne crée pas la marque. Il change ce que vous pouvez en faire.

• Une priorité nationale. Une fois l’enregistrement délivré, la date de dépôt de votre demande devient une date d’usage présumé (constructive use) valable sur tout le territoire. Quiconque adopte après cette date, n’importe où dans le pays, une marque similaire au point de prêter à confusion vous est postérieur, même s’il n’a jamais vu votre marque.
• Une présomption légale. Le certificat d’enregistrement fait présumer que la marque est valable, que vous en êtes titulaire et que vous avez le droit exclusif de l’utiliser pour les produits et services désignés. Vous remettez au tribunal un certificat au lieu de prouver vos droits à partir de zéro.
• Le symbole ®, que seule une marque enregistrée peut porter. Le symbole avertit le public et préserve votre faculté d’obtenir la restitution des bénéfices et des dommages-intérêts d’un contrefacteur qui n’avait pas été informé de vos droits par un autre moyen. Notre article sur le symbole TM et le symbole ® explique dans quels cas chacun est autorisé.
• Une place dans le registre. Les examinateurs de l’USPTO (examining attorneys) opposent les marques enregistrées aux demandes ultérieures : votre enregistrement peut donc bloquer le dépôt d’un concurrent avant même que le litige n’arrive jusqu’à vous.
• L’accès à l’inscription auprès des douanes américaines et aux registres de marques des places de marché, qui exigent tous deux un numéro d’enregistrement.
• L’incontestabilité. Après cinq années d’usage continu à compter de l’enregistrement, vous pouvez déposer une déclaration selon la section 15, qui supprime plusieurs des motifs sur lesquels un concurrent pourrait ensuite attaquer l’enregistrement.

Peut-on agir en justice pour une marque non enregistrée ?

Oui. La section 43(a) du Lanham Act permet au titulaire d’une marque non enregistrée d’engager une action fédérale pour fausse indication d’origine (false designation of origin), et le droit de la concurrence déloyale des États offre des actions similaires. La difficulté tient à la charge de la preuve. Sans enregistrement, vous devez établir que votre marque est distinctive, que vous l’avez utilisée en premier et que vos droits s’étendent au territoire où le défendeur exerce son activité. Un titulaire enregistré commence le procès avec ces points présumés, et un défendeur qui a adopté la marque après votre date de dépôt ne peut pas prétendre avoir agi de bonne foi.

Quand l’enregistrement vaut son coût

L’enregistrement justifie sa taxe de dépôt lorsque votre entreprise vend dans plus d’un État, vend en ligne, envisage de concéder des licences ou des franchises, lève des fonds extérieurs ou évolue sur un marché où un concurrent pourrait vraisemblablement adopter le même nom. Les investisseurs et les acquéreurs demandent le certificat d’enregistrement lors de l’audit préalable (due diligence), et son absence devient un point de négociation. La marque n’est d’ailleurs qu’un des droits de la propriété intellectuelle américaine, aux côtés du droit d’auteur et des brevets.

Les arguments en faveur de l’absence d’enregistrement sont limités : une entreprise installée sur un seul site, sans projet d’expansion, dont le nom est si descriptif que l’USPTO le refuserait de toute façon. Même dans ce cas, une recherche d’antériorités de marque mérite d’être menée pour savoir si quelqu’un détient déjà des droits fédéraux sur le nom que vous utilisez, car son enregistrement peut limiter les territoires où vous pourrez vous développer.

Comment protéger les droits que vous avez déjà

Si vous utilisez une marque depuis des années sans l’avoir enregistrée, vous n’avez encore rien perdu. Documentez vos dates de premier usage et conservez les preuves : photographies datées, factures, publicités et captures de pages web. Utilisez le symbole TM pour signaler votre revendication. Déposez ensuite une demande fondée sur l’usage avec l’aide de notre service d’enregistrement de marques auprès de l’USPTO, qui transforme votre priorité existante en un droit inscrit à l’échelle nationale.

Un dernier point pour les utilisateurs de longue date. Si quelqu’un d’autre a enregistré la même marque après que vous avez commencé à l’utiliser, votre usage antérieur peut fonder une requête en annulation de son enregistrement, mais le motif le plus clair pour une telle requête n’est ouvert que dans les cinq ans suivant la date de cet enregistrement. Attendre réduit vos options.

Si vous vous demandez s’il faut enregistrer une marque que vous utilisez déjà, une consultation avec Capitol Law Partners permet de définir la voie adaptée à votre situation. Prenez rendez-vous.

Cet article est fourni à titre informatif uniquement et ne constitue pas un avis juridique. Cette communication ne crée aucune relation avocat-client.

Cagatay Ersoy. Une stratégie concrète pour les fondateurs, les investisseurs et les entreprises en croissance.

Besoin d’aide sur ce sujet ? Consultez notre page services en droit des marques ou prenez rendez-vous.