Demande de marque sur intention d'usage : comment fonctionne-t-elle ?

Une demande de marque fondée sur l’intention d’usage (intent-to-use application) vous permet de déposer auprès de l’USPTO avant d’avoir vendu le moindre produit sous la marque. Vous déposez selon la section 1(b) du Lanham Act sur la base d’une intention sincère (bona fide intention) d’utiliser la marque dans le commerce, la demande est examinée et publiée comme n’importe quelle autre, et l’enregistrement n’est délivré qu’après la preuve de l’usage. L’avantage est la priorité : une fois la marque enregistrée, vos droits remontent à la date de dépôt, avant ceux de quiconque aurait adopté une marque similaire pendant que vous développiez encore le produit. Notre service d’enregistrement de marques auprès de l’USPTO dépose sur ce fondement la plupart des demandes antérieures au lancement, et la procédure comporte des délais qui piègent les déposants qui considèrent le dépôt comme la ligne d’arrivée.

Ce que signifie réellement l’intention sincère d’usage

La loi exige une intention réelle et documentée d’utiliser la marque pour les produits ou services indiqués, et non le souhait de réserver un mot au cas où il deviendrait utile. Une demande déposée pour mettre un nom en réserve, ou pour couvrir quarante produits que le déposant n’a aucun projet de fabriquer, peut être attaquée pour défaut d’intention sincère et annulée, généralement par un opposant qui, dans une procédure devant le TTAB, exige la production des documents internes du déposant.

Conservez des preuves dès le départ : un business plan qui mentionne la marque, les dossiers de développement du produit, la correspondance avec les fournisseurs, des maquettes et des projets de supports marketing. Ces preuves ne sont pas jointes à la demande, mais elles doivent exister à la date du dépôt. Limitez le libellé des produits et services à ce que vous avez réellement l’intention de proposer.

La demande de marque sur intention d’usage, étape par étape

• Déposez la demande selon la section 1(b) en indiquant la marque, le titulaire, le libellé des produits et services, et en réglant la taxe de dépôt pour chaque classe.
• L’examinateur de l’USPTO (examining attorney) l’examine sur les mêmes points de fond et de procédure qu’une demande fondée sur l’usage. Toute office action doit recevoir une réponse dans le délai, faute de quoi la demande est abandonnée.
• Si elle est approuvée, la marque est publiée aux fins d’opposition, et les tiers disposent de trente jours pour former opposition ou demander un délai supplémentaire.
• Si aucune opposition n’aboutit, l’USPTO émet un avis d’admission (Notice of Allowance). Ce n’est pas un enregistrement ; c’est l’autorisation de prouver l’usage.
• Vous déposez une déclaration d’usage (Statement of Use) accompagnée d’un spécimen et des dates de premier usage, vous réglez la taxe, et l’USPTO examine le spécimen.
• Une fois la déclaration d’usage acceptée, l’enregistrement est délivré.

C’est entre l’avis d’admission et l’acceptation de la déclaration d’usage que se perdent la plupart des demandes fondées sur l’intention d’usage.

Déclaration d’usage ou modification alléguant l’usage

Si vous commencez à utiliser la marque avant que la demande ne soit approuvée pour publication, vous pouvez déposer une modification alléguant l’usage (Amendment to Allege Use), qui convertit la demande en demande fondée sur l’usage et lui permet d’être enregistrée directement après la publication. Si vous commencez l’usage après l’avis d’admission, vous déposez une déclaration d’usage. Entre l’approbation pour publication et l’avis d’admission, il existe une période pendant laquelle aucun de ces deux dépôts n’est accepté ; l’usage qui commence pendant cette période est simplement déclaré plus tard dans la déclaration d’usage.

Les deux dépôts exigent un spécimen montrant la marque effectivement utilisée pour les produits ou services indiqués, et tous deux permettent de supprimer des produits que vous n’utilisez pas encore, mais jamais d’en ajouter. Un spécimen qui ne montre pas un usage réel entraîne un refus, et notre article sur la manière de surmonter un refus de spécimen explique ce que l’USPTO accepte.

Les délais après l’avis d’admission

La déclaration d’usage doit être déposée dans les six mois suivant l’avis d’admission. Si vous n’utilisez pas encore la marque, vous pouvez déposer une demande de prolongation de délai (Request for Extension of Time) avant cette échéance, ce qui vous donne six mois de plus. Chaque prolongation donne lieu à une taxe et à une déclaration sous serment attestant que vous avez toujours l’intention sincère d’utiliser la marque, et, à partir de la deuxième prolongation, à un exposé de vos efforts en cours, comme le développement du produit ou la préparation du marketing. Cinq prolongations au maximum sont possibles, soit un délai maximal de trente-six mois à compter de l’avis d’admission.

Si l’échéance est manquée sans qu’une prolongation ait été déposée, la demande est abandonnée. Une requête en rétablissement (petition to revive) est possible dans les deux mois suivant l’avis d’abandon si le retard n’était pas intentionnel, mais une fois ce délai expiré, la seule voie est une nouvelle demande, avec une nouvelle date de dépôt, plus tardive. Les trois ans sont généreux ; les points de contrôle semestriels qu’ils comportent ne le sont pas.

Intention d’usage ou demande fondée sur l’usage

Déposez sur le fondement de l’usage, selon la section 1(a), lorsque vous vendez déjà les produits ou fournissez déjà les services d’un État à l’autre. C’est plus simple, cela évite l’étape de la déclaration d’usage et l’enregistrement intervient plus tôt. Déposez sur le fondement de l’intention d’usage lorsque le lancement est à venir, lorsqu’un concurrent pourrait vraisemblablement adopter le nom avant vous, ou lorsque vous voulez qu’une demande soit en cours pendant la finalisation du produit.

Deux règles propres à l’intention d’usage influent sur la planification. Premièrement, la demande ne peut pas être cédée avant une déclaration d’usage, sauf au successeur de l’activité du déposant : déposez donc au nom de l’entité qui utilisera réellement la marque. Notre article sur la question de savoir qui doit être titulaire de la marque explique pourquoi ce choix est définitif. Deuxièmement, le nom doit être vérifié avant le dépôt, comme pour une demande fondée sur l’usage, au moyen d’une recherche d’antériorités et d’un avis de disponibilité, car un refus pour risque de confusion coûte la même chose dans les deux cas et la réponse à l’office action sera due dans le même délai court. La marque n’est d’ailleurs qu’une des protections qu’offre le droit américain de la propriété intellectuelle.

Si vous avez choisi un nom et que le lancement est prévu dans plusieurs mois, une consultation avec Capitol Law Partners permet de déterminer si un dépôt sur intention d’usage convient à votre calendrier et à votre budget. Prenez rendez-vous.

Cet article est fourni à titre informatif uniquement et ne constitue pas un avis juridique. Cette communication ne crée aucune relation avocat-client.

Cagatay Ersoy. Une stratégie concrète pour les fondateurs, les investisseurs et les entreprises en croissance.

Besoin d’aide sur ce sujet ? Consultez notre page enregistrement de marques et dépôt auprès de l’USPTO ou prenez rendez-vous.