Délai de réponse à une office action de marque : combien de temps ?

Pour la plupart des demandes de marque, le délai de réponse à une office action de l’USPTO (notification d’objection de l’examinateur) est de trois mois à compter de la date d’émission indiquée sur la notification, et vous pouvez obtenir une prolongation unique de trois mois en déposant une demande et en payant la taxe avant l’expiration du premier délai. Cette règle s’applique depuis la fin de 2022 et a remplacé l’ancien délai de six mois. Les demandes parvenues à l’USPTO par le Protocole de Madrid conservent un délai de six mois, sans prolongation. Si le délai de réponse à l’office action est manqué, la demande est abandonnée : la première chose que fait notre équipe chargée des réponses aux office actions de marque pour tout nouveau dossier est donc de confirmer la date d’émission et d’inscrire l’échéance au calendrier.

Calculer correctement le délai

Le délai court à partir de la date d’émission de l’office action, et non du jour où vous lisez l’e-mail ou du jour où il est arrivé dans votre boîte de réception. L’USPTO envoie un avis à l’adresse e-mail de correspondance enregistrée au dossier, et l’office action elle-même est consultable dans le dossier en ligne de la demande. Consultez le dossier plutôt que de vous fier à l’e-mail, car les avis finissent dans les courriers indésirables, chez d’anciens avocats ou à des adresses que plus personne ne consulte.

La réponse doit être déposée avant 23 h 59, heure de l’Est (Eastern Time), le jour de l’échéance. Si cette date tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié fédéral dans le District de Columbia, l’échéance est reportée au jour ouvrable suivant. Le dépôt est électronique et c’est l’horodatage de l’USPTO qui fait foi : une réponse commencée à 23 h 50 avec un téléversement lent est une réponse déposée en retard.

Les office actions postérieures à l’enregistrement, celles qui sont émises lors de l’examen d’un dépôt de maintien, suivent la même règle de trois mois avec une prolongation unique, à la date de rédaction. Vérifiez le délai indiqué sur chaque office action, car l’USPTO a modifié ces règles plus d’une fois.

La demande de prolongation

La prolongation n’est pas automatique. Vous devez déposer une demande de prolongation de délai et payer la taxe dans les trois mois initiaux. Une fois la prolongation accordée, la réponse est due six mois après la date d’émission. Il n’existe pas de seconde prolongation, ni aucune prolongation pour les demandes relevant du Protocole de Madrid. Utilisez la prolongation lorsque vous avez besoin de temps pour réunir des preuves, négocier un accord de consentement ou obtenir un spécimen de remplacement, et non par défaut. Les trois mois supplémentaires coûtent de l’argent et retardent l’enregistrement, et une réponse qui pouvait être déposée la sixième semaine doit l’être.

À quoi ressemble une réponse complète

Le délai n’est que la moitié de la règle. La réponse doit traiter chaque refus et chaque exigence de l’office action. Une réponse qui conteste le refus pour risque de confusion mais ignore l’exigence de renonciation (disclaimer) est incomplète, et l’examinateur peut la traiter comme un défaut de réponse ou émettre une office action définitive sur le point resté en suspens. Lisez l’office action jusqu’au bout, dressez la liste de chaque point et répondez à chacun. Nos articles sur la réponse à un refus pour risque de confusion et sur ce qui se passe après une office action définitive traitent du fond ; cet article porte sur le calendrier.

Que se passe-t-il si vous manquez le délai de réponse à l’office action ?

L’USPTO émet un avis d’abandon. Vous disposez alors de deux mois à compter de la date de cet avis pour déposer une requête en rétablissement (petition to revive), qui doit indiquer que le retard n’était pas intentionnel et être accompagnée de la réponse que vous auriez dû déposer. Le critère du retard non intentionnel est peu exigeant et couvre les oublis et les malentendus ; il ne couvre pas la décision de ne pas répondre suivie d’un revirement.

Si vous n’avez jamais reçu l’avis d’abandon, une requête peut encore être déposée dans les deux mois suivant la date à laquelle vous avez appris l’abandon, dans une limite maximale calculée à partir de la date d’abandon inscrite dans les registres de l’USPTO. Une fois ces délais expirés, la demande ne peut plus être rétablie. La seule voie est une nouvelle demande, avec une nouvelle date de dépôt et une nouvelle taxe, et toute marque déposée par un tiers entre-temps passe devant vous.

Pourquoi répondre tôt coûte moins cher

Plusieurs des meilleures réponses à une office action demandent un temps dont une réponse préparée la dernière semaine ne dispose pas.

• Un accord de consentement avec le titulaire d’une marque opposée suppose de trouver ce titulaire, d’ouvrir une négociation et de rédiger des conditions acceptables pour les deux parties.
• La preuve d’un caractère distinctif acquis impose de réunir les chiffres de ventes, les dépenses publicitaires et les déclarations des personnes qui détiennent ces informations.
• Un spécimen de remplacement doit avoir été en usage à la date pertinente : vous aurez peut-être besoin de captures web archivées ou de photographies datées.
• Si la demande a été déposée par un service en ligne ou par le déposant seul, un nouvel avocat a besoin de temps pour examiner l’ensemble du dossier et, pour les déposants domiciliés hors des États-Unis, pour déposer la constitution d’avocat que l’USPTO exige avant toute autre démarche.

Commencer la réponse dès le premier mois laisse de la place pour tout cela. Le délai de trois mois suffit pour une réponse bien menée et devient serré pour une réponse qui commence tard. Si le refus révèle que la marque elle-même est le problème, mieux vaut consacrer ce temps à décider s’il faut poursuivre ou déposer une marque plus forte grâce à notre service d’enregistrement de marques, comme l’explique notre présentation des services en droit des marques.

Si vous avez reçu une office action et ne savez pas avec certitude quand la réponse est due ni ce qu’elle exige, une consultation avec Capitol Law Partners permet de confirmer les deux dans la semaine. Prenez rendez-vous.

Cet article est fourni à titre informatif uniquement et ne constitue pas un avis juridique. Cette communication ne crée aucune relation avocat-client.

Cagatay Ersoy. Une stratégie concrète pour les fondateurs, les investisseurs et les entreprises en croissance.

Besoin d’aide sur ce sujet ? Consultez notre page réponses aux office actions de l’USPTO ou prenez rendez-vous.