Refus de spécimen de marque : pourquoi et comment y remédier ?

Un refus de spécimen de marque (specimen refusal) signifie que l’examinateur de l’USPTO (examining attorney) a examiné l’image que vous avez soumise sans y voir votre marque utilisée dans le commerce pour les produits ou services énumérés dans la demande. La marque elle-même peut être parfaitement valable. Le problème tient à la preuve, et il peut être corrigé dans la plupart des cas en substituant un spécimen qui montre un usage réel et en attestant que cet usage existait à la date pertinente. Les problèmes de spécimen comptent parmi les difficultés les plus fréquentes que traite notre service de réponse aux office actions de marque pour les déposants qui ont déposé seuls, car les règles sur ce qui constitue un usage sont plus strictes qu’elles n’en ont l’air.

Ce qu’un spécimen est censé montrer

Pour des produits, le spécimen doit montrer la marque sur les produits eux-mêmes, sur leur emballage ou leurs étiquettes, sur des étiquettes volantes, ou sur un présentoir associé aux produits sur le lieu de vente. Une page web est acceptée si elle montre la marque à proximité d’une image ou d’une description des produits et donne à l’acheteur un moyen de les commander, comme un prix et un bouton d’ajout au panier. Pour des services, le spécimen doit montrer la marque utilisée dans la publicité ou la prestation des services, avec une référence aux services eux-mêmes : un site web, une brochure, une enseigne sur une devanture, une capture d’écran du service en fonctionnement.

Trois règles s’appliquent dans les deux cas. La marque figurant sur le spécimen doit correspondre à la représentation de la marque (drawing) déposée. Le spécimen doit montrer la marque avec les produits ou services réellement énumérés dans la demande, et non avec autre chose que vend la société. Et l’usage doit être réel : le spécimen doit être quelque chose qu’un client a effectivement vu, et non une image préparée pour le dépôt.

Les causes les plus fréquentes d’un refus de spécimen de marque

• Le spécimen est une maquette, un rendu graphique, une épreuve d’imprimeur ou une image retouchée numériquement. Les examinateurs recherchent les signes de retouche et demandent la preuve que l’article existe.
• Le spécimen est une publicité pour des produits. Une publicité est acceptée pour des services, mais pas pour des produits, pour lesquels la marque doit apparaître sur le produit, son emballage ou un présentoir sur le lieu de vente.
• Une page web présentée comme spécimen pour des produits montre la marque, mais aucun moyen d’achat, ou omet l’URL et la date à laquelle la page a été consultée ou imprimée, deux mentions obligatoires.
• La marque figurant sur le spécimen diffère de la représentation déposée, par exemple une version stylisée comportant d’autres mots alors qu’une marque en caractères standard a été déposée, ou un logo auquel il manque un élément.
• La marque n’apparaît que comme nom commercial ou dénomination sociale en bas de page, et non comme marque des produits ou services énumérés.
• L’usage est ornemental : un slogan imprimé sur le devant d’un tee-shirt est perçu comme une décoration plutôt que comme une indication d’origine.
• Le spécimen est une facture, une carte de visite, un communiqué de presse ou un document interne, dont aucun ne montre un usage dans le commerce pour des produits.

L’office action indique laquelle de ces causes l’examinateur a retenue. Lisez-la attentivement, car la solution dépend du motif.

Comment corriger le problème avec un spécimen de remplacement

Un spécimen de remplacement doit avoir été en usage dans le commerce au plus tard à la date pertinente : la date de dépôt pour une demande fondée sur l’usage, ou la date de dépôt de la déclaration d’usage (Statement of Use) ou de la modification alléguant l’usage (Amendment to Allege Use) pour une demande fondée sur l’intention d’usage. Vous soumettez le nouveau spécimen accompagné d’une déclaration sous serment attestant qu’il était en usage au moins depuis cette date. Cette déclaration est signée sous peine de parjure (penalty of perjury) : la date doit donc être exacte.

Cette règle de calendrier explique l’importance de la collecte des preuves. Rassemblez des photographies datées des produits, des captures archivées du site web, des documents d’expédition qui rattachent l’emballage à la date, et des captures d’écran d’annonces sur les places de marché avec leur horodatage. Un spécimen qui existe aujourd’hui mais n’existait pas à la date du dépôt ne peut pas être utilisé, aussi convaincant soit-il. Le délai de réponse est le même que pour toute office action, comme l’explique notre article sur le délai de réponse à une office action de marque, et la collecte de preuves historiques est l’une des raisons de commencer tôt.

Quand vous ne pouvez pas produire de spécimen acceptable

Si la marque n’était tout simplement pas en usage à la date pertinente, aucun spécimen de remplacement n’est possible, et les options honnêtes sont limitées. Avant la publication, une demande fondée sur l’usage peut être modifiée pour reposer sur l’intention d’usage selon la section 1(b), ce qui supprime pour l’instant l’exigence de spécimen et vous permet de déposer la déclaration d’usage une fois l’usage réel commencé ; notre article sur le fonctionnement des demandes de marque fondées sur l’intention d’usage décrit cette voie. Si le problème ne concerne qu’une partie des produits énumérés, supprimez ces produits et conservez les autres. Si le refus porte sur le caractère ornemental, les réponses possibles sont un spécimen montrant la marque sur une étiquette volante ou une étiquette, la preuve que la marque fonctionne déjà comme marque pour d’autres produits, ou le transfert au registre supplémentaire (Supplemental Register). Lorsqu’aucune de ces solutions ne convient, une nouvelle demande déposée une fois l’usage commencé est plus saine qu’une réponse qui force les faits, ce qui peut invalider l’enregistrement par la suite.

Éviter le refus lors du prochain dépôt

Capturez le spécimen à partir du produit ou de la page en ligne, et non à partir d’un fichier de conception. Pour les pages web, incluez l’URL complète et la date de consultation dans la capture. Montrez la marque exactement telle qu’elle a été déposée, à côté des produits, avec un prix ou une option de commande. Utilisez un spécimen par classe et assurez-vous qu’il montre au moins l’un des produits de cette classe. Conservez les originaux, datés, au cas où un examinateur ou un opposant les demanderait plus tard. Notre service d’enregistrement de marques auprès de l’USPTO examine les spécimens avant le dépôt précisément pour cette raison, et l’ensemble des règles de dépôt est résumé dans notre présentation des services en droit des marques.

Si vous avez reçu un refus de spécimen et ne savez pas si vos archives permettent de produire un spécimen de remplacement, une consultation avec Capitol Law Partners permet de faire rapidement le tri entre les preuves et les options. Prenez rendez-vous.

Cet article est fourni à titre informatif uniquement et ne constitue pas un avis juridique. Cette communication ne crée aucune relation avocat-client.

Cagatay Ersoy. Une stratégie concrète pour les fondateurs, les investisseurs et les entreprises en croissance.

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