Office action définitive de marque : que se passe-t-il ensuite ?

Une office action définitive (final office action) est la déclaration par laquelle l’examinateur de l’USPTO (examining attorney) indique que votre première réponse n’a pas levé le refus ou l’exigence, et que la phase ordinaire d’examen est terminée. Ce n’est pas un rejet de la demande, et ce n’est pas la fin du chemin. Pendant le délai de réponse, vous pouvez demander à l’examinateur de réexaminer sa position, former un recours devant la Commission de première instance et d’appel des marques (Trademark Trial and Appeal Board, TTAB), faire les deux à la fois, ou décider que la marque ne vaut pas le combat et redéposer une marque plus forte. Chaque voie a un coût et des chances de succès différents, et notre pratique en réponses aux office actions et recours en matière de marques commence par déterminer laquelle le dossier permet de soutenir.

Pourquoi l’examinateur a rendu l’office action de marque définitive

Une office action ne peut être rendue définitive que sur une question soulevée dans l’office action non définitive précédente et que votre réponse n’a pas permis de surmonter. Si l’examinateur soulève un nouveau refus ou une nouvelle exigence, ce point doit être présenté dans une office action non définitive, et vous avez une nouvelle occasion de répondre. Lisez attentivement l’office action définitive pour y repérer tout élément nouveau, car cette distinction influe à la fois sur vos options et sur votre délai.

L’office action définitive vous dit aussi à quel point vous étiez proche du but. Un examinateur qui consacre deux pages à répondre à vos preuves y a été sensible ; un examinateur qui reprend mot pour mot la première office action ne l’a pas été. Ce ton donne une indication approximative des chances d’un réexamen.

Voie 1 : la demande de réexamen

Une demande de réexamen (request for reconsideration) est adressée au même examinateur avec un élément nouveau : des preuves supplémentaires, un nouvel argument ou une modification qui satisfait l’exigence. C’est le bon outil lorsque la solution est concrète, comme inscrire une renonciation (disclaimer) exigée par l’examinateur, restreindre le libellé des produits pour supprimer un chevauchement, substituer un spécimen qui était en usage à la date pertinente, ou produire un accord de consentement obtenu après le dépôt de la première réponse. Nos articles sur la réponse à un refus pour risque de confusion et sur la réponse à un refus pour caractère simplement descriptif décrivent les types de preuves qui font évoluer un examinateur.

Une demande de réexamen n’arrête pas le délai. Si l’examinateur la rejette après l’expiration du délai de réponse et qu’aucun recours n’a été formé, la demande est abandonnée. C’est pourquoi la demande de réexamen est généralement déposée en même temps qu’un acte de recours.

Voie 2 : le recours devant le Trademark Trial and Appeal Board

Un recours ex parte demande à une formation de juges administratifs spécialisés en marques de décider si le refus de l’examinateur était fondé, au vu du dossier existant. Vous déposez un acte de recours et payez la taxe de recours pour chaque classe pendant le délai de réponse. La Commission fixe un calendrier d’échange de mémoires : votre mémoire en recours, le mémoire de l’examinateur, puis, si vous le souhaitez, votre mémoire en réplique. Vous pouvez demander une audience de plaidoirie, mais la plupart des recours sont tranchés sur les mémoires.

Le dossier constitue la principale limite. La Commission statue sur le recours au vu des preuves qui figuraient dans le dossier de la demande au moment où le recours a été formé, et elle n’examine pas les nouvelles pièces jointes à un mémoire. Si vous devez ajouter des preuves, vous demandez à la Commission de renvoyer la demande à l’examinateur (remand) à cette fin, et vous devez justifier d’un motif valable. C’est pourquoi la première réponse doit contenir toutes les pièces dont vous disposez ; le recours n’est pas le moment de découvrir une lacune.

Si la Commission confirme le refus, vous pouvez saisir la Cour d’appel du circuit fédéral (Court of Appeals for the Federal Circuit) ou engager une action civile devant un tribunal fédéral de district. Si la Commission infirme le refus, la demande passe à la publication.

Déposer les deux ensemble

La stratégie habituelle consiste à déposer l’acte de recours et la demande de réexamen en même temps. La Commission suspend le recours et renvoie la demande pour que l’examinateur puisse examiner la demande de réexamen. Si l’examinateur retire le refus, le recours est classé sans objet et la demande poursuit son cours. S’il le maintient, le recours reprend avec les nouvelles preuves déjà versées au dossier, ce qui est le seul moyen de les soumettre à la Commission. Déposer les deux préserve toutes les options sur une seule échéance.

Voie 3 : renoncer et redéposer

Il arrive que l’office action définitive soit fondée. Si la marque est descriptive et que vous n’avez aucune preuve de caractère distinctif acquis, ou si la marque opposée est forte et que les produits sont manifestement liés, un recours dépense de l’argent pour défendre une position faible. Les alternatives consistent à transférer la demande au registre supplémentaire (Supplemental Register) lorsque le refus porte sur le caractère descriptif et que la marque est en usage, ou à abandonner la demande et à en déposer une nouvelle pour une marque modifiée ou des produits plus restreints, avec l’aide de notre service d’enregistrement de marques. Une nouvelle demande perd la date de dépôt initiale : mettez donc la décision en balance avec la valeur de cette priorité.

Le délai et ce dont nous avons besoin de votre part

Le délai de réponse à une office action définitive est le même que pour une office action non définitive : trois mois à compter de la date d’émission, avec une prolongation unique et payante de trois mois si elle est demandée avant l’expiration du premier délai, comme l’explique notre article sur le délai de réponse à une office action de marque. Pour évaluer les options, nous avons besoin du dossier complet de la demande, y compris la première réponse et toutes ses pièces, de l’office action définitive elle-même, de toute nouvelle preuve disponible depuis la première réponse, et d’une évaluation franche de l’importance de cette marque pour l’entreprise. Si l’entreprise survivrait à un changement de nom, cela oriente le conseil. Si la marque figure sur chaque produit et sur le site web, le recours, mené dans le cadre de notre pratique de défense des marques et de procédures devant le TTAB, vaut généralement son coût.

Si vous avez reçu une office action définitive et voulez une recommandation claire entre réexamen, recours et nouveau dépôt, une consultation avec Capitol Law Partners peut vous la donner avant que le délai de réponse ne réduise vos choix. Prenez rendez-vous.

Cet article est fourni à titre informatif uniquement et ne constitue pas un avis juridique. Cette communication ne crée aucune relation avocat-client.

Cagatay Ersoy. Une stratégie concrète pour les fondateurs, les investisseurs et les entreprises en croissance.

Besoin d’aide sur ce sujet ? Consultez notre page office actions définitives et recours devant le TTAB ou prenez rendez-vous.