Suivi des échéances de propriété intellectuelle : quels délais surveiller ?

Les enregistrements de marques se perdent rarement au terme d’un affrontement. Ils se perdent lorsqu’une fenêtre de renouvellement se referme sans que personne ne s’en aperçoive, parce que le rappel de l’Office américain des brevets et des marques (USPTO) a été envoyé à une adresse e-mail qui ne fonctionnait plus depuis deux ans. Le suivi des échéances de propriété intellectuelle (IP docketing) est le système qui l’empêche : un calendrier de toutes les échéances attachées à chaque actif, chacune avec un responsable, un programme de rappels et le délai de grâce inscrit séparément de l’échéance elle-même. L’équipe de Capitol Law Partners en suivi des échéances et gestion de portefeuille de propriété intellectuelle considère ce calendrier comme le document le plus précieux d’un portefeuille, car tous les autres documents dépendent de son exactitude.

Ce qu’est réellement le suivi des échéances de propriété intellectuelle

Un calendrier d’échéances (docket) est plus qu’une liste de dates. Pour chaque actif, il consigne l’échéance, son fondement légal, le délai de grâce et la taxe supplémentaire correspondante, la conséquence d’un oubli, la personne responsable et les rappels qui se déclenchent avant l’échéance. Il est revu selon un calendrier fixe, mis à jour chaque fois qu’un actif est ajouté, cédé ou abandonné, et conservé dans un endroit qui résiste à la rotation du personnel.

L’USPTO envoie des rappels de courtoisie par e-mail pour les dépôts de maintien, mais uniquement à l’adresse de correspondance figurant sur l’enregistrement. Si cette adresse appartient à un ancien cabinet ou à un salarié parti, le rappel est perdu. Le calendrier d’échéances est un système que vous maîtrisez ; le rappel ne l’est pas.

Les échéances de marques que le calendrier doit contenir

Pour les demandes en cours :

• Les réponses aux office actions. À la date de rédaction, le délai de réponse à la plupart des office actions en matière de marques est de trois mois, avec une prolongation de trois mois possible moyennant une taxe. Le manquer entraîne l’abandon de la demande, et une requête en rétablissement pour retard involontaire (petition to revive) est elle-même soumise à un bref délai à compter de l’avis d’abandon.
• Les déclarations d’usage (statements of use) pour les demandes fondées sur l’intention d’usage : dues dans les six mois suivant l’avis d’admission (notice of allowance), prorogeables par périodes de six mois jusqu’à un maximum de trois ans à compter de cet avis, chaque prolongation ayant sa propre taxe et sa propre échéance.
• Les délais d’opposition aux demandes concurrentes que vous surveillez : 30 jours à compter de la publication, prorogeables.

Pour les enregistrements :

• La déclaration d’usage de la section 8 entre le cinquième et le sixième anniversaire, avec un délai de grâce de six mois ; voir notre article sur l’échéance de la déclaration de la section 8.
• La déclaration d’incontestabilité de la section 15, généralement déposée avec la première déclaration de la section 8.
• Le renouvellement combiné des sections 8 et 9 entre le neuvième et le dixième anniversaire, puis tous les dix ans, chaque fois avec un délai de grâce de six mois.
• Les déclarations de la section 71 pour les enregistrements issus du Protocole de Madrid, selon leur propre calendrier.
• Les réponses aux audits post-enregistrement, qui arrivent sous forme d’office actions assorties de leur propre échéance ; notre article sur les audits post-enregistrement de l’USPTO explique ce qu’ils exigent.

Une fois une échéance de maintien et son délai de grâce dépassés, l’enregistrement est annulé et ne peut pas être rétabli. Ce seul fait justifie l’existence du calendrier. Les dépôts eux-mêmes sont pris en charge par notre service de renouvellement et de maintien des marques.

Les échéances étrangères, de noms de domaine et contractuelles

Les enregistrements issus du Protocole de Madrid se renouvellent tous les dix ans auprès de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI), mais la dépendance de cinq ans à l’égard de la marque de base américaine constitue une date à surveiller à part entière, car l’extinction de l’enregistrement américain pendant cette période entraîne la chute des désignations étrangères. Les enregistrements nationaux directs se renouvellent selon le calendrier de chaque pays, et de nombreux pays permettent l’annulation d’une marque inexploitée pendant trois ou cinq ans après l’enregistrement : le calendrier doit donc contenir les échéances locales d’usage, et pas seulement les dates de renouvellement. La priorité de la Convention de Paris accorde six mois à compter d’un premier dépôt pour déposer à l’étranger en conservant la date d’origine ; cette fenêtre doit être inscrite au calendrier le jour même du dépôt de la demande américaine.

Les noms de domaine expirent selon le calendrier du bureau d’enregistrement et peuvent être rachetés par d’autres quelques jours après leur expiration. Les contrats de licence comportent des durées, des options de renouvellement, des délais de préavis de non-renouvellement et des dates de déclaration des redevances. Les accords de coexistence contiennent parfois des dates de révision ou des étapes territoriales. Tout cela figure dans le même calendrier.

Les entrées relatives aux droits d’auteur et aux secrets d’affaires

Les droits d’auteur sur les œuvres créées aujourd’hui ne nécessitent pas de renouvellement, mais le calendrier compte tout de même. Un enregistrement effectué dans les trois mois suivant la première publication, ou avant le début d’une contrefaçon, préserve le droit à des dommages-intérêts forfaitaires prévus par la loi (statutory damages) et au remboursement des honoraires d’avocat pour cette contrefaçon : le calendrier doit donc signaler les dates de publication des œuvres importantes et déclencher une décision d’enregistrement. Les secrets d’affaires ne font l’objet d’aucun dépôt ; l’entrée correspondante est une revue périodique des mesures de protection, des accords de confidentialité et de leurs dates d’expiration, ainsi que des procédures de départ lorsqu’un salarié ayant eu accès aux informations quitte l’entreprise.

Mettre en place un calendrier qui résiste à la rotation du personnel

Désignez un responsable unique et un suppléant nommément identifié au sein de l’entreprise, et demandez à votre conseil externe de tenir un calendrier parallèle, afin que deux calendriers indépendants contiennent chaque date. Faites du cabinet l’adresse de correspondance dans les registres de l’USPTO, pour que le courrier officiel et les rappels de courtoisie parviennent à quelqu’un dont le métier est d’y donner suite. Inscrivez le délai de grâce comme une seconde entrée avec un rappel distinct, jamais comme l’échéance. Programmez des rappels à quatre-vingt-dix, soixante et trente jours, car réunir des spécimens et confirmer l’usage pour toute une liste de produits prend plus de temps que signer un formulaire.

Revoyez l’ensemble du calendrier une fois par an au regard de la réalité de l’activité : produits abandonnés, logos redessinés, entités fusionnées, marques cédées. Une revue annuelle de ce type est au cœur de l’audit que nous décrivons dans notre article sur la réalisation d’un audit de propriété intellectuelle. Et apprenez à la personne qui ouvre le courrier à reconnaître les sollicitations privées trompeuses qui imitent les factures de l’USPTO ; en payer une ne fait rien pour l’enregistrement et signifie souvent que la véritable échéance est ignorée.

Ce que coûte une échéance manquée

Une demande abandonnée peut parfois être rétablie si le retard était involontaire et que la requête est déposée rapidement après l’avis d’abandon. Un enregistrement annulé ne le peut pas. La seule voie est une nouvelle demande avec une nouvelle date de dépôt, et tout tiers ayant déposé une marque similaire entre-temps bénéficie désormais de la priorité sur vous. L’enregistrement de la société se réduit à des droits de common law limités à sa zone d’usage effectif, et tout statut d’incontestabilité disparaît. En comparaison, le coût de la tenue d’un calendrier d’échéances est presque nul.

Si votre entreprise détient plus de quelques enregistrements, ou si elle a récemment changé de nom, fusionné ou perdu la personne qui suivait les dépôts, Capitol Law Partners peut reconstituer le calendrier d’échéances et prendre en charge les délais. Prenez rendez-vous.

Cet article est fourni à titre informatif uniquement et ne constitue pas un avis juridique. Cette communication ne crée aucune relation avocat-client.

Cagatay Ersoy. Une stratégie concrète pour les fondateurs, les investisseurs et les entreprises en croissance.

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