Chaîne des titres : à qui appartient la PI de votre entreprise ?

En droit d’auteur américain, la règle par défaut veut que la personne qui crée une œuvre en soit titulaire. Pas l’entreprise qui l’a payée, sauf si cette personne était un salarié agissant dans le cadre de ses fonctions ou a signé une cession écrite. Pour une marque, la règle par défaut veut que l’entité qui utilise la marque dans le commerce en soit titulaire, et il s’agit souvent de l’entreprise individuelle d’un fondateur, antérieure à la constitution de la société, plutôt que de la société qui existe aujourd’hui. La chaîne des titres de propriété intellectuelle (IP chain of title) est la trace écrite qui écarte ces règles par défaut et prouve que la société détient bien ce qu’elle croit détenir. Notre travail en gestion de portefeuille et registres de titularité de propriété intellectuelle révèle une rupture de cette chaîne dans une grande partie des entreprises que nous examinons, et cette rupture peut presque toujours être réparée si elle est découverte avant qu’un acquéreur ou un adversaire ne la trouve.

Pourquoi la chaîne des titres de propriété intellectuelle se rompt

Les causes habituelles sont banales. Un graphiste indépendant a créé le logo sur la base d’un accord de deux lignes par e-mail qui ne disait rien de la titularité. Un prestataire de développement externe a écrit la première version du logiciel dans le cadre d’un cahier des charges (statement of work) dépourvu de clause de cession. La fondatrice a déposé la demande de marque en son nom propre avant la création de la LLC et ne l’a jamais transférée. La société s’est transformée de LLC en corporation, ou a changé de nom, et les registres de l’Office américain des brevets et des marques (USPTO) mentionnent toujours l’ancienne entité. Un cofondateur parti a emporté l’enregistrement du nom de domaine parce qu’il figurait sur son compte personnel auprès du bureau d’enregistrement.

Aucune de ces situations ne ressemble à un problème juridique sur le moment. Chacune en devient un lors de la première levée de fonds, de la première acquisition ou du premier procès.

Droit d’auteur : salariés, prestataires et exigence d’un écrit

Une œuvre créée par un salarié dans le cadre de son emploi appartient automatiquement à l’employeur. Une œuvre créée par un prestataire indépendant ne lui appartient pas, sauf exception étroite : une œuvre spécialement commandée ne peut constituer un travail à la commande (work made for hire) que si elle relève de l’une des neuf catégories énumérées par le Copyright Act, comme une contribution à une œuvre collective ou une partie d’une œuvre audiovisuelle, et si les parties ont signé un accord écrit en ce sens. Les logiciels et les logos ne figurent généralement pas sur cette liste. La société a donc besoin d’une cession.

Une cession de droit d’auteur doit être faite par écrit et signée par le titulaire. La formulation compte : un contrat par lequel le prestataire « cède par les présentes » (hereby assigns) l’œuvre transfère le titre immédiatement, tandis qu’un contrat par lequel il « s’engage à céder » (agrees to assign) n’est qu’une promesse qui peut exiger un second document par la suite. Les contrats de prestation doivent aussi traiter des éléments préexistants que le prestataire intègre, qu’il conservera généralement et concédera sous licence plutôt que de les céder. L’enregistrement auprès du Copyright Office est distinct de la titularité, mais un enregistrement au mauvais nom invite à la contestation ; notre équipe en enregistrement des droits d’auteur corrige ces inscriptions.

Marques : la clientèle et le piège de l’intention d’usage

Une cession de marque doit être faite par écrit et transférer la clientèle attachée à l’activité liée à la marque (goodwill). Une cession de la marque seule, sans cette clientèle, est appelée cession isolée (assignment in gross) et peut être déclarée nulle, ce qui laisse le cessionnaire sans rien et risque de rompre la continuité de l’usage. Le remède relève d’une simple rédaction : l’acte de cession précise qu’il inclut la clientèle symbolisée par la marque.

Les demandes fondées sur l’intention d’usage (intent-to-use) font l’objet d’une restriction particulière. Une demande déposée au titre de la section 1(b) ne peut pas être cédée avant que le déposant ait déposé une déclaration alléguant l’usage (allegation of use), sauf au profit d’un successeur de l’activité en cours du déposant à laquelle la marque se rapporte. Une fondatrice qui dépose personnellement une demande fondée sur l’intention d’usage puis la cède à une société nouvellement constituée avant tout usage risque d’avoir rendu la demande nulle. Le calendrier et la structure du transfert doivent être vérifiés avant la signature d’une telle cession.

L’inscription d’une cession de marque auprès de l’USPTO n’est pas une condition de validité entre les parties, mais une cession non inscrite est inopposable à un acquéreur ultérieur à titre onéreux qui n’en avait pas connaissance, sauf si elle est inscrite dans les trois mois suivant sa date ou avant cette acquisition ultérieure. L’inscription permet aussi de maintenir exact le titulaire inscrit, ce qui compte, car une déclaration de la section 8 déposée par le mauvais titulaire est nulle, un point que nous développons dans notre article sur l’échéance de la déclaration de la section 8.

Les secrets d’affaires et le contrat de travail

Les secrets d’affaires ne font l’objet d’aucun registre : leur titularité repose donc entièrement sur les contrats et sur les comportements. Les contrats de travail et les lettres d’embauche doivent prévoir des obligations de confidentialité et une cession des inventions et des œuvres créées dans le cadre de l’emploi, sous réserve des limites que le droit de certains États impose aux cessions d’inventions réalisées entièrement sur le temps personnel du salarié. Les contrats de prestation nécessitent les mêmes clauses. Sans elles, la revendication par un ingénieur sur le départ d’un procédé qu’il a mis au point devient un litige plutôt qu’une question à la réponse claire.

Inscrire et mettre à jour les registres de titularité

Chaque registre a sa propre procédure d’inscription : le service d’inscription des cessions de l’USPTO (Assignment Recordation Branch) pour les marques, le Copyright Office pour les transferts de droits d’auteur, l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) pour les enregistrements issus du Protocole de Madrid, et chaque office étranger pour les enregistrements nationaux. Les changements de nom, fusions et transformations doivent être inscrits au même titre que les cessions, afin que le titulaire inscrit corresponde toujours à l’entité qui signera le prochain dépôt de maintien. Les noms de domaine doivent être transférés sur un compte de bureau d’enregistrement contrôlé par la société, avec la société comme titulaire. Lorsqu’une entreprise se restructure, le transfert de la propriété intellectuelle a sa place sur la liste de clôture, à côté des comptes bancaires ; notre équipe en création et structuration d’entreprise coordonne cette étape.

Réparer une chaîne rompue

Si l’audit décrit dans notre article sur la réalisation d’un audit de propriété intellectuelle révèle une lacune, le remède habituel est une cession confirmative : un bref document écrit par lequel le titulaire d’origine confirme le transfert, souvent avec une formulation qui lui donne effet à la date d’origine. Les anciens prestataires et fondateurs la signent généralement lorsqu’on le leur demande, parfois contre un paiement symbolique. La difficulté survient lorsque le cocontractant a disparu, a cessé d’exister ou se montre hostile. Les options se réduisent alors à une action en jugement déclaratoire, à un rachat négocié ou, pour un logiciel, à une réécriture. Plus la lacune est découverte tôt, moins la réparation coûte cher.

Pour les entreprises qui démarrent, la liste de prévention est courte : des accords de cession de propriété intellectuelle signés par chaque fondateur lors de la constitution, des clauses de cession et de confidentialité dans chaque lettre d’embauche et chaque contrat de prestation, des demandes de marque déposées au nom de la société dès le premier dépôt, et une licence comportant des clauses de contrôle de qualité chaque fois qu’une autre entité utilise la marque, ce que nous traitons dans notre article sur le contenu d’un contrat de licence de marque.

Si vous n’êtes pas certain que votre entreprise soit réellement titulaire de sa marque, de son code ou de ses contenus, Capitol Law Partners peut retracer la chaîne des titres et préparer les cessions et inscriptions qui comblent les lacunes. Prenez rendez-vous.

Cet article est fourni à titre informatif uniquement et ne constitue pas un avis juridique. Cette communication ne crée aucune relation avocat-client.

Cagatay Ersoy. Une stratégie concrète pour les fondateurs, les investisseurs et les entreprises en croissance.

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