Stratégie de dépôt de marque : quelles marques enregistrer d'abord ?

Une entreprise qui possède un nom commercial, trois noms de produits, un logo, un slogan et des projets sur deux marchés étrangers se trouve face à une douzaine de dépôts possibles. Peu de budgets de démarrage les couvrent tous, et ceux qui s’y essaient dépensent généralement trop pour le slogan et pas assez pour la seule marque qui porte le chiffre d’affaires. Une stratégie de dépôt de marque (trademark filing strategy) est le classement qui détermine quelles marques enregistrer en premier, dans quelles classes et quels pays, et ce qui peut attendre un an. C’est le premier livrable du service de stratégie et gestion de portefeuille de propriété intellectuelle de Capitol Law Partners, et les règles de classement ci-dessous sont celles que nous appliquons.

Commencer par la marque principale, puis par les noms qui portent le chiffre d’affaires

La marque principale (house mark), c’est-à-dire le nom que les clients utilisent pour désigner l’entreprise elle-même, vient en premier. Elle figure sur chaque produit, chaque contrat et chaque facture, et la perdre obligerait à renommer toute l’activité. Le nom du produit phare vient en deuxième position s’il est commercialisé séparément de la marque principale et que les clients le demandent par son nom. Les noms de produits secondaires, les sous-marques et les slogans suivent, selon le chiffre d’affaires que chacun identifie et la difficulté qu’il y aurait à le remplacer.

Avant tout dépôt, vérifiez que le nom peut tout simplement être enregistré. Un nom simplement descriptif, qui se borne à décrire les produits ou l’une de leurs caractéristiques, ne sera pas inscrit au registre principal (Principal Register) sans preuve d’un caractère distinctif acquis, et consacrer le budget à une demande vouée à l’échec est l’erreur la plus fréquente au départ. Notre examen de recherche d’antériorités et de disponibilité de marque vérifie à la fois l’enregistrabilité et les conflits avant le paiement de la taxe.

La marque verbale avant le logo

Déposez d’abord la marque verbale en caractères standard. Un enregistrement en caractères standard couvre le mot quels que soient la police, la couleur ou le graphisme, et protège donc le nom quelle que soit l’évolution du design. Un enregistrement de logo protège ce design précis, et les logos changent tous les quelques années ; un logo modernisé peut ne plus correspondre à celui qui a été enregistré, ce qui crée des difficultés lors du dépôt de maintien suivant. Enregistrez le logo séparément lorsqu’il est distinctif en lui-même, qu’il est utilisé sans le mot ou que c’est l’élément que les concurrents risquent le plus d’imiter. Si le budget ne permet qu’un seul dépôt, c’est la marque verbale.

Choisir les classes selon ce que vous vendez, pas selon ce que vous pourriez vendre

La taxe de l’Office américain des brevets et des marques (USPTO) est perçue par classe, et chaque classe ajoutée coûte deux fois : au dépôt, puis à chaque dépôt de maintien ultérieur. Revendiquez les classes qui couvrent les produits et services que vous vendez aujourd’hui ou que vous vendrez dans le délai qu’autorise une demande fondée sur l’intention d’usage. Un éditeur de logiciels qui vendra peut-être un jour des casquettes à son nom n’a pas besoin de la classe 25 aujourd’hui. Revendiquer trop large crée aussi un risque d’audit, car une déclaration de maintien qui liste des produits jamais vendus peut provoquer un audit post-enregistrement et, en cas de litige, une contestation pour fraude ou une requête en radiation.

Dans chaque classe, décrivez les produits avec précision. Un libellé étroit et exact coûte moins cher à maintenir et se défend plus facilement qu’une longue liste qui attire l’attention.

Utiliser les demandes fondées sur l’intention d’usage pour fixer tôt la priorité

Vous n’avez pas besoin de vendre pour déposer. Une demande fondée sur l’intention d’usage (intent-to-use) au titre de la section 1(b) vous donne une date de dépôt qui sert de date de priorité sur tout le territoire national une fois la marque enregistrée, à condition que vous ayez une intention sincère d’utiliser la marque, à documenter par des plans d’affaires, des prototypes ou des budgets marketing. Après l’avis d’admission (notice of allowance), vous disposez de six mois pour déposer une déclaration d’usage (statement of use), prorogeables par périodes de six mois jusqu’à trois ans, chaque prolongation étant soumise à une taxe. Pour un produit lancé dans l’année, une demande fondée sur l’intention d’usage est l’assurance la moins coûteuse contre un concurrent qui adopterait le même nom en premier. Pour un produit dont le lancement est prévu dans trois ans, elle est probablement prématurée.

Quand déposer à l’étranger, et où

Hors des États-Unis, les droits reviennent généralement au premier déposant, et non au premier utilisateur. La question n’est donc pas de savoir si vous avez déjà des ventes à l’étranger, mais où une perte vous ferait du tort : les pays où vous vendrez dans les deux ans, le pays où vos produits sont fabriqués et les marchés où la contrefaçon de votre catégorie de produits est courante. Déposez dans ces pays avant d’y lancer vos produits, d’y signer des contrats de distribution ou d’y participer à des salons. La Convention de Paris vous accorde six mois à compter de votre date de dépôt américaine pour déposer à l’étranger avec la même priorité, ce qui vous permet de répartir le coût des dépôts étrangers sur deux exercices budgétaires tout en conservant la date initiale. Nous comparons la voie du Protocole de Madrid et les dépôts nationaux directs dans notre article enregistrement international de marque : Madrid ou dépôt direct.

Les niveaux de budget et les coûts que l’on oublie

Un plan réaliste comporte trois niveaux. Premier niveau, à déposer maintenant : la marque principale en caractères standard dans la classe essentielle, plus des dépôts étrangers sur le ou les deux marchés où une perte serait la plus grave. Deuxième niveau, à déposer dans l’année : le nom du produit phare, le logo et la classe ou le marché suivant. Troisième niveau, surveillé mais non déposé : les slogans, les noms de produits mineurs et les marchés hypothétiques, avec un déclencheur pour les faire remonter si le chiffre d’affaires ou le risque évolue.

Ajoutez ensuite les coûts qui n’apparaissent pas sur le récépissé de dépôt. Les dépôts de maintien entre la cinquième et la sixième année puis entre la neuvième et la dixième, avec des taxes par classe. Les réponses aux office actions, qu’une part non négligeable des demandes reçoivent. Une surveillance de marque pour repérer les demandes conflictuelles tant qu’il est encore possible de s’y opposer. Et une réserve pour faire respecter vos droits, car un enregistrement que vous n’avez pas les moyens de faire valoir vaut moins qu’il n’y paraît. Un calendrier d’échéances qui contient toutes ces dates est décrit dans notre article sur le suivi des échéances de propriété intellectuelle, et notre page consacrée à la propriété intellectuelle présente plus largement les différentes catégories de protection.

Les erreurs de stratégie de dépôt de marque qui gaspillent un budget limité

Enregistrer un nom descriptif au lieu d’en adopter un plus fort. Faire l’impasse sur la recherche d’antériorités et découvrir le conflit dans une office action, une fois la taxe dépensée. Déposer au nom personnel d’un fondateur plutôt qu’au nom de la société. Laisser un slogan absorber une taxe de dépôt dont le nom du produit phare avait besoin. Et ne rien déposer à l’étranger jusqu’à ce que le premier distributeur étranger enregistre la marque à votre place, moment où le coût de sa récupération dépasse de loin celui d’un dépôt fait à temps. Chacune de ces erreurs peut être évitée par une heure de préparation avant la première demande, et c’est par cette heure que commence notre travail d’enregistrement de marque.

Si vous cherchez à déterminer quelles marques de votre entreprise enregistrer en premier et sur quels marchés, Capitol Law Partners peut les classer, fixer un budget de dépôts pour l’année et commencer par celles qui comptent le plus. Prenez rendez-vous.

Cet article est fourni à titre informatif uniquement et ne constitue pas un avis juridique. Cette communication ne crée aucune relation avocat-client.

Cagatay Ersoy. Une stratégie concrète pour les fondateurs, les investisseurs et les entreprises en croissance.

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