Que se passe-t-il lors d'un audit post-enregistrement de l'USPTO ?

Vous avez déposé votre déclaration de la section 8 avec un spécimen pour chaque classe et vous attendiez une acceptation de routine. Au lieu de cela, vous recevez une notification (office action) qui demande la preuve de l’usage pour deux produits supplémentaires dans chaque classe. Il s’agit d’un audit post-enregistrement de l’USPTO (post-registration audit), et ce n’est pas une accusation. L’Office américain des brevets et des marques (USPTO) sélectionne des déclarations au hasard pour vérifier si le registre reflète ce que les titulaires vendent réellement. Les enjeux sont pourtant réels : les produits dont vous ne pouvez pas prouver l’usage sont supprimés, une taxe s’applique à chaque suppression, et le titulaire qui ne répond pas du tout perd l’enregistrement en entier. Notre équipe en renouvellement des marques et réponse aux audits de l’USPTO prépare chaque dépôt de maintien comme s’il devait faire l’objet d’un audit, car une part non négligeable d’entre eux le sont.

Les dépôts visés par un audit post-enregistrement de l’USPTO

Le programme couvre les déclarations de la section 8 et les déclarations de la section 71 relatives aux enregistrements issus du Protocole de Madrid. La sélection se fait au hasard parmi les dépôts qui visent plusieurs produits ou services, qu’il s’agisse d’une longue liste dans une seule classe ou de plusieurs classes comportant chacune plus d’un élément. Un enregistrement portant sur un seul produit dans une seule classe fait rarement l’objet d’un audit ; un enregistrement qui revendique vêtements, sacs, bijoux et cosmétiques est un candidat naturel. L’audit prend la forme d’une notification adressée après votre dépôt, avec un délai de réponse indiqué dans la notification. L’USPTO a indiqué qu’il pouvait aussi contrôler des dépôts présentant d’autres signes d’une revendication d’usage douteuse : un spécimen suspect peut donc, à lui seul, attirer l’attention.

Ce qu’exige la notification d’audit

La notification désigne des produits ou services précis, au-delà de ceux que couvrait déjà votre spécimen, et demande la preuve de l’usage pour chacun d’eux à la date de dépôt de votre déclaration. Les preuves acceptables sont les mêmes que pour un spécimen acceptable : une photographie du produit portant la marque, un emballage, une étiquette ou une page web montrant la marque avec le produit et un moyen de le commander, l’URL et la date de consultation devant être visibles pour les pages web. Pour les services, une publicité ou une page web montrant la marque utilisée en lien avec le service.

Pour chaque élément contrôlé, vous avez deux options : le prouver ou le supprimer. Il n’est pas possible de soutenir que le produit est étroitement lié à un autre dont vous avez prouvé l’usage, ni d’invoquer un non-usage excusable pour des éléments isolés dans le cadre d’un audit. Si vous n’utilisiez pas la marque pour ce produit à la date à laquelle vous avez signé la déclaration, la réponse honnête est la suppression.

Les taxes de suppression et la seconde notification d’audit

La suppression de produits en réponse à un audit entraîne une taxe par classe, perçue parce que la suppression intervient après le dépôt de la déclaration. Supprimer les mêmes produits avant le dépôt ne coûte rien. Toute la raison d’examiner soigneusement la liste des produits avant le dépôt de la section 8 tient à cette différence, une étape que nous décrivons dans notre article sur l’échéance de la déclaration de la section 8.

Le risque d’une seconde notification est moins connu. Si votre réponse à la première notification d’audit supprime l’un des produits contrôlés, l’USPTO peut émettre une seconde notification exigeant la preuve de l’usage pour tous les produits et services restants de l’enregistrement. Autrement dit, admettre une seule fois que la liste était trop longue entraîne la vérification de la liste entière. Les titulaires qui prouvent tout dans leur première réponse clôturent l’audit ; ceux qui suppriment des éléments doivent s’attendre à une demande plus large et préparer les preuves pour le reste de la liste avant de répondre.

Le titulaire qui ne répond pas du tout à la notification d’audit ne perd pas seulement les produits contrôlés. L’enregistrement entier est annulé.

Se préparer avant de déposer la section 8

Trois habitudes font de l’audit une simple formalité :

• Passez en revue chaque produit et service listé avec une personne qui connaît les ventes actuelles, et supprimez tout ce qui n’est pas commercialisé sous la marque le jour du dépôt.
• Réunissez des preuves datées pour chaque élément conservé, et pas seulement une par classe, et archivez-les avec le dépôt.
• Vérifiez que la marque apposée sur les produits correspond à la marque telle qu’elle a été enregistrée, car un logo redessiné peut ne pas valoir preuve, même lorsque les ventes sont solides.

Si un licencié vend certains des produits, recueillez aussi ses preuves, ainsi que la licence qui démontre votre contrôle de qualité, car l’usage du licencié ne vaut usage par le titulaire que dans le cadre d’une licence contrôlée.

Les entreprises qui détiennent plusieurs enregistrements conservent généralement ce dossier de preuves dans leur calendrier d’échéances (docket), afin que les preuves existent avant que l’audit ne les réclame. Notre service de gestion de portefeuille de propriété intellectuelle gère ce processus, et notre article sur le suivi des échéances de propriété intellectuelle explique comment les délais s’articulent.

Répondre lorsque l’audit arrive

Inscrivez immédiatement le délai de réponse à votre calendrier et vérifiez que l’adresse de correspondance de l’enregistrement est toujours à jour ; les audits envoyés à un ancien cabinet ou à un salarié parti sont une façon courante de perdre un enregistrement sans le savoir. Confrontez ensuite chaque élément contrôlé à votre dossier de preuves. Lorsque la preuve existe, soumettez-la avec une brève explication. Lorsqu’elle n’existe pas, supprimez l’élément et acquittez la taxe. Si les faits sont discutables, par exemple pour un produit vendu uniquement par un distributeur ou dans un seul État, une réponse qui explique l’usage avec des pièces justificatives vaut mieux qu’une suppression discrète, puisque toute vente dans le commerce relevant de la compétence du Congrès peut suffire. La réponse se dépose comme toute autre notification post-enregistrement, et notre équipe en réponses aux office actions de l’USPTO se charge de sa rédaction.

Pourquoi l’audit compte au-delà de l’audit

Une liste de produits trop large est plus qu’un risque d’audit. Une déclaration qui revendique l’usage pour des produits jamais vendus peut être attaquée pour fraude par un concurrent dans une action en annulation, et les produits jamais utilisés restent exposés à une requête en radiation pendant des années après l’acceptation de la déclaration. Le programme d’audit est le moyen pour l’USPTO de repérer ces revendications tôt ; un titulaire attentif les repère avant lui.

Si vous avez reçu une notification d’audit post-enregistrement, ou si votre fenêtre de la section 8 est ouverte et que la liste des produits est longue, Capitol Law Partners peut examiner la liste, réunir les preuves et répondre avant l’échéance. Prenez rendez-vous.

Cet article est fourni à titre informatif uniquement et ne constitue pas un avis juridique. Cette communication ne crée aucune relation avocat-client.

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Besoin d’aide sur ce sujet ? Consultez notre page audits de l’USPTO et maintien des marques ou prenez rendez-vous.