Que doit contenir un contrat de licence de marque ?

Une marque est une promesse sur l’origine et la qualité des produits. Lorsque vous autorisez quelqu’un d’autre à utiliser votre marque, la loi attend de vous que vous teniez cette promesse à sa place, en contrôlant la qualité de ce qu’il vend sous cette marque. Un contrat de licence de marque (trademark license agreement) qui fait l’impasse sur ce contrôle, ou qui le prévoit sur le papier sans jamais l’exercer, constitue ce que l’on appelle une licence « nue » (naked license), et les tribunaux ont assimilé la concession de licences nues à un abandon de la marque. Tout le reste du contrat, y compris le taux de redevance, passe après. Notre équipe en licences et gestion de portefeuille de propriété intellectuelle rédige les licences en partant de la clause de contrôle de qualité, et voici ce que doit contenir le reste du document.

Pourquoi le contrôle de qualité n’est pas facultatif dans un contrat de licence de marque

Selon le Lanham Act, l’usage d’une marque par une société liée (related company), c’est-à-dire une société dont le titulaire contrôle l’usage, profite au titulaire. C’est ce qui permet de compter les ventes du licencié comme un usage du concédant pour les dépôts de maintien et pour l’antériorité. Cette même disposition explique pourquoi le contrôle doit être réel. Si le concédant ne surveille pas réellement la nature et la qualité des produits sous licence, la marque cesse de signaler une origine constante, et un contestataire peut soutenir que le concédant l’a abandonnée.

Le contrôle n’exige pas une inspection quotidienne. Il exige des normes que le licencié doit respecter, un droit d’inspection ou d’approbation, et la preuve que le concédant a exercé ce droit : échantillons approuvés, rapports périodiques, visites sur site le cas échéant et traces de tout produit refusé. Conservez ces preuves dans le dossier du portefeuille, car l’usage d’un licencié ne pourra étayer votre prochaine déclaration de la section 8 que si le contrôle qui l’encadre peut être démontré, un point traité dans notre article sur l’échéance de la déclaration de la section 8.

Le champ : marques, produits, territoire, canaux et exclusivité

Définissez les marques concédées par leur numéro d’enregistrement et listez précisément les produits et services que le licencié peut vendre sous ces marques. Une licence d’utilisation d’une marque sur des vêtements ne doit pas devenir, par simple silence, une licence pour des parfums. Fixez le territoire et traitez la question des ventes en ligne, car une limite territoriale qui ignore le site web du licencié est un litige en puissance. Précisez si la licence est exclusive, c’est-à-dire que même le concédant ne peut pas utiliser la marque dans ce domaine, unique (sole license), c’est-à-dire que le concédant peut l’utiliser mais aucun autre licencié, ou non exclusive. Décidez si la sous-licence est autorisée et, dans l’affirmative, à quelles conditions et avec quelle approbation.

L’argent : redevances, minimums, déclarations et audit

La plupart des licences prévoient une redevance calculée en pourcentage des ventes nettes, de sorte que la définition des ventes nettes fait l’essentiel du travail : quelles déductions sont admises, comment les retours et les remises sont traités, si les ventes intragroupe sont prises en compte. Ajoutez une redevance minimale annuelle ou un chiffre de ventes minimal si la licence est exclusive, afin qu’un licencié qui n’exploite pas la marque ne puisse pas vous empêcher de l’utiliser ailleurs. Exigez des déclarations périodiques de redevances suffisamment détaillées pour être vérifiées, réservez-vous le droit d’auditer la comptabilité du licencié à intervalles raisonnables, et prévoyez que le licencié prend en charge le coût de l’audit si celui-ci révèle un paiement insuffisant supérieur à un seuil déterminé. Pour les licenciés étrangers, traitez les retenues à la source et la devise de paiement.

Titularité, clientèle et contestation de la marque

Le licencié doit reconnaître que le concédant est titulaire de la marque, que tout usage et toute clientèle attachée à la marque (goodwill) profitent au concédant, et qu’il n’acquiert sur la marque aucun droit au-delà de la licence elle-même. Il doit s’engager à ne pas enregistrer la marque, ni rien qui lui soit similaire au point de prêter à confusion, où que ce soit dans le monde, y compris comme nom de domaine, dénomination sociale ou compte de réseau social, et à transférer tout enregistrement de ce type sur demande. Il doit s’engager à ne pas contester la validité de la marque pendant la durée du contrat. Réglez la question de la titularité des nouvelles marques ou des nouveaux logos que le licencié crée en y intégrant la marque concédée ; sans clause, cette question n’a pas de réponse nette. Notre article sur la chaîne des titres de propriété intellectuelle explique pourquoi ces reconnaissances de titularité comptent lorsque le portefeuille est ensuite cédé ou financé.

Durée, résiliation et suites de la résiliation

Fixez une durée déterminée, avec les éventuelles options de renouvellement et leurs conditions d’exercice. Énumérez les événements qui permettent au concédant de résilier : manquement non réparé après mise en demeure, non-respect des normes de qualité, défaut de paiement, insolvabilité, changement de contrôle du licencié ou contestation de la marque. À la résiliation, le licencié doit cesser d’utiliser la marque, même si une courte période d’écoulement des stocks conformes est courante et raisonnable. Exigez la restitution ou la destruction des supports marketing, le transfert de tout nom de domaine ou compte de réseau social, et le maintien de la confidentialité.

Un point surprend les concédants. Si un concédant se place sous la protection de la loi sur les faillites et rejette le contrat de licence, la Cour suprême a jugé dans l’arrêt Mission Product Holdings v. Tempnology que ce rejet ne prive pas le licencié de son droit de continuer à utiliser la marque. Les licenciés y trouvent un réconfort ; les concédants doivent concevoir les clauses de résiliation du contrat en tenant compte de cette décision.

Défense de la marque, garanties et dossier pratique

Décidez qui peut agir contre les contrefacteurs sur le territoire concédé, qui dirige la procédure, qui paie et comment les sommes obtenues sont partagées. Un licencié exclusif souhaite souvent pouvoir agir si le concédant s’y refuse, et le concédant veut généralement garder la maîtrise de toute action susceptible de mettre l’enregistrement en danger. Prévoyez des garanties d’indemnisation dans les deux sens : du licencié pour la responsabilité du fait des produits et pour son propre comportement, du concédant pour les réclamations selon lesquelles la marque porterait atteinte aux droits d’un tiers sur le territoire. Exigez une assurance lorsque des produits sont en jeu. Les questions de défense de la marque, y compris lorsque le territoire d’un licencié est envahi, sont traitées par notre équipe en défense des marques et procédures devant le TTAB.

Les licences de marque n’ont pas besoin d’être inscrites auprès de l’Office américain des brevets et des marques (USPTO) pour produire effet, et la plupart ne le sont pas. Ce qui mérite attention, c’est le calendrier de maintien : si le licencié est la seule partie à utiliser la marque pour certains produits, les spécimens de la section 8 du concédant proviendront du licencié, et le contrat doit donc obliger le licencié à fournir sur demande des spécimens datés et des preuves de ventes. Notre équipe en renouvellement et maintien des marques intègre cette obligation au calendrier d’échéances.

Si vous vous apprêtez à concéder votre marque sous licence, ou si l’on vous propose une licence pour utiliser celle d’un autre, Capitol Law Partners peut rédiger ou examiner le contrat, avec les clauses de contrôle de qualité, de titularité et de résiliation qui préservent la validité de la marque. Prenez rendez-vous.

Cet article est fourni à titre informatif uniquement et ne constitue pas un avis juridique. Cette communication ne crée aucune relation avocat-client.

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