Quand déposer la déclaration d'usage de la section 8 pour votre marque ?

Un enregistrement de marque américain n’est pas permanent. Il ne survit que si vous déposez dans les délais une déclaration d’usage de la section 8 (Section 8 declaration of use), par laquelle vous attestez sous serment que la marque est toujours utilisée dans le commerce pour les produits et services listés, en l’appuyant d’un spécimen. La première est due entre le cinquième et le sixième anniversaire de votre date d’enregistrement. Vient ensuite une déclaration combinée de la section 8 et demande de renouvellement de la section 9, due entre le neuvième et le dixième anniversaire, puis tous les dix ans. Chaque échéance bénéficie d’un délai de grâce de six mois moyennant une taxe supplémentaire, et une fois ce délai écoulé, l’enregistrement est annulé sans aucun moyen de le rétablir. Notre service de renouvellement et de maintien des marques existe en grande partie parce que cette dernière phrase surprend.

Le calendrier de la déclaration d’usage de la section 8

Comptez à partir de la date d’enregistrement figurant sur votre certificat, et non de la date de dépôt ni de la date de votre premier usage de la marque :

• De la 5e à la 6e année : déclaration d’usage continu de la section 8, généralement combinée avec une déclaration d’incontestabilité de la section 15.
• De la 9e à la 10e année : déclaration combinée de la section 8 et demande de renouvellement de la section 9.
• Ensuite, tous les dix ans : un nouveau dépôt combiné des sections 8 et 9.

Chaque échéance peut être respectée avec un retard maximal de six mois, moyennant une taxe supplémentaire. L’Office américain des brevets et des marques (USPTO) envoie des rappels de courtoisie par e-mail à l’adresse de correspondance figurant au dossier, mais ces rappels parviennent à la personne qui a géré la demande, souvent un ancien salarié ou un ancien cabinet. Considérez le rappel comme un bonus, pas comme un système.

Les enregistrements obtenus par le Protocole de Madrid au titre de la section 66(a) font l’objet d’une déclaration de la section 71, selon un calendrier comparable lié aux dates de l’enregistrement américain et de l’enregistrement international. Le fond est le même : prouver l’usage ou perdre les produits.

Ce que la déclaration doit démontrer

La déclaration est une attestation certifiée selon laquelle la marque est utilisée dans le commerce pour chaque produit et service listé, déposée avec la taxe en vigueur de l’USPTO par classe. Si la marque n’est pas utilisée pour certains éléments, vous les supprimez avant le dépôt. Lister des produits que vous ne vendez plus est le moyen le plus rapide de provoquer un audit post-enregistrement, et une fausse déclaration d’usage faite en connaissance de cause peut ensuite exposer l’enregistrement à une contestation pour fraude.

Deux détails expliquent la plupart des rejets. La déclaration doit être déposée par le titulaire actuel de l’enregistrement ; une déclaration déposée au nom d’une société qui l’a précédé ou d’un fondateur qui a cédé la marque il y a des années est nulle, et si le délai est écoulé lorsque vous vous en apercevez, l’enregistrement est perdu. Et la marque figurant sur le spécimen doit correspondre à la marque telle qu’elle a été enregistrée. Un logo modernisé qui supprime un élément ou modifie le libellé peut ne pas suffire à maintenir l’ancien enregistrement.

Les spécimens acceptés et refusés par l’USPTO

Il vous faut un spécimen par classe, montrant la marque en usage réel :

• Produits : étiquettes, étiquettes volantes, emballages ou photographies du produit lui-même portant la marque, ou une page web qui montre la marque à proximité du produit avec un moyen de le commander.
• Services : publicités, brochures, enseignes ou pages web qui montrent la marque utilisée pour proposer ou fournir les services.

Sont refusés les maquettes, les images retouchées numériquement, les épreuves d’imprimeur et les pages web qui montrent la marque sans moyen d’acheter. Les spécimens tirés de pages web doivent indiquer l’URL et la date de consultation de la page. Tenez systématiquement un dossier daté de spécimens, plutôt que d’en chercher un au onzième mois de la période de dépôt.

Le non-usage excusable

Si la marque n’est temporairement pas utilisée, vous pouvez tout de même déposer une déclaration de la section 8 invoquant un non-usage excusable, mais seulement lorsque l’usage a cessé pour des raisons indépendantes de votre volonté : un embargo commercial, une catastrophe naturelle, une autorisation réglementaire en attente, la maladie d’un entrepreneur individuel. La décision de suspendre un produit, une demande insuffisante ou une hausse des coûts d’approvisionnement relèvent d’un choix commercial et ne sont pas admises. La déclaration doit indiquer quand l’usage a cessé, pourquoi, ce que vous faites pour le reprendre et à quelle date approximative vous prévoyez de le faire.

Associer le dépôt à la section 15 et se préparer à un audit

Si la marque a fait l’objet d’un usage continu pendant cinq années consécutives après l’enregistrement, déposez la déclaration d’incontestabilité de la section 15 dans le même envoi. Elle entraîne une taxe supplémentaire et donne à l’enregistrement une force probante irréfragable face aux attaques les plus courantes, ce que nous expliquons dans notre article sur les avantages de la déclaration de la section 15.

Sachez que l’USPTO contrôle de façon aléatoire les déclarations des sections 8 et 71 qui visent plusieurs produits ou services, et exige la preuve de l’usage pour des éléments supplémentaires. Notre article sur les audits post-enregistrement de l’USPTO explique comment y répondre. En résumé : ne listez que ce que vous vendez, et conservez des spécimens pour chaque élément.

Ce qui se passe si vous manquez l’échéance

Une fois le délai de grâce expiré, l’enregistrement est annulé ou expire. Il n’existe aucune requête en rétablissement, aucune démonstration de retard involontaire qui puisse aider et aucune taxe qui règle le problème. Votre seule voie est une nouvelle demande, examinée depuis le début avec une nouvelle date de dépôt, ce qui signifie que tout tiers ayant déposé une marque similaire entre-temps passe désormais devant vous. Un enregistrement qui était incontestable la veille devient une marque protégée uniquement par des droits de common law.

C’est aussi pourquoi les échéances de renouvellement doivent figurer dans un calendrier d’échéances (docket) dont quelqu’un a la responsabilité, avec le délai de grâce inscrit séparément, et pourquoi les registres de titularité doivent être tenus à jour. Les entreprises qui détiennent plus d’une poignée de marques confient généralement ce calendrier à notre service de gestion de portefeuille de propriété intellectuelle. Et un enregistrement qui expire en plein litige est un cadeau pour la partie adverse ; c’est précisément pour cette raison que notre équipe en défense des marques et procédures devant le TTAB vérifie l’état du maintien avant l’envoi de tout courrier.

Si votre enregistrement approche de son cinquième ou de son neuvième anniversaire, Capitol Law Partners peut confronter chaque produit listé à l’usage actuel, choisir les spécimens et déposer la déclaration de la section 8 avant que la taxe supplémentaire ne s’applique. Prenez rendez-vous.

Cet article est fourni à titre informatif uniquement et ne constitue pas un avis juridique. Cette communication ne crée aucune relation avocat-client.

Cagatay Ersoy. Une stratégie concrète pour les fondateurs, les investisseurs et les entreprises en croissance.

Besoin d’aide sur ce sujet ? Consultez notre page déclaration de la section 8 et renouvellement de marque ou prenez rendez-vous.