Comment réaliser un audit de propriété intellectuelle de votre entreprise

La plupart des entreprises sont incapables de répondre rapidement à trois questions : quelle propriété intellectuelle possédons-nous, est-elle réellement au nom de la société, et quelle est la prochaine échéance ? Un audit de propriété intellectuelle (IP audit) y répond par écrit. Ce n’est pas un avis juridique sur la solidité de chaque actif ; c’est un inventaire, une vérification des titres et un calendrier, dans cet ordre. Les investisseurs le demandent lors de l’audit préalable (due diligence), les acquéreurs le demandent lors d’une acquisition, et un concurrent se charge de trouver les lacunes à votre place si personne d’autre ne le fait. Notre équipe en gestion de portefeuille de propriété intellectuelle réalise cet audit comme première étape avec chaque nouveau client, car toutes les décisions ultérieures dépendent de ce qu’il révèle.

Quand un audit de propriété intellectuelle est rentable

Cinq moments justifient l’effort. Avant une levée de fonds, car la salle de données (data room) devra contenir un inventaire de la propriété intellectuelle et les cessions qui la fondent. Avant une cession ou une fusion, car les déclarations et garanties relatives à la titularité de la propriété intellectuelle engagent personnellement ceux qui les signent. Avant un contrat important de licence ou de distribution, car le cocontractant vérifiera que vous détenez bien ce que vous concédez. Avant d’entrer sur un marché étranger, car les pays qui privilégient le premier déposant récompensent la partie qui dépose en premier. Et après le départ d’un fondateur ou d’un développeur principal, car cette personne a pu emporter la titularité d’un actif sans que personne ne s’en rende compte.

Étape 1 : dresser l’inventaire

Commencez par un tableur à quatre onglets.

Marques : chaque marque enregistrée, chaque demande en cours et chaque nom, logo, slogan et nom de produit non enregistré mais utilisé, avec le numéro d’enregistrement, le titulaire inscrit, les produits et services couverts et les pays. Incluez les marques que vous n’utilisez plus ; elles devront peut-être être retirées du prochain dépôt de maintien.

Droits d’auteur : logiciels et code source, contenu du site web, supports marketing, manuels de produits, photographies, contenus de formation et tout ce qui a été enregistré auprès du Copyright Office. Notez qui a créé chaque élément et en vertu de quel contrat.

Secrets d’affaires et informations confidentielles : formules, listes de clients, modèles de tarification, procédés et mesures qui les protègent. La loi ne protège un secret d’affaires que si vous avez pris des mesures raisonnables pour en préserver la confidentialité : l’audit consigne donc les mesures, et pas seulement le secret. Notre équipe en protection du secret des affaires précise ce qui est considéré comme raisonnable.

Noms de domaine et comptes de réseaux sociaux : chaque nom de domaine, le bureau d’enregistrement, le titulaire inscrit, la date de renouvellement et la personne qui contrôle les identifiants. Les comptes de réseaux sociaux ne relèvent pas de la propriété intellectuelle au sens juridique, mais en perdre un nuit autant à une marque que la perte d’un enregistrement. Les brevets, si vous en avez, figurent dans un cinquième onglet, avec le concours d’un conseil en brevets.

Étape 2 : vérifier la titularité et la chaîne des titres

C’est ici que les audits découvrent les problèmes. Comparez le titulaire inscrit de chaque enregistrement avec la dénomination sociale actuelle de la société. Retracez ensuite la façon dont chaque actif est parvenu à la société. Le fondateur a-t-il déposé la marque à titre personnel avant la constitution de la société ? Un graphiste indépendant a-t-il créé le logo, et le contrat prévoyait-il sa cession ? Un développeur externe a-t-il écrit le cœur du logiciel, et le contrat contient-il une cession actuelle du droit d’auteur (present assignment) ? La société a-t-elle changé de nom ou fusionné, et le changement a-t-il été inscrit auprès de l’Office américain des brevets et des marques (USPTO) ?

Chaque rupture de la chaîne est un défaut qu’un acquéreur intégrera dans son prix et qu’un adversaire exploitera. Notre article sur la titularité de la propriété intellectuelle de votre entreprise explique les règles par défaut à l’origine de ces lacunes et la façon d’y remédier par des cessions confirmatives.

Étape 3 : contrôler les échéances et les statuts

Pour chaque marque, notez la fenêtre de la section 8, la fenêtre du renouvellement combiné des sections 8 et 9, et les délais de grâce de six mois. Pour chaque demande en cours, notez toute échéance de réponse à une office action en suspens et, pour les dépôts fondés sur l’intention d’usage, l’échéance de la déclaration d’usage (statement of use). Pour les enregistrements étrangers, notez la date de renouvellement et toute exigence locale d’usage. Pour les noms de domaine, la date d’expiration et l’état du renouvellement automatique. Vérifiez ensuite que chaque date relève de la responsabilité d’une personne et que l’adresse de correspondance auprès de l’USPTO renvoie à une personne actuellement en poste. Le fonctionnement est détaillé dans notre article sur le suivi des échéances de propriété intellectuelle ; le rôle de l’audit est de trouver les dates qui y manquent. Lorsque des dépôts sont nécessaires côté marques, notre équipe en renouvellement et maintien des marques prend le relais.

Étape 4 : examiner les licences et les droits des tiers

Rassemblez tous les contrats qui touchent à la propriété intellectuelle, dans un sens comme dans l’autre. Licences entrantes : licences de logiciels, composants open source intégrés à votre code et leurs conditions de licence, images de banques d’images, polices de caractères et marques sous licence que vous exploitez. Licences sortantes : contrats de distribution et de revente, accords de co-marquage (co-branding), accords de franchise ou de licence, et tout contrat client qui cède de la propriété intellectuelle au client. Pour chaque licence de marque sortante, vérifiez qu’elle contient des clauses de contrôle de qualité et que quelqu’un les applique réellement, car une licence sans contrôle peut être assimilée à un abandon de la marque. Examinez les accords de confidentialité conclus avec les salariés et les prestataires, et vérifiez que les contrats de travail comportent des clauses de cession des inventions et des œuvres.

Étape 5 : repérer les lacunes et établir le plan

Une fois l’inventaire, les titres et le calendrier en main, les lacunes sont généralement évidentes : un nom de produit phare utilisé mais jamais enregistré ; un enregistrement qui couvre des produits que vous ne vendez plus ; un logo redessiné qui ne correspond plus à la marque enregistrée ; un marché étranger clé sans aucun dépôt ; le code d’un prestataire sans cession ; un nom de domaine enregistré au nom d’un ancien salarié. Classez-les selon le chiffre d’affaires menacé et le coût de la correction, puis transformez ce classement en budget de dépôts et de régularisation pour l’année à venir.

Le résultat est un inventaire de la propriété intellectuelle que vous pouvez remettre aux avocats d’un investisseur, une liste d’actions avec des responsables et des dates, et un calendrier d’échéances qui survivra aux personnes qui l’ont construit. Renouvelez l’audit chaque année ou à chacun des cinq événements déclencheurs décrits plus haut ; un portefeuille se périme plus vite que la plupart des titulaires ne le pensent.

Si vous avez besoin d’une vision claire de ce que possède votre entreprise avant une levée de fonds, une cession ou un lancement à l’étranger, Capitol Law Partners peut réaliser l’audit de propriété intellectuelle et traduire ses conclusions en un plan de dépôts et de régularisation. Prenez rendez-vous.

Cet article est fourni à titre informatif uniquement et ne constitue pas un avis juridique. Cette communication ne crée aucune relation avocat-client.

Cagatay Ersoy. Une stratégie concrète pour les fondateurs, les investisseurs et les entreprises en croissance.

Besoin d’aide sur ce sujet ? Consultez notre page audit et gestion de portefeuille de propriété intellectuelle ou prenez rendez-vous.