Radiation ou réexamen de marque : quelle requête déposer ?

Un enregistrement qui bloque votre demande ne vaut que par l’usage qui le fonde. Si le titulaire n’a jamais vendu les produits listés aux États-Unis, une requête en radiation de marque (expungement) peut retirer ces produits de l’enregistrement sans la moindre déposition. Si les produits ont été vendus, mais pas à la date à laquelle le titulaire a déclaré sous serment qu’ils l’étaient, le réexamen (reexamination) remplit la même fonction. Il s’agit de deux procédures ex parte créées par le Trademark Modernization Act de 2020, et ce sont les premiers outils qu’envisage l’équipe de Capitol Law Partners en défense des marques et requêtes en radiation lorsqu’un enregistrement opposé semble vide.

La différence entre les deux se résume à une question : la marque a-t-elle jamais été utilisée pour ces produits, ou n’était-elle simplement pas utilisée à la date pertinente ? Cette réponse, ajoutée à l’ancienneté de l’enregistrement, vous indique quelle requête déposer.

Pourquoi le Trademark Modernization Act a créé ces requêtes

Pendant des années, le registre s’est rempli d’enregistrements visant des produits que personne ne vendait. Beaucoup provenaient de déposants étrangers qui avaient obtenu l’enregistrement aux États-Unis sans prouver d’usage, et certains dépôts fondés sur l’usage reposaient sur des spécimens falsifiés. Pour les faire disparaître, il fallait une action en annulation complète devant la Commission de première instance et d’appel des marques (Trademark Trial and Appeal Board), avec échange de preuves, témoignages et mémoires. Les déposants renonçaient souvent et choisissaient un autre nom.

La radiation et le réexamen ont changé la donne. Le requérant présente des preuves de non-usage, le directeur de l’Office américain des brevets et des marques (USPTO) décide d’ouvrir ou non la procédure, et à partir de ce moment l’affaire se joue entre l’USPTO et le titulaire. Le requérant paie une taxe par classe, puis se retire.

La radiation de marque : la marque n’a jamais été utilisée

La radiation s’applique lorsque la marque n’a jamais été utilisée dans le commerce pour tout ou partie des produits ou services listés. Elle peut être demandée entre le troisième et le dixième anniversaire de la date d’enregistrement. La cible typique est un enregistrement obtenu au titre de la section 44(e) sur la base d’un enregistrement étranger, ou de la section 66(a) par le Protocole de Madrid, car ces titulaires n’étaient pas tenus de démontrer un usage aux États-Unis avant l’enregistrement. Un enregistrement fondé sur l’usage peut également être radié si l’usage revendiqué n’a jamais eu lieu.

« Jamais » est le mot décisif. Si le titulaire a vendu les produits une seule fois, même brièvement, la radiation échoue pour ces produits et votre recours devient une action en annulation pour abandon, que nous examinons dans notre article sur les motifs d’annulation d’une marque.

Le réexamen : la marque n’était pas utilisée à la date pertinente

Le réexamen ne s’applique qu’aux enregistrements délivrés sur la base de l’usage au titre de la section 1. La question est de savoir si la marque était utilisée dans le commerce pour les produits listés à la date pertinente. Pour une demande déposée sur la base de l’usage, il s’agit de la date de dépôt. Pour une demande fondée sur l’intention d’usage (intent-to-use), il s’agit de la date à laquelle le déposant a déposé sa modification alléguant l’usage (amendment to allege use) ou de la fin du délai de dépôt de la déclaration d’usage (statement of use). Une requête en réexamen doit être déposée dans les cinq premières années suivant l’enregistrement.

Le réexamen convient lorsqu’un titulaire a lancé son produit tardivement, a revendiqué l’usage pour toute une gamme alors qu’un seul article était en vente, ou a déposé un spécimen qui était une maquette plutôt qu’une photographie de produits dans le commerce.

Le contenu de la requête

L’USPTO attend une enquête raisonnable, pas une intuition. Pour chaque produit ou service contesté, la requête comprend une déclaration certifiée qui décrit ce que vous avez recherché et ce que vous avez trouvé, avec les preuves jointes. Une enquête raisonnable comprend généralement :

• Des recherches sur le site web du titulaire, sur les places de marché en ligne et dans les boutiques d’applications.
• Les versions archivées de ces pages sur la période pertinente.
• Les annuaires professionnels, les listes de distributeurs et les sources sectorielles.
• La vérification des registres des sociétés tenus par les États et, si nécessaire, une tentative d’achat des produits par un enquêteur.

Une seule recherche Google infructueuse ne suffit pas. Le directeur n’ouvre la procédure que si les preuves établissent un commencement de preuve (prima facie case) du non-usage pour les produits contestés, et une requête trop mince est tout simplement rejetée, sans recours. La même enquête alimente aussi votre dossier de recherche d’antériorités et de disponibilité de marque, car elle vous indique le risque réel que représente la marque opposée.

Ce qui se passe après l’ouverture de la procédure

Si le directeur ouvre la procédure, l’USPTO adresse au titulaire une notification (office action) exigeant la preuve de l’usage pour chaque produit contesté ou, pour la radiation, la preuve d’un non-usage excusable. Le titulaire peut aussi choisir de supprimer les produits. À la date de rédaction, le délai de réponse est court, généralement trois mois avec une prolongation possible moyennant une taxe, de sorte que les titulaires qui ignorent le courrier de l’USPTO perdent rapidement. Si le titulaire ne répond pas, ou si ses preuves sont insuffisantes, les produits contestés sont supprimés de l’enregistrement. Si tous les produits listés tombent, l’enregistrement est annulé.

Le titulaire peut faire appel d’une décision défavorable devant la Commission, puis devant le Federal Circuit. Le requérant ne joue plus aucun rôle : c’est la contrepartie d’une procédure sans échange de preuves.

Choisir entre radiation, réexamen et annulation

Posez-vous les questions dans cet ordre. L’enregistrement a-t-il entre trois et dix ans, et les produits n’ont-ils jamais été vendus ? La radiation. A-t-il moins de cinq ans, est-il fondé sur l’usage, et les produits n’étaient-ils pas en vente à la date de dépôt ou d’usage ? Le réexamen. Votre grief va-t-il au-delà du non-usage, jusqu’à l’antériorité, au caractère descriptif, à la fraude ou à l’abandon après un usage réel ? Seule une action en annulation devant la Commission permet de traiter ces questions.

Deux points encore. Une fois que l’USPTO a conclu une procédure de radiation ou de réexamen sur des produits donnés, aucune nouvelle requête du même type ne peut être formée sur ces mêmes produits : déposez donc une seule fois, avec tout ce dont vous disposez. Et un titulaire visé par l’une de ces requêtes doit vérifier immédiatement son propre dossier de maintien ; la preuve d’usage nécessaire pour se défendre dans un réexamen est la même que celle qu’exigera sa prochaine déclaration de la section 8, que nous décrivons dans notre article sur l’échéance de la déclaration de la section 8. Les titulaires qui tiennent ces preuves à jour, par exemple grâce à notre service de renouvellement et de maintien des marques, perdent rarement des produits qu’ils vendent réellement.

Si un enregistrement qui semble inexploité bloque votre demande, Capitol Law Partners peut mener l’enquête, choisir la bonne requête et préparer les preuves que le directeur s’attend à voir. Prenez rendez-vous.

Cet article est fourni à titre informatif uniquement et ne constitue pas un avis juridique. Cette communication ne crée aucune relation avocat-client.

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Besoin d’aide sur ce sujet ? Consultez notre page radiation, réexamen et procédures devant le TTAB ou prenez rendez-vous.