Faut-il d'abord envoyer une mise en demeure pour contrefaçon de marque ?

Une mise en demeure pour contrefaçon de marque (cease and desist letter) coûte une fraction du prix d’un procès et met fin à un nombre étonnant de litiges en une semaine. Elle offre aussi au destinataire un choix que vous n’aviez pas l’intention de lui donner : cesser, négocier, vous ignorer, ou vous assigner le premier devant le tribunal de son choix. Avant qu’un courrier ne quitte notre équipe en défense des marques, nous vérifions si la position de l’expéditeur est assez solide pour résister à chacune de ces réactions.

La mise en demeure est un outil, pas un réflexe. Voici comment décider de l’utiliser, ce qu’il faut y mettre et que faire lorsque c’est vous qui la recevez.

À quoi sert une mise en demeure pour contrefaçon de marque

Un courrier bien rédigé remplit quatre fonctions. Il informe le destinataire de vos droits, ce qui compte plus tard si vous devez démontrer une contrefaçon délibérée (willful infringement). Il décrit le comportement que vous contestez avec assez de précision pour que le destinataire sache ce qu’il doit changer. Il énonce ce que vous demandez : cesser d’utiliser la marque, retirer une demande, transférer un nom de domaine, changer de nom dans un délai déterminé. Et il fixe une date limite de réponse.

Ce qu’il ne peut pas faire, c’est contraindre qui que ce soit. Une mise en demeure n’a exactement que la force du procès ou de la procédure devant le TTAB qui la soutient. Si vous n’engageriez jamais réellement de poursuites, le destinataire s’en rendra souvent compte.

Vérifiez votre propre position avant tout envoi

Le premier réflexe du destinataire sera de consulter votre enregistrement et d’y chercher des faiblesses. Faites-le donc avant lui. Vérifiez que l’enregistrement est en vigueur et que vos déclarations de la section 8 sont à jour. Vérifiez que vous avez utilisé la marque avant le destinataire ; s’il bénéficie de l’antériorité, votre courrier est une invitation à déposer une requête en annulation contre vous. Appliquez honnêtement les facteurs du risque de confusion : similitude des marques, lien entre les produits, circuits de distribution, degré d’attention des consommateurs, force de votre marque et cas éventuels de confusion réelle. Un courrier qui exagère une prétention fragile ressemble à du bluff, et le bluff finit toujours par être découvert.

Si vous n’avez pas enregistré votre marque, vous disposez tout de même de droits de common law dans la zone où vous l’utilisez, mais le courrier aura moins de poids et le destinataire pourrait se précipiter pour déposer sa propre demande. Notre équipe en recherche d’antériorités de marque peut cartographier les droits concurrents avant que vous ne vous engagiez.

Les risques que crée une mise en demeure

Trois d’entre eux méritent chacun un paragraphe.

Le jugement déclaratoire. Un courrier qui menace d’une action en justice peut faire naître un litige réel et actuel (actual controversy), ce qui permet au destinataire d’agir le premier en demandant à un tribunal de déclarer qu’il ne commet aucune contrefaçon. Vous plaidez alors dans son district, selon son calendrier. Un ton plus mesuré réduit ce risque, mais aussi la force du courrier ; le bon équilibre dépend de l’identité du destinataire.

La contre-attaque. Un destinataire qui en a les moyens examinera votre enregistrement à la recherche d’un motif d’annulation : non-usage pour certains produits listés, libellé trop large, problème de spécimen, abandon d’une gamme de produits. S’il en trouve un, vous risquez de devoir défendre votre enregistrement au lieu de le faire respecter. Nous expliquons ces motifs dans notre article sur les actions en annulation de marque.

La publicité. Les courriers adressés à des petites entreprises et à des particuliers finissent parfois en ligne. Une exigence brutale envers un destinataire qui suscite la sympathie peut coûter davantage en réputation que la contrefaçon ne coûtait en ventes. Le ton compte.

Ce qu’il faut mettre dans le courrier, et ce qu’il faut en exclure

Indiquez vos numéros d’enregistrement, les produits et services couverts, la date de premier usage, une description simple de l’usage fait par le destinataire et une liste précise de ce que vous demandez, avec les délais. Proposez une porte de sortie : une période de retrait progressif, un accord de coexistence limité à certains produits, ou une licence si cela convient à votre activité. Réservez vos droits.

Excluez les menaces que vous ne mettrez pas à exécution, la revendication de droits que vous ne détenez pas et tout ce qui ressemble à une demande d’argent non étayée par les faits. Ne joignez pas de projet d’assignation si vous n’êtes pas prêt à le déposer. Et fixez un délai réaliste : un délai de réponse de deux semaines est courant, et un délai trop court traduit l’impatience plutôt que la force.

Quand se passer du courrier et engager directement une procédure

Certaines situations exigent d’agir sans prévenir. Si une demande conflictuelle a été publiée et que le délai d’opposition approche, déposez d’abord l’acte d’opposition ou une demande de prolongation, puis négociez ; la procédure est décrite dans notre article sur l’opposition à une demande de marque. Si le destinataire vend des articles de contrefaçon, un courrier ne fera que l’inciter à déplacer son stock, et une demande de retrait sur la plateforme ou une action fédérale pour contrefaçon de marque (counterfeiting) constitue la bonne entrée en matière. Si le destinataire a ignoré deux courriers précédents, un troisième ne fonctionnera pas. Pour les litiges en droit d’auteur et en secrets d’affaires, où le calcul est différent, consultez notre article sur le moment opportun pour envoyer une mise en demeure en cas d’atteinte. Et si le problème porte sur un nom de domaine, une plainte UDRP peut être plus rapide qu’un échange de courriers, un point que nous abordons dans notre article sur la récupération d’un nom de domaine par une plainte UDRP.

Si c’est vous qui avez reçu la mise en demeure

Ne l’ignorez pas, et ne répondez pas le jour même. Inscrivez l’échéance à votre calendrier. Vérifiez que l’expéditeur détient réellement ce qu’il revendique : le numéro d’enregistrement, son statut, les produits listés et la date de premier usage de l’expéditeur par rapport à la vôtre. Recherchez les faiblesses décrites plus haut, car ce sont vos moyens de défense. Décidez ensuite s’il faut vous conformer, négocier une issue plus limitée ou contester. De nombreux litiges se règlent par un accord de coexistence ou par une modification modeste d’un logo ou d’une description de produit, qui coûte bien moins que le budget contentieux de l’une ou l’autre partie.

Si le courrier menace d’un procès et que la prétention de l’expéditeur est fragile, engager vous-même une action en jugement déclaratoire peut vous permettre de choisir le tribunal. C’est une démarche sérieuse, à entreprendre avec l’aide de notre équipe en contentieux et règlement des litiges de propriété intellectuelle.

Que vous rédigiez une mise en demeure pour contrefaçon de marque ou que vous cherchiez comment y répondre, Capitol Law Partners peut évaluer les droits des deux parties avant que vous ne preniez position. Prenez rendez-vous.

Cet article est fourni à titre informatif uniquement et ne constitue pas un avis juridique. Cette communication ne crée aucune relation avocat-client.

Cagatay Ersoy. Une stratégie concrète pour les fondateurs, les investisseurs et les entreprises en croissance.

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