Quand engager une action en annulation de marque devant le TTAB ?

Le cinquième anniversaire d’un enregistrement est la date qui compte. Avant cette date, une action en annulation de marque (trademark cancellation proceeding) peut se fonder sur tout motif qui aurait empêché l’enregistrement de la marque au départ. Après cette date, la section 14 du Lanham Act vous limite à une courte liste, principalement le caractère générique, l’abandon, la fraude et la fonctionnalité. Lorsqu’un enregistrement vous barre la route, le premier élément à vérifier est donc sa date d’enregistrement, et le second, la preuve que la marque est réellement utilisée ou non. L’équipe de Capitol Law Partners en annulation de marques et procédures devant le TTAB commence chaque dossier par ces deux faits.

Une requête en annulation est déposée devant la Commission de première instance et d’appel des marques (Trademark Trial and Appeal Board, TTAB), et non devant un tribunal. La Commission décide si l’enregistrement doit rester inscrit au registre, et rien de plus. Elle ne peut pas ordonner au titulaire de cesser d’utiliser la marque ni de verser des dommages-intérêts. Si vous avez besoin de ces mesures, l’annulation n’est qu’un élément d’une stratégie plus large qui peut inclure une action fondée sur le Lanham Act devant un tribunal fédéral.

À quoi sert une action en annulation de marque

La plupart des requêtes en annulation sont déposées pour l’une de trois raisons. Un enregistrement est opposé à votre propre demande, et vous devez le faire disparaître pour obtenir l’enregistrement. Un titulaire vous a adressé une mise en demeure, et vous voulez attaquer le fondement de sa réclamation. Ou bien vous êtes déjà en litige, et une demande reconventionnelle en annulation vous ouvre un second front.

Le requérant doit démontrer son droit d’agir : un intérêt réel dans l’issue de la procédure et une croyance raisonnable en un préjudice. Une demande refusée sur le fondement de cet enregistrement suffit généralement. Il en va de même d’un usage antérieur d’une marque similaire pour des produits connexes.

Les motifs invocables pendant les cinq premières années

Pendant cette période, vous pouvez invoquer tout motif qui aurait fait obstacle à l’enregistrement. En pratique, il s’agit de :

• L’antériorité et le risque de confusion : vous avez utilisé ou enregistré en premier une marque similaire au point de prêter à confusion.
• Le caractère simplement descriptif, ou le fait que la marque soit essentiellement un nom de famille ou descriptive d’une provenance géographique.
• La dilution d’une marque célèbre.
• L’absence d’intention sincère d’utiliser la marque au moment du dépôt de la demande.
• L’absence d’usage de la marque à la date où une demande fondée sur l’usage affirmait qu’elle était utilisée.

L’antériorité est au cœur de la plupart de ces affaires. Vous aurez besoin de preuves datées de votre premier usage dans le commerce : factures, publicités datées, pages web archivées, documents d’expédition. Le titulaire bénéficie de sa date de dépôt, qui vaut premier usage par présomption légale (constructive use) : votre usage doit donc être antérieur à ce dépôt, et pas seulement à l’enregistrement.

Les motifs invocables après cinq ans

Une fois passé le cinquième anniversaire de l’enregistrement, le risque de confusion et le caractère descriptif ne peuvent plus être invoqués, et une déclaration d’incontestabilité de la section 15 rend cette situation définitive, y compris en contentieux. Restent les motifs suivants :

• Le caractère générique : la marque est devenue le nom commun des produits.
• L’abandon : l’usage a cessé sans intention de le reprendre.
• La fraude : le titulaire a sciemment fait une déclaration fausse et substantielle à l’USPTO pour obtenir ou maintenir l’enregistrement.
• La fonctionnalité : la caractéristique revendiquée est essentielle à l’usage du produit ou influe sur son coût ou sa qualité.
• La tromperie sur l’origine des produits, ainsi qu’un motif plus récent, issu du Trademark Modernization Act, qui vise les marques jamais utilisées dans le commerce.

La fraude est souvent invoquée et rarement prouvée. Vous devez démontrer que le titulaire avait l’intention de tromper l’USPTO, et pas seulement qu’une déclaration s’est révélée inexacte. Un spécimen négligé ou une liste de produits trop large ne constitue pas, à lui seul, une fraude. Notre article sur l’incontestabilité de la section 15 explique quelles attaques survivent à ce dépôt et lesquelles ne lui survivent pas.

Prouver l’abandon

L’abandon est le motif le plus utile après cinq ans, car de nombreux enregistrements visent des produits qui ont discrètement disparu. La loi fait de trois années consécutives de non-usage une présomption d’abandon (prima facie evidence). Une fois ces trois années démontrées, la charge de la preuve passe au titulaire, qui doit prouver soit la poursuite de l’usage, soit une intention de reprendre l’usage qui existait pendant l’interruption.

Les preuves proviennent des propres documents du titulaire et de sources publiques : l’absence du produit sur son site web et dans ses catalogues, des pages web archivées au fil du temps, des déclarations de distributeurs, la presse spécialisée et des tentatives d’achat d’enquêteurs qui échouent. Un usage symbolique (token use) organisé pour conserver un enregistrement ne compte pas, et le vague espoir d’une relance un jour ne constitue pas une intention de reprendre l’usage.

Si l’enregistrement vise plusieurs produits et que seuls certains sont tombés en sommeil, vous pouvez demander une annulation partielle pour ces éléments. C’est souvent tout ce qu’il faut pour libérer la voie à votre propre demande.

Le déroulement de la requête et de la procédure

La requête est déposée par le système ESTTA, accompagnée de la taxe de la Commission pour chaque classe contestée. Le titulaire doit répondre avant la date fixée dans l’ordonnance d’ouverture, faute de quoi une décision par défaut peut être rendue. L’affaire suit ensuite le même parcours qu’une opposition : conférence sur l’échange de preuves, communications initiales, échange de preuves écrites et dépositions, périodes de témoignage, mémoires et décision d’une formation de juges administratifs spécialisés en marques. Ce déroulement est décrit dans notre article sur l’opposition à une demande de marque ; la seule différence est que vous attaquez un enregistrement plutôt qu’une demande.

Attendez-vous à une demande reconventionnelle. Un titulaire qui détient lui-même un enregistrement opposable à votre marque l’utilisera souvent. Avant de déposer, examinez les points faibles de vos propres enregistrements, y compris la tenue à jour de vos déclarations de la section 8.

Les voies moins coûteuses à vérifier d’abord

Une action en annulation complète implique un échange de preuves et peut durer longtemps. Si votre seul grief est que la marque n’a jamais été utilisée, ou qu’elle ne l’était pas à la date revendiquée par le titulaire, une requête ex parte en radiation (expungement) ou en réexamen (reexamination) peut suffire, sans aucune procédure contradictoire. Nous comparons les deux dans notre article radiation ou réexamen d’une marque. Et si le titulaire est une petite entreprise qui est passée à autre chose, un courrier demandant une renonciation volontaire ou un accord de consentement peut régler l’affaire en quelques semaines. Si vous n’avez pas encore déposé votre propre demande, la stratégie d’enregistrement de marque doit être définie en même temps que l’annulation, et non après.

Si un enregistrement bloque votre marque, Capitol Law Partners peut vérifier sa date d’enregistrement, enquêter sur son usage et recommander la procédure la plus ciblée pour lever l’obstacle. Prenez rendez-vous.

Cet article est fourni à titre informatif uniquement et ne constitue pas un avis juridique. Cette communication ne crée aucune relation avocat-client.

Cagatay Ersoy. Une stratégie concrète pour les fondateurs, les investisseurs et les entreprises en croissance.

Besoin d’aide sur ce sujet ? Consultez notre page annulation de marques et défense devant le TTAB ou prenez rendez-vous.