Comment former une opposition à une demande de marque devant le TTAB ?

Le délai commence à courir le jour où l’Office américain des brevets et des marques (USPTO) publie une demande à l’Official Gazette. À compter de cette date, vous disposez de 30 jours pour former une opposition à une demande de marque ou pour demander un délai supplémentaire ; si vous ne faites ni l’un ni l’autre, la marque poursuit son chemin vers l’enregistrement. L’USPTO ne vous prévient pas. Le seul moyen de savoir qu’une marque conflictuelle a été publiée est de surveiller les publications, et c’est pourquoi la plupart des titulaires de marques qui font appel à notre équipe en défense des marques et procédures d’opposition devant le TTAB commencent par un service de surveillance plutôt que par un dépôt.

Une opposition est une procédure devant la Commission de première instance et d’appel des marques (Trademark Trial and Appeal Board, TTAB). Elle est tranchée sur dossier écrit par des juges administratifs spécialisés en marques, et la seule question posée est de savoir si la demande doit être enregistrée. La Commission ne peut ni interdire à quiconque d’utiliser une marque, ni accorder de dommages-intérêts. Gardez cette limite à l’esprit dès le premier jour, car elle détermine ce qu’une opposition peut obtenir.

Quand former une opposition à une demande de marque

Le délai de 30 jours court à compter de la date de publication imprimée dans l’Official Gazette. Pendant ce délai, vous pouvez déposer un acte d’opposition (notice of opposition) ou une demande de prolongation de délai. La première prolongation est accordée de manière systématique, et les suivantes peuvent porter la durée totale à 180 jours à compter de la publication, mais elles exigent un motif valable (good cause) ou le consentement écrit du déposant. Les prolongations sont utiles lorsque vous souhaitez envoyer une mise en demeure et négocier avant de vous engager dans une procédure, mais chaque demande de prolongation a sa propre échéance, et en manquer une met fin à votre droit de former opposition.

Si la demande n’a pas encore été publiée, la lettre de protestation (letter of protest) est une option moins coûteuse. Vous soumettez des preuves pertinentes pour l’enregistrabilité, comme votre enregistrement antérieur, et l’USPTO décide s’il les transmet à l’examinateur. Vous ne participez plus à la suite. Une lettre de protestation déposée avant la publication peut aboutir à un refus qui rend l’opposition inutile : vérifiez donc le statut de la demande avant de choisir l’outil à utiliser. Notre travail de recherche d’antériorités et d’avis de disponibilité de marque fait souvent apparaître des demandes en cours précisément à ce stade.

Qui a qualité pour agir, et sur quels motifs

Vous devez avoir un intérêt réel dans l’issue de la procédure et une croyance raisonnable que l’enregistrement vous porterait préjudice. Être titulaire d’un enregistrement antérieur, ou avoir utilisé antérieurement une marque similaire pour des produits connexes, en constitue le fondement habituel. Un concurrent qui ne possède aucune marque peut tout de même avoir qualité pour agir sur certains motifs, comme le caractère descriptif, s’il a un besoin commercial d’utiliser le terme.

Les motifs découlent du Lanham Act. Les plus courants sont :

• Le risque de confusion avec une marque que vous avez utilisée ou enregistrée en premier.
• Le caractère simplement descriptif, ou générique, du terme dont l’enregistrement est demandé.
• La dilution d’une marque célèbre par brouillage ou ternissement.
• L’absence d’intention sincère d’utiliser la marque au moment du dépôt de la demande.
• La fraude commise envers l’USPTO dans la demande.

L’antériorité tranche la plupart des litiges fondés sur le risque de confusion. Si le déposant a utilisé sa marque avant que vous n’utilisiez la vôtre, votre opposition échouera probablement, même si les marques sont presque identiques. Rassemblez votre preuve d’usage datée la plus ancienne avant d’invoquer quoi que ce soit.

Ce qui se passe après le dépôt de l’acte d’opposition

L’acte est déposé par le système ESTTA de la Commission et doit énoncer chaque motif avec suffisamment de faits pour l’étayer. La Commission rend ensuite une ordonnance d’ouverture (institution order) qui fixe le calendrier complet. Le déposant dispose d’un délai déterminé pour répondre et peut former une demande reconventionnelle en annulation de votre propre enregistrement, ce qui est une bonne raison d’évaluer les points faibles de votre enregistrement avant de déposer.

Le calendrier se déroule par étapes :

1. Une conférence entre les parties sur l’échange de preuves, suivie des communications initiales.
2. L’échange de preuves (discovery) : questionnaires écrits, demandes de documents, demandes d’aveux et dépositions, selon le calendrier de la Commission.
3. Les communications relatives aux experts et les communications préalables au procès.
4. Les périodes de témoignage, pendant lesquelles chaque partie produit ses preuves par déclaration ou par déposition, et ses documents par voie de notices of reliance.
5. Les mémoires, une audience de plaidoiries facultative et une décision écrite.

Il n’y a pas de procès avec audition des témoins. Les juges lisent le dossier et les mémoires. Les preuves que vous n’avez pas produites pendant votre période de témoignage ne sont pas prises en compte, ce qui piège les parties qui traitent l’opposition comme une mise en demeure assortie d’un numéro de dossier. La partie perdante peut faire appel devant le Federal Circuit sur la base du dossier, ou engager une action civile devant un tribunal fédéral de district, où de nouvelles preuves sont admises.

Transaction et solutions plus rapides

La plupart des oppositions se terminent par une transaction. Un accord de coexistence, une modification qui restreint les produits du déposant ou un retrait avec consentement règle le conflit sans décision. La Commission suspend la procédure pendant les négociations. Réfléchissez bien avant de signer un accord de coexistence, car une clause qui semblait anodine au moment de la signature peut, des années plus tard, bloquer votre propre extension à de nouveaux produits ou territoires.

Si les deux parties veulent une décision sans procès complet, la procédure de règlement accéléré (Accelerated Case Resolution) leur permet de convenir d’un calendrier plus court et d’un dossier comparable à celui d’un jugement sommaire. Elle convient aux affaires où les faits ne sont pas sérieusement contestés et où la question est d’ordre juridique, par exemple savoir si deux marques sont similaires au point de prêter à confusion.

Les erreurs fréquentes qui font échouer une opposition

La première consiste à déposer sans vérifier l’antériorité. La deuxième consiste à invoquer tous les motifs disponibles au lieu des deux que vous pouvez prouver, car les demandes fragiles coûtent du temps d’échange de preuves et de la crédibilité. La troisième, plus discrète, consiste à laisser expirer votre propre enregistrement en cours de procédure : une demande reconventionnelle ou une déclaration de la section 8 non déposée peut vous laisser sans marque à invoquer. Quant à l’envoi d’une mise en demeure agressive avant d’avoir confirmé votre position, il peut inciter le déposant à vous assigner le premier devant le tribunal de son choix, un risque que nous examinons dans notre article sur les risques d’une mise en demeure en matière de marques.

Enfin, rappelez-vous qu’obtenir gain de cause dans une opposition empêche l’enregistrement de la marque. Cela ne la retire pas du marché. Si le déposant continue de l’utiliser, il vous faudra une action devant un tribunal fédéral, et si la marque est déjà enregistrée au moment où vous agissez, c’est une action en annulation de marque qu’il faudra envisager.

Si une marque conflictuelle vient d’être publiée, ou si vous avez reçu un acte d’opposition visant votre propre demande, Capitol Law Partners peut examiner la date de publication, vos preuves d’antériorité et les motifs les plus solides avant l’expiration du délai. Prenez rendez-vous.

Cet article est fourni à titre informatif uniquement et ne constitue pas un avis juridique. Cette communication ne crée aucune relation avocat-client.

Cagatay Ersoy. Une stratégie concrète pour les fondateurs, les investisseurs et les entreprises en croissance.

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