Comment une plainte UDRP permet-elle de récupérer un nom de domaine ?

Quelqu’un a enregistré votremarque.com, ou une variante mal orthographiée, et y affiche des publicités ou redirige les visiteurs vers un concurrent. Vous n’avez pas besoin d’intenter un procès. Une plainte UDRP, déposée en vertu des Principes directeurs régissant le règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (Uniform Domain-Name Dispute-Resolution Policy) que tout bureau d’enregistrement de .com, .net, .org et de la plupart des autres domaines génériques de premier niveau s’engage à appliquer, peut aboutir au transfert du nom de domaine à votre profit en quelques mois, sur dossier écrit. La difficulté tient à la charge de la preuve : vous devez établir les trois conditions des Principes directeurs, et c’est sur la troisième, la mauvaise foi, que la plupart des plaintes échouent. L’équipe de Capitol Law Partners en défense des marques et litiges relatifs aux noms de domaine considère le dossier de preuves comme l’affaire tout entière, car c’est bien le cas.

Ce qu’une plainte UDRP peut vous apporter

Deux mesures seulement : le transfert du nom de domaine à votre profit, ou la radiation de son enregistrement. Ni dommages-intérêts, ni remboursement des frais, ni interdiction visant un comportement futur. La décision s’impose au bureau d’enregistrement, qui l’exécute en transférant le nom de domaine : vous n’avez donc pas à poursuivre le titulaire du nom.

Les Principes directeurs couvrent les domaines génériques de premier niveau. Les domaines nationaux, comme .us, .uk ou .tr, ont leurs propres règles de règlement des litiges, certaines inspirées de l’UDRP et d’autres non : vérifiez donc les règles applicables à l’extension concernée avant de déposer.

Les trois conditions à prouver

Le paragraphe 4(a) des Principes directeurs vous impose de démontrer que :

1. Le nom de domaine est identique ou semblable au point de prêter à confusion avec une marque sur laquelle vous avez des droits.
2. Le titulaire du nom de domaine n’a aucun droit ni aucun intérêt légitime sur ce nom.
3. Le nom de domaine a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi.

La première condition est généralement facile à remplir. Une marque enregistrée règle la question des droits, et la commission administrative compare la marque à la chaîne de caractères de second niveau du nom de domaine, sans tenir compte de l’extension. Des droits de common law peuvent suffire, mais vous devrez les prouver par des éléments d’usage et de notoriété, ce qui est une raison de plus de détenir un enregistrement obtenu par notre équipe en enregistrement de marque avant qu’un litige ne survienne.

La deuxième condition se prouve en démontrant l’absence des intérêts légitimes habituels : le titulaire n’est pas connu sous ce nom, ne l’utilise pas pour une offre de bonne foi de produits ou de services, et n’en fait pas un usage non commercial légitime ou loyal (fair use). Une fois cette démonstration faite, il appartient au titulaire de prouver le contraire.

La troisième condition est le véritable enjeu. La mauvaise foi doit exister à la fois lors de l’enregistrement et dans l’usage. Les Principes directeurs en donnent des exemples : enregistrer le nom de domaine principalement pour vous le vendre à un prix supérieur aux frais directement engagés, l’enregistrer pour vous empêcher de refléter votre marque dans un nom de domaine, l’enregistrer pour perturber l’activité d’un concurrent, ou l’utiliser pour attirer des internautes à des fins commerciales en créant une confusion avec votre marque. Le calendrier compte énormément. Si le nom de domaine a été enregistré avant que vos droits sur la marque n’existent, les commissions retiennent rarement un enregistrement de mauvaise foi, et la plainte échouera quel que soit l’usage actuel du nom de domaine.

Les preuves qui font gagner ou perdre

Constituez le dossier avant de déposer :

• Votre certificat d’enregistrement, ou la preuve datée de vos droits de common law.
• Des captures d’écran du contenu actuel du nom de domaine et ses versions archivées au fil du temps.
• L’historique d’enregistrement, qui montre quand le titulaire a acquis le nom de domaine par rapport à votre premier usage.
• Toute offre de vente du nom de domaine et toute correspondance.
• La preuve d’un comportement répété : d’autres noms de domaine détenus par le titulaire qui copient des marques connues.
• Pour un nom de domaine parqué ou inactif, les faits qui caractérisent une détention passive de mauvaise foi (passive holding), comme le caractère distinctif de votre marque et le recours du titulaire à un service de confidentialité pour masquer son identité.

Une plainte comportant une vingtaine de pièces et une chronologie claire a tendance à aboutir. Une plainte qui se contente de réciter les trois conditions et de joindre un certificat d’enregistrement a tendance à échouer.

Le déroulement de la procédure

Vous déposez la plainte auprès d’un fournisseur agréé, le plus souvent le Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI ou le Forum, et vous acquittez ses frais, qui dépendent du nombre de noms de domaine et du choix d’une commission administrative d’un ou de trois membres. Le fournisseur vérifie la conformité de la plainte et le bureau d’enregistrement verrouille le nom de domaine pour qu’il ne puisse pas être transféré ailleurs. Le titulaire dispose alors de 20 jours pour répondre. Beaucoup ne répondent jamais, mais le défaut de réponse ne fait pas gagner l’affaire automatiquement : la commission examine tout de même vos preuves au regard des trois conditions.

La commission rend une décision écrite peu après sa désignation. Si elle ordonne le transfert, le bureau d’enregistrement attend 10 jours ouvrables avant de l’exécuter, afin que le titulaire puisse saisir un tribunal s’il le souhaite. Si aucune action n’est engagée, le nom de domaine vous est transféré.

Quand l’URS ou une action fédérale conviennent mieux

Le système de suspension uniforme et rapide (Uniform Rapid Suspension, URS) est une procédure plus rapide et moins coûteuse, ouverte pour les domaines génériques de premier niveau plus récents, mais pas pour le .com. Il exige des preuves claires et convaincantes, et la seule mesure possible est la suspension du nom de domaine pour la durée restante de son enregistrement. Il convient aux cas flagrants où vous voulez simplement que le site soit mis hors ligne.

L’Anticybersquatting Consumer Protection Act vous permet d’agir devant un tribunal fédéral contre quiconque enregistre, commercialise ou utilise un nom de domaine semblable au point de prêter à confusion avec votre marque, dans l’intention de mauvaise foi d’en tirer profit. La voie judiciaire est plus lente et plus coûteuse, mais elle ouvre droit à des dommages-intérêts, y compris des dommages-intérêts forfaitaires prévus par la loi (statutory damages) par nom de domaine, au remboursement des honoraires d’avocat dans les cas exceptionnels, et à une action in rem contre le nom de domaine lui-même lorsque le titulaire est introuvable ou hors de la compétence des juridictions américaines. Notre équipe en contentieux et règlement des litiges de propriété intellectuelle traite ces actions lorsque les limites de l’UDRP ne conviennent pas.

Avant de déposer

Demandez-vous si une mise en demeure aidera ou nuira. Un courrier peut inciter un titulaire coopératif à céder le nom de domaine, mais il peut aussi pousser un cybersquatteur à transférer le nom de domaine vers un nouveau bureau d’enregistrement ou vers un nouveau propriétaire écran avant que le verrouillage ne prenne effet. Nous évaluons ce risque dans notre article sur les risques d’une mise en demeure en matière de marques. Face à un cybersquatteur récidiviste, il vaut souvent mieux déposer d’abord et laisser le verrouillage par le bureau d’enregistrement parler pour vous. Vérifiez aussi si le rachat discret du nom de domaine, par un intermédiaire, coûterait moins cher que la procédure ; c’est parfois le cas, et les Principes directeurs ne vous obligent pas à le tenter.

Si un nom de domaine exploite votre marque, Capitol Law Partners peut analyser la chronologie de son enregistrement, rassembler les preuves de mauvaise foi et déposer la plainte auprès du fournisseur adapté. Prenez rendez-vous.

Cet article est fourni à titre informatif uniquement et ne constitue pas un avis juridique. Cette communication ne crée aucune relation avocat-client.

Cagatay Ersoy. Une stratégie concrète pour les fondateurs, les investisseurs et les entreprises en croissance.

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