Quand envoyer une mise en demeure pour contrefaçon ?

Envoyez une mise en demeure (cease and desist letter) lorsque vous avez confirmé être titulaire du droit, documenté la contrefaçon, décidé de ce que vous voulez obtenir et que vous êtes prêt à ce que le destinataire vous assigne le premier. Si l’une de ces quatre conditions manque, la lettre est prématurée. La plupart des litiges de contrefaçon se règlent au stade de la lettre, sans procès, ce qui fait de la mise en demeure l’outil de base de la défense des droits de propriété intellectuelle ; mais une lettre envoyée sur la base d’un droit d’auteur non enregistré, ou à un destinataire plus fortuné que vous et doté d’un avocat prêt à intenter une action déclaratoire, peut coûter bien plus qu’elle ne rapporte. La pratique de CLP en contentieux et résolution des litiges en PI n’envoie de mises en demeure qu’après avoir effectué les vérifications ci-dessous.

Confirmer que vous êtes titulaire du droit et pouvez le faire valoir

Avant d’écrire, vérifiez la chaîne des droits. Pour une marque, l’enregistrement doit être au nom de l’entité qui envoie la lettre, être en vigueur et couvrir des produits ou services proches de ceux que vend le destinataire. Si vous vous appuyez sur des droits de common law fondés sur l’usage, sans enregistrement, soyez prêt à prouver l’antériorité de l’usage et l’étendue géographique de votre notoriété. Pour un droit d’auteur, vérifiez si l’œuvre est enregistrée. Une œuvre américaine ne peut fonder une action en justice qu’une fois l’enregistrement délivré, et les dommages-intérêts légaux (statutory damages) ainsi que le remboursement des honoraires d’avocat ne sont possibles que si l’enregistrement a précédé la contrefaçon ou est intervenu dans les trois mois suivant la première publication. Une lettre qui menace d’un procès sur la base d’une œuvre non enregistrée est une menace que vous ne pouvez pas mettre à exécution immédiatement, et les destinataires expérimentés le savent. Les règles de calendrier sont expliquées dans notre article sur l’importance de l’enregistrement alors que le droit d’auteur est automatique. Si l’œuvre n’est pas enregistrée, déposez d’abord la demande, et envisagez un traitement spécial (special handling) si un contentieux est probable.

Pour les œuvres créées par des prestataires, assurez-vous qu’une cession signée existe. Découvrir en plein litige que le freelance qui a dessiné le logo en est toujours titulaire est un mauvais moment à passer.

Réunir les preuves avant que le destinataire ne fasse le ménage

Figez la contrefaçon telle qu’elle existe aujourd’hui : captures d’écran datées des sites web et des annonces, copies archivées des pages, achats tests avec reçus et photographies de ce qui a été livré, publications sur les réseaux sociaux, fiches dans les boutiques d’applications et données d’enregistrement des noms de domaine. Si le destinataire est une entreprise, consultez son immatriculation pour identifier l’entité juridique exacte et son agent enregistré (registered agent). Les lettres poussent souvent le destinataire à modifier les éléments contestés, et c’est l’état antérieur à la lettre qui montre ce qu’il faisait.

Documentez aussi votre propre usage : dates de premier usage, volumes de ventes, dépenses publicitaires et toute preuve de confusion réelle, comme des e-mails de clients mal adressés ou des avis. Ces éléments étayent à la fois la lettre et toute demande ultérieure de dommages-intérêts.

Décider de ce que vous voulez

Une lettre sans objectif clair produit une réponse vague. Les objectifs habituels sont les suivants : cesser complètement l’utilisation ; cesser à l’issue d’une période de retrait progressif ; changer de marque ou modifier le produit pour supprimer le conflit ; retirer des contenus précis ; rendre compte des bénéfices et les reverser ; signer une licence pour l’avenir ; ou transférer un nom de domaine. Choisissez le résultat qui règle le problème commercial et formulez la demande en conséquence. Tout exiger, c’est inviter le destinataire à tout refuser.

Peser les risques de l’envoi

Trois risques méritent une décision avant l’envoi de la lettre.

Le risque d’action déclaratoire. Une lettre qui fait raisonnablement craindre un procès donne au destinataire qualité pour introduire une action en jugement déclaratoire (declaratory judgment action) devant le tribunal de son ressort, afin qu’un juge déclare qu’il n’y a pas contrefaçon. Vous plaidez alors selon son calendrier, devant sa juridiction. Un langage plus modéré réduit ce risque sans l’éliminer, et la bonne réponse consiste parfois à déposer votre propre plainte en premier et à l’envoyer avec la lettre. Les titulaires de marques s’exposent en outre à une contre-attaque visant leur propre enregistrement, que nous abordons dans notre article sur l’opportunité d’envoyer d’abord une mise en demeure en matière de marque.

Le risque d’image. Les lettres adressées à des particuliers, à de petites entreprises, à des fans ou à des critiques sont souvent rendues publiques, et une lettre trop agressive peut attirer davantage l’attention sur le litige que la contrefaçon elle-même. Adaptez le ton au destinataire : un contrefacteur et un amateur qui a utilisé votre logo sur une page de fans n’appellent pas la même lettre.

Le risque d’aveu. Les affirmations de la lettre sur l’étendue de vos droits, vos dates d’usage ou votre vision du marché peuvent être communiquées dans le cadre de la procédure et vous engagent. N’affirmez que ce que vous pouvez prouver.

Ce que doit contenir une mise en demeure

Une mise en demeure est un document juridique court, pas une dissertation :

• L’identification de l’expéditeur et de ses droits, avec les numéros et dates d’enregistrement.
• Une description précise du comportement du destinataire, avec les preuves jointes ou référencées.
• Le fondement juridique de la réclamation, exposé brièvement.
• Les demandes précises et un délai de confirmation écrite.
• Une demande de conservation des preuves.
• Une réserve de l’ensemble des droits et recours.

Elle doit être adressée à la bonne entité juridique et envoyée selon un mode qui prouve la remise. Elle doit éviter les prétentions exagérées en matière de dommages-intérêts, les attaques personnelles et les menaces de poursuites pénales, qui sont irrégulières dans certaines juridictions lorsqu’elles servent à obtenir un avantage dans une affaire civile.

Des solutions de rechange parfois plus efficaces

La lettre n’est pas toujours la première démarche. Pour la contrefaçon en ligne de contenus protégés par le droit d’auteur, une notification DMCA adressée à la plateforme est plus rapide et ne nécessite pas la coopération du contrefacteur ; notre article sur le fonctionnement d’une notification de retrait DMCA explique la procédure et ses limites. Les places de marché gèrent leurs propres programmes de plaintes pour atteinte aux marques et contrefaçon. Les litiges relatifs aux noms de domaine disposent de la procédure UDRP. Face à une demande de marque concurrente, une opposition devant le Trademark Trial and Appeal Board peut être l’outil adapté, comme l’explique notre page consacrée à la défense des marques et aux procédures devant le TTAB. Enfin, avec un destinataire avec lequel vous entretenez ou souhaitez entretenir une relation, un appel d’un dirigeant avant toute lettre peut régler la question sans avocats.

Ce qui se passe après la lettre

La plupart des destinataires réagissent de l’une de quatre façons : ils se conforment, négocient, répondent par un refus ou gardent le silence. Chaque cas appelle une suite prévue. La mise en conformité doit être confirmée par un accord écrit assorti d’une renonciation à toute réclamation (release). La négociation débouche sur un accord de coexistence, une licence ou un retrait progressif. Un refus argumenté mérite d’être examiné, car le destinataire peut avoir raison sur certains points. Le silence après une seconde lettre impose de décider s’il faut agir en justice. Notre article sur ce qu’il faut faire après avoir reçu une mise en demeure montre comment l’avocat du destinataire analysera votre lettre, un angle utile pour la rédiger.

Si vous avez découvert que quelqu’un utilise votre marque, vos contenus ou votre technologie, une consultation avec Capitol Law Partners permet de confirmer vos droits et d’arrêter un plan d’action avant l’envoi de toute lettre. Prenez rendez-vous.

Cet article est fourni à titre informatif uniquement et ne constitue pas un avis juridique. Cette communication ne crée aucune relation avocat-client.

Cagatay Ersoy. Une stratégie concrète pour les fondateurs, les investisseurs et les entreprises en croissance.

Besoin d’aide sur ce sujet ? Consultez notre page défense des droits de PI et mises en demeure ou prenez rendez-vous.