Vous avez reçu une mise en demeure : que faire maintenant ?

Une mise en demeure (cease and desist letter) n’est ni une action en justice ni une décision de justice. C’est la déclaration d’une partie qui estime que vous portez atteinte à ses droits et qui exige que vous cessiez avant une date qu’elle a elle-même fixée. Certaines de ces lettres constituent la dernière étape avant le dépôt d’une plainte. D’autres sont des coups de bluff destinés à voir qui cédera. La lettre elle-même indique rarement de quel cas il s’agit, et les pires réactions sont les deux réflexes instinctifs : la jeter, ou appeler l’expéditeur pour en découdre. Voici la séquence que l’équipe de CLP en contentieux et résolution des litiges en PI suit avec un client qui vient d’en recevoir une.

Le premier jour : délai, conservation et silence

Inscrivez au calendrier le délai de réponse indiqué dans la lettre. Ce n’est pas un délai légal, mais le laisser passer sans aucune réponse est le moyen le plus sûr de transformer une lettre en plainte. Si vous avez besoin de plus de temps, une courte demande écrite de prolongation, sans commentaire sur le fond, est généralement accordée et ne coûte rien.

Conservez tout ce qui se rapporte au produit, au contenu ou à la marque en cause : fichiers de conception, dates de premier usage, registres de ventes, échanges avec la personne qui l’a créé et supports marketing qui l’utilisent. Dès qu’un litige est raisonnablement prévisible, une obligation de conservation des preuves s’applique, et la suppression des anciens fichiers du logo ou du brouillon qui montre l’origine du contenu peut être retenue contre vous plus tard, même si elle était innocente.

Ne contactez ni l’expéditeur, ni son client, ni aucune personne liée au litige, et ne publiez rien à ce sujet. Les déclarations faites sous le coup de la colère ou pour vous expliquer sont des aveux, et l’avocat de l’expéditeur les recueille. Ne retirez pas non plus le produit ou le contenu pour l’instant, sauf si le risque est manifestement grave. Un retrait avant analyse peut être interprété comme une concession et se révéler inutile.

La première semaine : évaluer les droits de l’expéditeur

La lettre affirmera des droits. Vérifiez-les. Pour une réclamation fondée sur une marque, consultez l’enregistrement dans la base de données de l’USPTO et vérifiez le titulaire, les produits et services couverts, les dates de dépôt et d’enregistrement, et si l’enregistrement est en vigueur. Pour une réclamation fondée sur le droit d’auteur, recherchez un enregistrement dans les registres du Copyright Office et notez sa date d’effet ; un expéditeur qui n’a pas enregistré son œuvre ne peut pas encore agir en justice pour une œuvre américaine et ne peut pas réclamer de dommages-intérêts légaux (statutory damages) pour une contrefaçon ayant commencé avant l’enregistrement. Pour une réclamation fondée sur un secret des affaires ou un brevet, l’analyse est plus complexe et exige l’intervention d’un avocat dès le départ.

Examinez ensuite la réclamation sur le fond. Une réclamation de marque suppose un risque de confusion, qui dépend de la similitude des marques, du lien entre les produits ou services, des circuits de distribution, de la force de la marque de l’expéditeur et de l’existence de cas de confusion réelle. Deux noms similaires dans des secteurs sans rapport n’entrent souvent pas en conflit. Une réclamation de droit d’auteur suppose que vous ayez copié une expression protégeable, et non simplement une idée, un style ou un élément fonctionnel, et votre utilisation peut être couverte par une licence ou relever de l’utilisation équitable (fair use). L’antériorité compte dans les litiges de marque : si vous utilisiez la marque en premier dans votre zone géographique, vous pouvez détenir des droits que l’enregistrement de l’expéditeur n’atteint pas. La lettre est rédigée pour paraître catégorique. La solidité réelle de la réclamation est souvent bien inférieure à ce que suggère son ton, et parfois bien supérieure.

La première semaine : évaluer votre exposition

Parallèlement au fond, évaluez les enjeux. Quelle place le nom, le produit ou le contenu en cause occupe-t-il dans votre activité ? Combien coûterait un changement de marque ou une réécriture ? Quel chiffre d’affaires y est lié ? Quels dommages-intérêts l’expéditeur pourrait-il plausiblement réclamer ? Si la réclamation est faible mais que la marque en cause désigne un produit que vous vous apprêtiez de toute façon à retirer, la bonne réponse économique peut être de cesser. Si la réclamation est faible et que la marque est le nom de votre société, elle mérite d’être défendue.

Prévenez votre assureur. Les polices de responsabilité civile générale (commercial general liability) comprennent souvent une garantie « advertising injury » (atteinte liée à la publicité) susceptible de couvrir certaines réclamations en matière de marques et de droits d’auteur, et les délais de déclaration sont courts. Une déclaration tardive peut faire perdre la prise en charge des frais de défense.

Quatre façons de répondre à une mise en demeure

Une fois les faits établis, les choix se réduisent à quatre, parfois combinés :

• Vous conformer. Cessez l’utilisation contestée, confirmez-le par écrit et demandez une renonciation à toute réclamation (release). Approprié lorsque la réclamation est solide et que l’actif est remplaçable.
• Négocier. Proposez un accord de coexistence, une période de retrait progressif, une licence ou une modification qui répond à la préoccupation. Fréquent lorsque les deux parties ont des intérêts légitimes et qu’aucune ne veut plaider.
• Répondre et refuser. Une lettre argumentée expliquant pourquoi la réclamation n’est pas fondée, étayée par les faits et le droit, met souvent fin à l’affaire. L’avocat de l’expéditeur réévaluera la situation une fois qu’il aura vu la défense.
• Agir le premier. Si la lettre crée une menace réelle de contentieux, vous pouvez introduire une action en jugement déclaratoire (declaratory judgment action) devant la juridiction de votre choix pour faire constater l’absence de contrefaçon. Cela retire à l’expéditeur la maîtrise du calendrier et du for, et c’est une démarche forte lorsque le dossier s’y prête, mais elle ouvre un procès.

Ignorer purement et simplement la lettre est une cinquième option qui fonctionne parfois face à un expéditeur peu déterminé, mais elle vous fait perdre la maîtrise de la situation, et le prochain courrier que vous recevrez pourrait être une assignation.

Ce que la lettre de réponse doit dire, et ne pas dire

La réponse doit être factuelle, mesurée et limitée au nécessaire. Elle doit mentionner la prolongation de délai si elle est nécessaire, réserver l’ensemble des droits et moyens de défense et, en cas de refus, en expliquer les raisons en s’appuyant sur les registres et sur les faits. Elle ne doit pas fournir spontanément d’informations sur l’origine des éléments contestés au-delà de ce qui soutient la défense, ne doit contenir aucun aveu et ne doit pas brandir des demandes reconventionnelles impossibles à étayer. Dans les affaires de marque impliquant une demande ou un enregistrement en cours, la lettre peut aussi devoir aborder l’éventualité d’une procédure d’opposition ou d’annulation, que notre page consacrée à la défense des marques et aux procédures devant le TTAB présente.

Si la lettre s’accompagne d’un retrait sur une plateforme

Les expéditeurs associent souvent la lettre à une notification DMCA adressée à votre hébergeur ou à une plainte auprès d’une place de marché, ce qui peut entraîner le retrait du contenu avant même votre réponse. La procédure de contre-notification et son calendrier sont décrits dans notre article sur le fonctionnement d’une notification de retrait DMCA. La lettre et le retrait doivent être traités ensemble, car une contre-notification invite l’expéditeur à agir en justice dans un délai bref, et la stratégie de réponse doit l’anticiper. Pour le point de vue de l’autre partie, y compris ce qu’un expéditeur doit vérifier avant d’écrire, consultez notre article sur le bon moment pour envoyer une mise en demeure.

Si une mise en demeure vient d’arriver dans votre boîte de réception, une consultation avec Capitol Law Partners permet d’évaluer la réclamation et votre exposition avant l’expiration du délai. Prenez rendez-vous.

Cet article est fourni à titre informatif uniquement et ne constitue pas un avis juridique. Cette communication ne crée aucune relation avocat-client.

Cagatay Ersoy. Une stratégie concrète pour les fondateurs, les investisseurs et les entreprises en croissance.

Besoin d’aide sur ce sujet ? Consultez notre page contentieux et résolution des litiges en PI ou prenez rendez-vous.