Comment se déroule une action en contrefaçon de propriété intellectuelle ?

La plupart des actions en contrefaçon de propriété intellectuelle (IP infringement lawsuits) se terminent par une transaction, et la plupart de celles qui transigent le font à l’un de trois moments : après la décision sur l’injonction préliminaire, après la clôture de la phase de communication des preuves, ou à la veille du procès. Connaître ces points de pression à l’avance change la manière dont le demandeur construit son dossier et dont le défendeur établit son budget. Les étapes ci-dessous décrivent une affaire fédérale type portant sur une marque, un droit d’auteur ou un secret des affaires. Les affaires de brevets suivent la même ossature, avec des étapes supplémentaires d’interprétation des revendications (claim construction), et sont traitées avec un conseil en brevets. La pratique de CLP en contentieux et résolution des litiges en PI représente demandeurs et défendeurs à chacune de ces étapes, et la description qui suit est celle que nous donnons aux clients lors du premier rendez-vous.

Avant d’introduire une action en contrefaçon de propriété intellectuelle

Le travail préalable détermine une grande partie de l’affaire. Pour une action en droit d’auteur portant sur une œuvre américaine, l’enregistrement doit avoir été délivré, et sa date détermine si les dommages-intérêts légaux (statutory damages) et le remboursement des honoraires d’avocat sont envisageables. Pour une action en matière de marque, on réunit les données d’enregistrement et les preuves d’usage. Pour une action fondée sur un secret des affaires, le demandeur doit pouvoir identifier le secret avec une précision raisonnable et démontrer les mesures prises pour le protéger, comme l’explique notre article sur ce qu’il faut faire lorsqu’un salarié emporte des informations confidentielles.

Les preuves sont figées, une mesure de conservation (litigation hold) est mise en place en interne et une mise en demeure est généralement envoyée, même si, lorsque la rapidité ou l’effet de surprise comptent, la plainte peut constituer le premier avertissement. L’avocat évalue aussi les moyens de défense et les demandes reconventionnelles probables du défendeur, y compris la contestation de la validité de l’enregistrement du demandeur, qui peut mettre en péril les propres droits de celui-ci.

Choisir la juridiction

Les tribunaux fédéraux ont une compétence exclusive pour les actions en droit d’auteur et en brevets. Les actions en matière de marques fondées sur le Lanham Act peuvent être portées devant un tribunal fédéral ou un tribunal d’État, et presque toutes le sont devant un tribunal fédéral. Les actions fondées sur un secret des affaires peuvent être introduites devant un tribunal fédéral en vertu du Defend Trade Secrets Act ou devant un tribunal d’État en vertu du droit étatique, souvent les deux à la fois. Au sein du système fédéral, le lieu du procès doit être approprié et le tribunal doit avoir compétence personnelle sur le défendeur, ce que les défendeurs actifs en ligne contestent souvent. Le district choisi influe sur les règles locales, le délai avant procès et la composition du jury.

La plainte et la réponse

La plainte identifie les parties, la PI en cause, les actes de contrefaçon et les mesures demandées. Elle est signifiée au défendeur, qui dispose d’un délai déterminé pour répondre par des conclusions en défense (answer) ou une requête en irrecevabilité (motion to dismiss). Les conclusions en défense font valoir des moyens de défense (absence de contrefaçon, invalidité, fair use, licence, laches, unclean hands) et comportent souvent des demandes reconventionnelles, comme une demande d’annulation de l’enregistrement de marque du demandeur ou une demande de déclaration d’invalidité du droit d’auteur. Les demandes reconventionnelles peuvent devenir la moitié la plus dangereuse de l’affaire.

Ordonnances restrictives temporaires et injonctions préliminaires

Un demandeur qui a besoin de faire cesser la contrefaçon avant le procès présente une demande d’injonction préliminaire (preliminary injunction), parfois précédée, en cas d’urgence, d’une demande d’ordonnance restrictive temporaire (temporary restraining order). Le tribunal apprécie la probabilité de succès du demandeur sur le fond, le risque qu’il subisse un préjudice irréparable sans l’injonction, l’équilibre des inconvénients entre les parties et l’intérêt public. Le préjudice irréparable n’est plus présumé dans les affaires de droit d’auteur et de brevets ; le demandeur doit le démontrer. Pour les actions en matière de marques, le Congrès a rétabli une présomption réfragable de préjudice irréparable dès lors qu’une probabilité de succès est établie. Le demandeur doit généralement constituer une caution destinée à couvrir les pertes du défendeur s’il s’avère que l’injonction a été accordée à tort.

La décision sur l’injonction préliminaire est le premier grand point de pression. Elle oblige les deux parties à présenter tôt leurs preuves au juge, et l’opinion du juge sur le fond, même provisoire, conditionne la valeur transactionnelle de l’affaire pour la suite.

La phase de communication des preuves (discovery)

La discovery est la phase la plus longue et la plus coûteuse. Chaque partie adresse des questions écrites et des demandes de production de documents, recueille des dépositions et échange des informations stockées électroniquement selon des protocoles de recherche convenus. Les informations commerciales confidentielles sont échangées dans le cadre d’une ordonnance de protection (protective order) qui limite les personnes autorisées à les consulter, souvent avec un niveau « attorneys’ eyes only » (réservé aux avocats) pour les éléments les plus sensibles, ce qui compte dans les affaires de secret des affaires où le secret lui-même constitue la preuve.

Vient ensuite la discovery relative aux experts. Les experts du préjudice calculent le manque à gagner, les redevances ou les bénéfices du défendeur ; les experts en sondages mesurent la confusion dans les affaires de marques ; les experts techniques comparent le code ou les produits. Chaque expert remet un rapport et fait l’objet d’une déposition, et chaque partie peut demander l’exclusion des experts de l’autre.

Jugement sommaire et phase préalable au procès

Après la clôture de la discovery, chaque partie peut demander un jugement sommaire (summary judgment) sur les demandes ou moyens de défense dont les faits essentiels ne sont pas contestés. La protégeabilité d’une œuvre, la validité d’une marque ou l’applicabilité d’un moyen de défense sont souvent tranchées à ce stade, ce qui réduit l’affaire ou y met fin. De nombreux districts imposent une médiation avant le procès, et la clôture de la discovery, moment où chaque partie connaît enfin les preuves de l’autre, est le deuxième point de pression en faveur d’une transaction. Notre article sur la résolution d’un litige de PI sans procès explique comment la médiation et la transaction fonctionnent à ce stade.

Le procès et les réparations

Les affaires qui vont jusqu’au procès sont jugées par un jury lorsque des dommages-intérêts sont réclamés, ou par le juge lorsque seule une injonction est demandée. Les réparations possibles dépendent de l’action. En droit d’auteur, le demandeur peut obtenir le préjudice réel et les bénéfices du contrefacteur imputables à la contrefaçon, ou des dommages-intérêts légaux par œuvre si l’enregistrement a été effectué à temps, le tribunal pouvant les majorer en cas de contrefaçon délibérée ; le remboursement des honoraires d’avocat relève du pouvoir d’appréciation du tribunal. En droit des marques, le demandeur peut obtenir les bénéfices du défendeur, la réparation de son propre préjudice et les dépens, avec des dommages-intérêts majorés et le remboursement des honoraires dans les cas exceptionnels, ainsi que des mesures spécifiques pour les marques contrefaites. En matière de secret des affaires, le demandeur peut obtenir la réparation du préjudice réel et de l’enrichissement sans cause ou une redevance raisonnable, avec des dommages-intérêts majorés et le remboursement des honoraires en cas de détournement délibéré et malveillant. Dans les trois cas, une injonction permanente et une ordonnance de destruction des produits contrefaisants peuvent être prononcées lorsque cela est justifié.

L’appel

La partie qui perd peut faire appel devant la cour d’appel du circuit dans lequel l’affaire a été jugée, sauf dans les affaires de brevets, qui relèvent du Federal Circuit. En appel, le droit est contrôlé de près et les faits avec déférence ; c’est donc le dossier de première instance qui compte. Le délai entre la plainte et le jugement définitif dépend du rôle du district et de l’intensité avec laquelle chaque partie se bat. Notre page consacrée au contentieux commercial et à la résolution des litiges présente les litiges commerciaux connexes qui accompagnent souvent une action en PI, comme la violation d’une licence ou d’un contrat de distribution.

Si vous envisagez d’agir en justice ou si une plainte vous a été signifiée, une consultation avec Capitol Law Partners permet de confronter les étapes ci-dessus aux faits et au budget de votre affaire. Prenez rendez-vous.

Cet article est fourni à titre informatif uniquement et ne constitue pas un avis juridique. Cette communication ne crée aucune relation avocat-client.

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