Peut-on résoudre un litige de propriété intellectuelle sans procès ?

Oui, et c’est le cas de la plupart d’entre eux. L’immense majorité des litiges portant sur des marques, des droits d’auteur ou des secrets des affaires se terminent par un accord signé plutôt que par un verdict, et beaucoup prennent fin sans qu’aucune plainte n’ait jamais été déposée. La vraie question est de savoir quelle voie vous permet d’obtenir le plus de ce que vous voulez au moindre coût. Pour résoudre un litige de propriété intellectuelle, les options vont d’un appel téléphonique entre dirigeants à une sentence arbitrale obligatoire, chacune arbitrant différemment entre rapidité, confidentialité, force exécutoire et caractère définitif. La pratique de CLP en contentieux et résolution des litiges en PI commence chaque dossier en confrontant l’objectif du client à ces différentes voies, avant toute procédure.

La négociation directe et les accords qui mettent fin aux litiges

La voie la plus simple est un accord négocié, généralement à la suite d’une mise en demeure ou d’une réponse à celle-ci. Trois formes reviennent régulièrement.

L’accord de coexistence règle un conflit de marques en faisant accepter à chaque partie des limites à son propre usage : produits, territoires ou présentation commerciale (trade dress) différents, ou engagement de ne pas s’étendre au domaine de l’autre. Il permet aux deux marques de continuer d’exister et il est courant lorsqu’aucune des parties n’est certaine de l’emporter sur la question du risque de confusion.

La licence transforme un contrefacteur en client payant. La partie mise en cause continue son activité, et le titulaire perçoit des redevances et exerce un contrôle qualité. C’est l’issue habituelle lorsque le contrefacteur a bâti une activité que le titulaire préfère taxer plutôt que détruire.

La transaction assortie d’une renonciation à toute réclamation (release) clôt le litige selon des conditions convenues : cessation de l’usage à une date donnée ou à l’issue d’un retrait progressif, destruction des stocks, paiement, non-dénigrement et renonciation aux réclamations. Elle doit préciser les comportements autorisés à l’avenir, car les transactions floues engendrent de nouveaux litiges.

Notre article sur ce qu’il faut faire après avoir reçu une mise en demeure décrit la négociation du point de vue du destinataire.

La médiation

La médiation est une négociation structurée menée avec un tiers neutre qui n’a aucun pouvoir de décision. Le médiateur rencontre chaque partie, généralement séparément, met à l’épreuve son appréciation du dossier et fait circuler les propositions. Elle est confidentielle, relativement rapide et peu coûteuse par rapport au contentieux. Son intérêt dans les litiges de PI tient à ce qu’un médiateur expérimenté dans la matière peut dire à chaque partie, en privé, comment sa position est perçue par une personne neutre, ce qu’aucune des parties n’a souvent jamais entendu auparavant.

La médiation peut avoir lieu avant un procès, auprès de médiateurs privés ou du service de médiation de l’OMPI (WIPO), ou pendant celui-ci, de nombreux districts fédéraux l’imposant avant le procès. Elle échoue lorsqu’une partie n’est pas réellement disposée à transiger, ou lorsque le litige dépend d’une question juridique que seule une décision peut trancher, comme la validité d’un enregistrement.

L’arbitrage

L’arbitrage est un procès privé devant un ou trois arbitres dont la décision est obligatoire et exécutoire devant les tribunaux. Les parties y recourent parce qu’un contrat qui les lie (licence, contrat de distribution ou contrat de travail) contient une clause compromissoire, ou parce qu’elles conviennent de recourir à l’arbitrage après la naissance du litige.

Les avantages sont réels : confidentialité, arbitres spécialisés en PI, meilleure maîtrise du calendrier et de la procédure, discovery limitée et caractère définitif, puisque le contrôle d’une sentence est étroit. Les inconvénients découlent des mêmes caractéristiques. Une discovery limitée pénalise la partie qui a besoin de documents de l’autre partie pour prouver ses prétentions. Un contrôle étroit signifie qu’une sentence erronée est généralement maintenue. Un arbitre ne peut pas lier les tiers, ne peut pas annuler un enregistrement de marque (même si la sentence peut ordonner à une partie d’y renoncer), et une injonction arbitrale doit être confirmée par un tribunal avant de pouvoir être exécutée. L’arbitrage convient à un concédant et à un licencié qui veulent continuer à travailler ensemble ; il est inaccessible face à un inconnu qui contrefait votre produit.

Les procédures administratives propres à certains litiges

Certains litiges disposent d’une instance dédiée, plus rapide et moins coûteuse qu’un tribunal, mais limitée dans ce qu’elle peut accorder.

Le Trademark Trial and Appeal Board (TTAB) de l’USPTO connaît des oppositions aux demandes en cours et des demandes d’annulation d’enregistrements. Il se prononce uniquement sur la question de savoir si une marque peut être enregistrée ; il ne peut ni accorder de dommages-intérêts ni interdire un usage sur le marché. C’est l’instance appropriée lorsque le véritable enjeu est l’enregistrement, et ses conclusions sur le risque de confusion peuvent peser dans une procédure judiciaire ultérieure entre les mêmes parties. Notre page consacrée à la défense des marques et aux procédures devant le TTAB présente ces procédures.

L’Uniform Domain-Name Dispute-Resolution Policy (UDRP), mise en œuvre par des organismes agréés par l’ICANN, règle les litiges relatifs aux noms de domaine enregistrés de mauvaise foi. Les seules mesures possibles sont le transfert ou la radiation, et le requérant doit démontrer que le nom de domaine prête à confusion avec sa marque, que le titulaire du nom de domaine n’a aucun intérêt légitime et que le nom a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi.

Le Copyright Claims Board, juridiction des petits litiges rattachée au Copyright Office, connaît des litiges de droit d’auteur de faible montant, avec des dommages-intérêts plafonnés et une procédure simplifiée. La participation est volontaire : le défendeur peut s’en retirer (opt out), laissant au demandeur le tribunal fédéral comme seule voie.

Les dispositifs des plateformes, notamment les notifications DMCA et les systèmes de plainte des places de marché, permettent de retirer les contenus contrefaisants sans aucune procédure, dans les limites décrites dans notre article sur le fonctionnement d’une notification de retrait DMCA.

Quand le contentieux reste la solution

Certains litiges exigent un tribunal. Si un préjudice grave se poursuit et que l’autre partie refuse de cesser, seul un tribunal peut prononcer une injonction dont le non-respect est sanctionné au titre de l’outrage au tribunal (contempt). Si le contrefacteur est anonyme, il n’y a personne avec qui négocier, et la discovery judiciaire est nécessaire pour l’identifier. Si le litige porte sur la validité d’un enregistrement ou sur l’étendue d’un droit qui régira de nombreux litiges futurs, une décision peut valoir davantage qu’une transaction. Et parfois, l’autre partie a fait comprendre que seule une plainte déposée l’amènera à la table des négociations ; déposer plainte devient alors la négociation. Les étapes qui suivent sont exposées dans notre article sur le déroulement d’une action en contrefaçon de propriété intellectuelle, et les actions commerciales parallèles qui l’accompagnent souvent sont présentées sur notre page consacrée au contentieux commercial et à la résolution des litiges.

Choisir comment résoudre le litige de propriété intellectuelle

La décision repose sur quatre questions : le résultat dont vous avez besoin (faire cesser l’usage, être payé, conserver un enregistrement ou préserver une relation), le degré d’urgence, le niveau de confidentialité souhaité et la probabilité que l’autre partie respecte un accord amiable. Un client qui a besoin de faire cesser l’usage ce mois-ci et qui ne fait pas confiance à l’autre partie va au tribunal. Un client qui veut percevoir des redevances d’un partenaire avec lequel il continuera de travailler choisit la médiation ou l’arbitrage. La plupart des clients se situent entre les deux, et la voie choisie peut évoluer à mesure que le litige se développe.

Si vous êtes engagé dans un litige de PI et ne savez pas quelle voie convient, une consultation avec Capitol Law Partners permet de comparer les options au regard de votre objectif et de votre calendrier. Prenez rendez-vous.

Cet article est fourni à titre informatif uniquement et ne constitue pas un avis juridique. Cette communication ne crée aucune relation avocat-client.

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