Que vous apporte la déclaration d'incontestabilité de la section 15 ?

Un enregistrement au registre principal (Principal Register) constitue une présomption simple (prima facie evidence) de la validité de votre marque et de votre titularité. Une déclaration d’incontestabilité de la section 15 (Section 15 declaration of incontestability) transforme cette présomption en preuve irréfragable et écarte définitivement le moyen de défense le plus courant : le caractère simplement descriptif de votre marque. Elle ne coûte qu’un dépôt et une taxe, elle est possible après cinq années consécutives d’usage continu suivant l’enregistrement, et la plupart des titulaires la déposent en même temps que leur première déclaration de la section 8. L’équipe de Capitol Law Partners en maintien des marques et déclarations de la section 15 la recommande pour presque tous les enregistrements qui remplissent les conditions. Le mot « incontestable » promet toutefois plus que ce que la loi accorde, et il vaut la peine de savoir exactement où s’arrête la protection.

Les conditions de l’incontestabilité de la section 15

La section 15 du Lanham Act fixe cinq conditions :

• La marque est inscrite au registre principal. Les marques du registre supplémentaire (Supplemental Register) ne sont pas admises.
• La marque a fait l’objet d’un usage continu dans le commerce pendant cinq années consécutives après la date d’enregistrement, pour les produits et services visés dans la déclaration.
• Aucune décision définitive n’a été rendue contre votre titularité de la marque ou votre droit de l’enregistrer ou de la conserver.
• Aucune procédure portant sur ces droits n’est en cours devant l’USPTO ou un tribunal.
• La marque n’est pas, et n’est pas devenue, le nom générique des produits.

La déclaration doit être déposée dans l’année qui suit la fin de toute période de cinq ans d’usage continu. Si vous déposez la sixième année, les cinq années prises en compte sont les années un à cinq, ou toute période ultérieure de cinq ans. Si l’usage a été interrompu, le compteur repart à zéro, et vous déposez une fois qu’une nouvelle période de cinq ans est accomplie. Le dépôt se fait produit par produit et service par service : ne revendiquez l’incontestabilité que pour les éléments qui ont été utilisés de façon continue pendant toute la période.

Ce que change l’incontestabilité

Selon la section 33(b), un enregistrement incontestable constitue une preuve irréfragable de la validité de la marque, de votre titularité et de votre droit exclusif de l’utiliser pour les produits enregistrés. En pratique, comme l’a confirmé la Cour suprême dans l’arrêt Park ‘N Fly v. Dollar Park and Fly, un défendeur ne peut plus soutenir que la marque n’aurait jamais dû être enregistrée parce qu’elle est simplement descriptive et dépourvue de caractère distinctif acquis (secondary meaning). Pour une marque proche de la frontière du descriptif, c’est l’attaque la plus susceptible de réussir, et l’incontestabilité l’écarte.

L’effet s’étend aussi aux procédures devant le TTAB. Après le cinquième anniversaire, une requête en annulation ne peut plus se fonder sur le caractère descriptif ou sur le risque de confusion avec une marque antérieure, un changement que nous décrivons dans notre article sur les motifs d’annulation d’une marque. L’incontestabilité ne crée pas ce seuil des cinq ans, mais elle en fige le résultat en contentieux, où un tribunal pourrait sinon encore examiner la question.

Ce contre quoi elle ne protège pas

La section 33(b) énumère les moyens de défense qui subsistent, et la liste est longue :

• L’enregistrement ou le statut d’incontestabilité a été obtenu par fraude.
• La marque a été abandonnée.
• La marque est utilisée pour tromper sur l’origine des produits.
• L’usage du défendeur constitue un usage loyal descriptif (descriptive fair use) de son propre nom ou d’un terme pris dans son sens courant.
• Le défendeur a adopté et utilisé la marque avant votre enregistrement, dans une zone limitée où il continue de l’utiliser.
• La marque est fonctionnelle.
• Les moyens de défense fondés sur l’équité, comme le laches (retard excessif à agir), l’estoppel et l’acquiescement.

Le caractère générique reste également invocable sans restriction, car un terme générique ne peut pas du tout constituer une marque. Et l’incontestabilité ne dit rien de la contrefaçon. Elle établit que votre marque est valable ; elle n’établit pas que la marque du défendeur est similaire au point de prêter à confusion, et elle ne transforme pas une marque faible en marque forte pour cette analyse. Un tribunal qui examine les facteurs du risque de confusion continuera de considérer une marque à tendance descriptive comme commercialement plus faible qu’une marque arbitraire.

Enfin, elle ne modifie pas le calendrier de renouvellement. Une déclaration de la section 8 reste due entre la neuvième et la dixième année, puis tous les dix ans, comme l’explique notre article sur l’échéance de la déclaration de la section 8. Un enregistrement incontestable qui manque un renouvellement est annulé comme n’importe quel autre.

Le calendrier et les dépôts combinés

Le moment le plus pratique est la première fenêtre de la section 8, entre le cinquième et le sixième anniversaire, car les preuves d’usage que vous réunissez pour la section 8 sont les mêmes que celles qui étayent la section 15. L’USPTO accepte une déclaration combinée au titre des sections 8 et 15 en un seul envoi. Si l’usage n’a pas été continu pendant les cinq années complètes à ce moment-là, déposez la section 8 seule et soumettez la section 15 plus tard, une fois une période de cinq ans d’usage continu accomplie. La section 15 n’a pas d’échéance propre, tant que l’enregistrement est en vigueur et que le délai d’un an suivant une période de cinq ans admissible est respecté.

Les enregistrements obtenus par le Protocole de Madrid au titre de la section 66(a) peuvent également faire l’objet d’une déclaration de la section 15, dès lors qu’ils remplissent la même condition de cinq ans d’usage dans le commerce aux États-Unis.

Les erreurs qui fragilisent le dépôt

La plus grave consiste à revendiquer cinq ans d’usage continu pour des produits retirés pendant une saison puis relancés, ou pour une liste entière de produits alors que seul le produit principal a été vendu sans interruption. Une fausse déclaration de la section 15 peut être attaquée pour fraude, ce qui met en péril l’enregistrement tout entier et pas seulement le statut d’incontestabilité. La deuxième consiste à déposer alors qu’une requête en annulation ou une action en contrefaçon est en cours ; la déclaration est irrégulière et sera refusée ou contestée par la suite. La troisième consiste à déposer au nom du mauvais titulaire après une cession non inscrite, ce que nous constatons souvent dans des entreprises qui se sont réorganisées sans mettre à jour les registres de l’USPTO.

Les titulaires qui font respecter une marque devraient aussi lire les limites prévues par la loi avant de s’appuyer sur l’incontestabilité dans une mise en demeure. Notre équipe en défense des marques et procédures devant le TTAB voit passer des courriers qui présentent un enregistrement incontestable comme s’il mettait fin au débat, alors que le véritable moyen de défense du destinataire est l’abandon d’une partie de la liste de produits, que l’incontestabilité n’a jamais couvert.

Si votre enregistrement a atteint cinq ans d’usage continu, Capitol Law Partners peut confirmer quels produits remplissent les conditions et déposer la déclaration de la section 15 avec votre déclaration de la section 8, pour que les deux dépôts se renforcent mutuellement. Prenez rendez-vous.

Cet article est fourni à titre informatif uniquement et ne constitue pas un avis juridique. Cette communication ne crée aucune relation avocat-client.

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