Enregistrement international de marque : Madrid ou dépôt direct ?

Les droits de marque s’arrêtent à la frontière. Un enregistrement américain ne vous donne rien en Turquie, en Allemagne ou en Chine, et dans la plupart de ces pays, c’est le premier déposant qui l’emporte, quelle que soit la partie qui a utilisé la marque en premier. L’enregistrement international de marque (international trademark registration) est donc en réalité une série de décisions nationales : quels pays, dans quel ordre et par quelle voie. Il existe deux voies. Une demande internationale selon le Protocole de Madrid, déposée par l’intermédiaire de l’Office américain des brevets et des marques (USPTO), ou une demande nationale directe, déposée auprès de l’office des marques de chaque pays par un correspondant local. L’équipe de Capitol Law Partners en enregistrement international et maintien des marques finit généralement par recommander une combinaison des deux, et le raisonnement ci-dessous explique comment nous y parvenons.

Pourquoi il n’existe pas d’enregistrement international de marque unique

Chaque pays, ainsi que quelques systèmes régionaux comme l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), tient son propre registre selon sa propre loi. Le système de Madrid est un mécanisme de dépôt et de gestion qui se superpose à ces registres, et non un substitut. Quelle que soit la voie choisie, un examinateur français applique le droit français et un examinateur chinois le droit chinois à votre marque, et un opposant local peut la contester selon les règles locales.

Les États-Unis se distinguent en accordant des droits fondés sur l’usage. À l’étranger, l’usage antérieur au dépôt vous aide rarement et n’est parfois même pas requis pour obtenir l’enregistrement. La conséquence pour une entreprise américaine est simple : déposez dans les pays qui privilégient le premier déposant avant d’y lancer vos produits, avant de signer avec un distributeur et avant de présenter vos produits dans un salon professionnel. Attendre le début des ventes, c’est ainsi que des entreprises découvrent leur propre marque enregistrée par un ancien partenaire.

Les cas où le Protocole de Madrid l’emporte

Madrid est conçu pour l’étendue géographique. Une seule demande, en anglais, avec un seul paiement de taxes, désigne autant de pays membres que vous le souhaitez. Il n’est pas nécessaire de mandater un correspondant local dans chaque pays, sauf si un office émet un refus. Le renouvellement a lieu une fois tous les dix ans auprès de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) pour toutes les désignations, et vous pouvez ajouter des pays plus tard par désignation postérieure (subsequent designation) à mesure que l’entreprise se développe. Pour une société qui veut une protection dans huit ou dix pays où les refus sont peu probables, Madrid est presque toujours la voie la moins coûteuse et la plus simple. Le mécanisme est décrit étape par étape dans notre article sur le fonctionnement du Protocole de Madrid.

Les cas où les dépôts nationaux directs l’emportent

Quatre situations orientent vers des dépôts directs.

Le pays n’est pas membre du système de Madrid. Plusieurs marchés d’Amérique latine, du Moyen-Orient et d’Afrique se trouvent hors du système, et un dépôt national y est la seule option.

Vous avez besoin de libellés de produits plus larges. Une demande Madrid ne peut pas dépasser les produits de votre marque de base américaine, et la pratique américaine exige des libellés étroits et précis. De nombreux offices étrangers acceptent les intitulés de classe ou des formulations beaucoup plus larges. Un dépôt direct dans ces pays peut revendiquer un champ plus étendu que ce que Madrid permet.

Votre marque de base américaine est fragile. Pendant cinq ans, l’enregistrement Madrid dépend du dépôt américain. Si la demande américaine risque fort d’être refusée, ou si l’enregistrement pourrait être attaqué, un dépôt direct sur vos marchés les plus importants supprime ce point de défaillance unique.

La marque varie selon les pays. Si vous utiliserez une translittération en Chine, une orthographe différente au Brésil ou une version en langue locale en Turquie, chacune nécessite de toute façon son propre dépôt, et l’exigence de Madrid selon laquelle la marque internationale doit correspondre à la marque de base ne vous apporte aucun avantage.

Les dépôts directs font aussi intervenir un correspondant local dès le départ, ce qui aide dans les pays où la pratique d’examen est particulière ou lorsque vous prévoyez une opposition de la part d’un concurrent local.

La priorité de la Convention de Paris vaut pour les deux voies

Quelle que soit la voie choisie, la Convention de Paris vous accorde six mois à compter de votre premier dépôt, où qu’il ait lieu, pour déposer dans les autres pays membres en revendiquant la date d’origine. Une demande américaine déposée en janvier vous laisse jusqu’en juillet pour déposer à l’étranger avec une priorité de janvier, ce qui l’emporte sur quiconque aurait déposé dans ces pays entre-temps. Intégrez cette fenêtre de six mois au calendrier de lancement : c’est la protection la moins coûteuse que vous aurez jamais contre la perte d’une marque au profit d’un premier déposant.

Une entreprise étrangère qui fait le chemin inverse en bénéficie de la même façon : un dépôt dans son pays d’origine peut être revendiqué comme date de priorité aux États-Unis et, une fois l’enregistrement national délivré, il peut fonder un enregistrement américain sans preuve préalable d’usage aux États-Unis.

Une grille de décision pratique

Commencez par dresser une liste de pays en trois catégories : ceux où vous vendez ou vendrez dans les deux ans, ceux où vous fabriquez ou vous approvisionnez, et ceux où la contrefaçon de votre catégorie de produits est courante. Les deuxième et troisième catégories comptent, car un enregistrement dans le pays de fabrication vous permet de bloquer les produits contrefaisants à la frontière de ce pays et vous donne qualité pour agir contre une usine qui commence à vendre votre modèle sous votre nom.

Appliquez ensuite à chaque pays les questions ci-dessus. Le résultat habituel est Madrid pour l’essentiel de la liste et des dépôts directs pour deux ou trois marchés clés, souvent la Chine et tout pays non membre, avec la priorité de Paris revendiquée à partir de la demande américaine dans tous les cas. Prévoyez un budget pour les taxes Madrid et pour les correspondants locaux dans les pays de dépôt direct, et réservez une somme pour le refus provisoire, ou les deux, que suscite généralement un programme multipays. Nous expliquons comment hiérarchiser marques et marchés avec un budget limité dans notre article sur les marques à enregistrer en priorité.

Les erreurs qui coûtent le plus cher

La première, et la plus coûteuse, consiste à compter sur un enregistrement américain à l’étranger. La deuxième consiste à négliger la recherche d’antériorités dans le pays visé : une désignation Madrid qui se heurte à une marque locale antérieure est refusée dans ce pays, et la taxe est perdue dans tous les cas, de sorte qu’une recherche menée dans le cadre de notre service de recherche d’antériorités et de disponibilité de marque avant le dépôt coûte moins cher que le refus. La troisième consiste à oublier les exigences locales d’usage ; de nombreux pays permettent d’annuler un enregistrement inexploité pendant trois ou cinq ans, et le renouvellement centralisé auprès de l’OMPI n’y remédie pas. Les entreprises qui ont des dépôts dans plus d’une poignée de pays suivent ces échéances d’usage, ces dates de dépendance et ces renouvellements dans un calendrier unique grâce à notre service de gestion de portefeuille de propriété intellectuelle.

Si vous réfléchissez à la manière de protéger une marque hors des États-Unis, Capitol Law Partners peut associer chacun de vos marchés à la bonne voie et déposer par l’intermédiaire de l’USPTO ou par un correspondant local, en préservant la priorité de Paris. Prenez rendez-vous.

Cet article est fourni à titre informatif uniquement et ne constitue pas un avis juridique. Cette communication ne crée aucune relation avocat-client.

Cagatay Ersoy. Une stratégie concrète pour les fondateurs, les investisseurs et les entreprises en croissance.

Besoin d’aide sur ce sujet ? Consultez notre page dépôts internationaux et renouvellement des marques ou prenez rendez-vous.