Protocole de Madrid : comment étendre une marque américaine à l'étranger

Le Protocole de Madrid (Madrid Protocol) ne crée pas de marque mondiale. Il crée une demande internationale unique, déposée par l’intermédiaire de l’Office américain des brevets et des marques (USPTO) et inscrite par l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI), que chaque pays désigné examine ensuite selon sa propre loi. Vous bénéficiez d’un seul dépôt, d’une seule langue, d’un seul ensemble de taxes en francs suisses et d’une seule date de renouvellement. En contrepartie, vos droits à l’étranger dépendent de votre demande ou de votre enregistrement américain pendant cinq ans, et les produits que vous pouvez revendiquer à l’étranger sont plafonnés par ceux que couvre votre dépôt américain. Notre travail sur le Protocole de Madrid et l’enregistrement international des marques chez Capitol Law Partners commence par vérifier si ce compromis convient aux marchés du client.

Qui peut déposer par l’intermédiaire de l’USPTO, et sur quelle base

Pour utiliser l’USPTO comme office d’origine, vous devez être ressortissant américain, être domicilié aux États-Unis ou y disposer d’un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux. Une société du Delaware sans activité aux États-Unis ne remplit pas automatiquement la condition d’établissement : confirmez donc la base retenue avant de vous y fier.

Il vous faut aussi une marque de base : une demande américaine en cours ou un enregistrement américain délivré, au nom du même titulaire, pour la même marque. La demande internationale ne peut pas viser des produits et services plus larges que ceux de la marque de base, et comme les libellés américains ont tendance à être plus étroits que ceux acceptés à l’étranger, le dépôt international hérite de cette étroitesse. C’est l’une des principales raisons d’envisager des dépôts nationaux directs dans certains pays, une comparaison que nous présentons dans notre article Protocole de Madrid ou dépôt national direct.

Étape par étape : de l’USPTO à l’OMPI, puis à chaque pays

1. Déposez la demande internationale par le système électronique de l’USPTO, en désignant les pays souhaités et en acquittant la taxe de certification de l’USPTO ainsi que les taxes de l’OMPI.
2. L’USPTO vérifie que la marque, le titulaire et les produits correspondent à la marque de base, puis certifie la demande auprès de l’OMPI. Si l’OMPI la reçoit dans les deux mois suivant sa réception par l’USPTO, la date de l’enregistrement international est celle à laquelle l’USPTO l’a reçue.
3. L’OMPI procède à un examen de forme uniquement, inscrit l’enregistrement international, le publie dans la Gazette de l’OMPI et le notifie à chaque office désigné.
4. Chaque office désigné examine la marque selon sa propre loi. Il dispose de 12 mois, ou de 18 mois pour les pays qui ont opté pour le délai plus long, pour émettre un refus provisoire. Le silence pendant ce délai vaut octroi de la protection.
5. Si un office émet un refus provisoire, vous y répondez selon la procédure de ce pays, généralement par l’intermédiaire d’un correspondant local que nous mandatons et supervisons. Un refus dans un pays n’a aucun effet dans les autres.

Chaque pays traite ensuite l’extension comme l’équivalent d’un enregistrement national, soumis à ses propres exigences d’usage et à ses propres règles sur les oppositions formées par des acteurs locaux.

Dépendance, attaque centrale et transformation

Pendant cinq ans à compter de la date de l’enregistrement international, celui-ci dépend de la marque de base américaine. Si la demande américaine est refusée ou abandonnée, ou si l’enregistrement américain est annulé ou limité pendant cette période, l’enregistrement international tombe dans la même mesure, de même que chaque désignation qui en dépendait. C’est ce que l’on appelle l’attaque centrale (central attack), principal risque structurel du système de Madrid. Un concurrent qui veut écarter votre marque de plusieurs pays à la fois peut y parvenir en attaquant le seul dépôt américain.

La solution de repli est la transformation. Dans les trois mois suivant la radiation de l’enregistrement international, vous pouvez déposer dans chaque pays concerné une demande nationale qui conserve la date d’origine. La transformation préserve la priorité, mais elle coûte un dépôt national complet dans chaque pays : c’est un sauvetage onéreux, pas un sauvetage gratuit. La meilleure défense, en pratique, consiste à vérifier soigneusement la disponibilité de la marque américaine avant de déposer à l’étranger ; c’est par notre examen de recherche d’antériorités et de disponibilité de marque qu’une stratégie Madrid devrait commencer.

Après l’enregistrement : renouvellements, ajouts et modifications

L’enregistrement international dure dix ans et se renouvelle de manière centralisée auprès de l’OMPI pour toutes les désignations à la fois. Vous pouvez ajouter des pays plus tard par désignation postérieure (subsequent designation), ce qui est utile lorsqu’une entreprise se développe marché par marché. Les changements de titulaire, de nom et d’adresse sont inscrits une seule fois auprès de l’OMPI et transmis à chaque office désigné, à condition que le nouveau titulaire ait lui-même le droit d’utiliser le système de Madrid.

Deux points de maintien passent facilement inaperçus. L’enregistrement de base américain conserve ses propres échéances des sections 8 et 9, décrites dans notre article sur l’échéance de la déclaration de la section 8, et le laisser expirer pendant la période de dépendance de cinq ans déclenche l’attaque centrale. Par ailleurs, plusieurs pays exigent un usage dans un délai déterminé après l’enregistrement, souvent de trois à cinq ans, faute de quoi l’enregistrement local devient vulnérable à une annulation pour non-usage. Le renouvellement centralisé maintient l’enregistrement en vigueur ; il ne satisfait pas aux règles locales d’usage.

Les coûts, et la question de savoir si le Protocole de Madrid vous convient

Les taxes comprennent un émolument de base, une taxe par pays qui est soit un complément d’émolument standard, soit une taxe individuelle fixée par ce pays, et, dans certains cas, un émolument supplémentaire pour les classes additionnelles. L’OMPI publie un calculateur de taxes : consultez-le plutôt que de vous fier aux montants cités dans un article. Comme aucun correspondant local n’est nécessaire tant qu’aucun refus n’est émis, Madrid revient généralement moins cher que des dépôts nationaux séparés lorsque vous désignez plusieurs pays et que la marque n’est pas susceptible de susciter des refus.

Madrid convient moins bien lorsque votre marché clé n’est pas membre du système, lorsque vous avez besoin de libellés de produits plus larges que ne le permet la marque de base américaine, ou lorsque la marque de base est elle-même fragile. Les entreprises qui ont plus de quelques dépôts à l’étranger gèrent généralement la combinaison des enregistrements Madrid et nationaux par notre service de gestion de portefeuille de propriété intellectuelle, afin que les dates de dépendance, les échéances locales d’usage et les renouvellements figurent dans un seul calendrier.

Si vous prévoyez d’étendre une marque américaine à l’étranger, Capitol Law Partners peut confirmer votre admissibilité, ajuster le libellé des produits, choisir les pays et déposer la demande selon le Protocole de Madrid par l’intermédiaire de l’USPTO. Prenez rendez-vous.

Cet article est fourni à titre informatif uniquement et ne constitue pas un avis juridique. Cette communication ne crée aucune relation avocat-client.

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