Solicitud de marca con intención de uso: cómo funciona

Una solicitud de marca con intención de uso (intent-to-use) le permite presentar ante la USPTO antes de haber vendido un solo producto bajo la marca. Se presenta bajo la Sección 1(b) de la Ley Lanham con base en una intención de buena fe (bona fide) de usar la marca en el comercio, la solicitud se examina y se publica como cualquier otra, y el registro se emite solo después de que usted demuestra el uso. La ventaja es la prioridad: una vez registrada la marca, sus derechos se remontan a la fecha de presentación, por delante de cualquiera que haya adoptado una marca similar mientras usted todavía desarrollaba el producto. Nuestro servicio de registro de marcas ante la USPTO presenta con esta base la mayoría de las solicitudes previas al lanzamiento, y el proceso tiene plazos que sorprenden a los solicitantes que tratan la presentación como la meta final.

Qué significa realmente la intención de uso de buena fe

La ley exige una intención real y documentada de usar la marca en los productos o servicios indicados, no el deseo de reservar una palabra por si llega a ser útil. Una solicitud presentada para acaparar un nombre, o para cubrir cuarenta productos que el solicitante no tiene planes de fabricar, puede impugnarse por falta de intención de buena fe y declararse nula, normalmente a instancias de un oponente en un procedimiento ante la TTAB que exige los registros comerciales del solicitante.

Conserve evidencia desde el inicio: un plan de negocios que mencione la marca, archivos de desarrollo del producto, correspondencia con proveedores, maquetas y borradores de marketing. La evidencia no se incluye en la solicitud, pero debe existir en la fecha de presentación. Limite la identificación de productos y servicios a lo que realmente piensa ofrecer.

La solicitud de marca con intención de uso paso a paso

• Presente la solicitud bajo la Sección 1(b) con la marca, el titular, la identificación de productos y servicios y la tarifa de presentación por cada clase.
• El abogado examinador la revisa en busca de los mismos problemas de fondo y de procedimiento que en una solicitud basada en el uso. Toda acción de oficina (office action) debe contestarse a tiempo, o la solicitud queda abandonada.
• Si se aprueba, la marca se publica para oposición, y los terceros tienen treinta días para oponerse o pedir más tiempo.
• Cuando ninguna oposición prospera, la USPTO emite un aviso de aceptación (Notice of Allowance). No es un registro; es un permiso para demostrar el uso.
• Usted presenta una Declaración de Uso (Statement of Use) con una muestra de uso y las fechas de primer uso, paga la tarifa, y la USPTO examina la muestra.
• Cuando se acepta la Declaración de Uso, se emite el registro.

El intervalo entre el aviso de aceptación y la aceptación de la Declaración de Uso es donde se pierden la mayoría de las solicitudes con intención de uso.

Declaración de Uso frente a modificación para alegar el uso

Si empieza a usar la marca antes de que la solicitud se apruebe para publicación, puede presentar una modificación para alegar el uso (Amendment to Allege Use), que convierte la solicitud a una base de uso y permite que se registre directamente después de la publicación. Si empieza a usarla después del aviso de aceptación, presenta una Declaración de Uso. Entre la aprobación para publicación y el aviso de aceptación hay un período en el que no se acepta ninguno de los dos trámites; el uso que comienza en ese período simplemente se informa más adelante en la Declaración de Uso.

Ambos trámites exigen una muestra que presente la marca en uso real en los productos o servicios indicados, y ambos le permiten eliminar productos que todavía no usa, pero nunca agregar otros. Una muestra que no demuestra un uso real provoca un rechazo, y nuestro artículo sobre cómo corregir un rechazo de la muestra de uso explica qué acepta la USPTO.

Plazos después del aviso de aceptación

La Declaración de Uso vence dentro de los seis meses siguientes al aviso de aceptación. Si todavía no usa la marca, puede presentar una solicitud de prórroga (Request for Extension of Time) antes de ese plazo, lo que le da otros seis meses. Cada prórroga conlleva una tarifa y una declaración verificada de que todavía tiene la intención de buena fe de usar la marca y, a partir de la segunda prórroga, una declaración de sus esfuerzos en curso, como el desarrollo del producto o la preparación del marketing. Hay hasta cinco prórrogas disponibles, por un máximo de treinta y seis meses desde el aviso de aceptación.

Si se le vence el plazo sin una prórroga presentada, la solicitud queda abandonada. Es posible presentar una petición para revivirla dentro de los dos meses siguientes al aviso de abandono si la demora no fue intencional, pero una vez cerrado ese período, la única vía es una nueva solicitud con una fecha de presentación nueva y posterior. Los tres años son generosos; los controles de seis meses dentro de ellos no lo son.

Intención de uso frente a una solicitud basada en el uso

Presente con base en el uso, bajo la Sección 1(a), cuando ya vende los productos o presta los servicios entre estados. Es más sencillo, se salta la etapa de la Declaración de Uso y el registro llega antes. Presente con base en la intención de uso cuando el lanzamiento está por venir, cuando un competidor podría razonablemente adoptar el nombre primero o cuando quiere que la solicitud esté pendiente mientras se termina el producto.

Dos reglas de la intención de uso afectan la planificación. Primero, la solicitud no puede cederse antes de alegar el uso, salvo a un sucesor del negocio del solicitante, así que preséntela a nombre de la entidad que realmente usará la marca; nuestro artículo sobre quién debe ser titular de la marca explica por qué esa elección es permanente. Segundo, el nombre debe verificarse antes de presentar, igual que en una solicitud basada en el uso, mediante una revisión de búsqueda y disponibilidad de marcas, porque un rechazo por probabilidad de confusión cuesta lo mismo en ambos casos y la respuesta a la acción de oficina vencerá con el mismo plazo corto. Conviene además evaluar cómo encaja la marca con las demás formas de protección de la propiedad intelectual de su negocio.

Si ya eligió un nombre y faltan meses para el lanzamiento, una consulta con Capitol Law Partners puede determinar si una solicitud con intención de uso se ajusta a su calendario y a su presupuesto. Programe una consulta.

Este artículo tiene únicamente fines informativos y no constituye asesoramiento legal. Esta comunicación no establece una relación abogado-cliente.

Cagatay Ersoy. Estrategia práctica para fundadores, inversores y empresas en crecimiento.

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