Abogado de Búsqueda y Disponibilidad de Marcas: Opiniones de Disponibilidad
Una búsqueda de disponibilidad de marca le dice, antes de imprimir empaques, comprar dominios o presentar una solicitud ante la USPTO, si el nombre que eligió realmente puede usarlo. Capitol Law Partners realiza búsquedas preliminares y exhaustivas, analiza los resultados con el estándar que aplican la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos (USPTO) y los tribunales, y entrega una opinión escrita sobre la que puede actuar. Verificamos marcas para fundadores, titulares de marcas y empresas turcas que entran al mercado estadounidense.
Qué hace por usted un abogado de disponibilidad de marcas
Un informe de búsqueda es una lista de registros; la verificación de disponibilidad es el juicio legal sobre lo que esos registros significan para su marca. Nosotros:
- Realizamos una búsqueda preliminar para descartar conflictos evidentes y luego una búsqueda exhaustiva de los nombres que pasan el filtro.
- Analizamos cada resultado relevante en cuanto a probabilidad de confusión y carácter descriptivo.
- Entregamos una opinión escrita con una calificación de riesgo y recomendaciones.
- Llevamos la marca verificada a una solicitud ante la USPTO y organizamos su vigilancia después de adoptarla.
Por qué la verificación va antes de crear la marca, presentarla o lanzarla
La USPTO no verifica la disponibilidad antes de que usted presente la solicitud, y las tarifas no se reembolsan cuando el examinador cita una marca anterior. Más importante aún, en Estados Unidos los derechos de marca nacen del uso, no del registro, por lo que un negocio que ha usado un nombre similar durante años sin registrarlo puede derrotar su solicitud y demandarlo por infracción. Verificar antes de comprometerse evita un rechazo que habría que contestar en una respuesta a una acción de oficina, una oposición, una carta de reclamación y un cambio de marca cuando los clientes ya lo conocen.
Búsquedas preliminares y búsquedas exhaustivas
Búsqueda preliminar (knockout)
Una búsqueda preliminar revisa la base de datos de la USPTO en busca de marcas idénticas o muy similares para productos y servicios relacionados, incluidas las solicitudes pendientes. Es rápida, útil para reducir la lista de nombres candidatos y no sirve de base para una decisión final.
Búsqueda exhaustiva
Una búsqueda exhaustiva llega a las fuentes donde se esconden los derechos no registrados:
- Registros y solicitudes federales, incluidos equivalentes fonéticos, variantes ortográficas, traducciones y marcas figurativas.
- Registros de marcas estatales.
- Usos de derecho consuetudinario (common law) en directorios comerciales, publicaciones del sector, prensa y listados de productos.
- Nombres de entidades comerciales inscritas ante las Secretarías de Estado de cada estado.
- Nombres de dominio y cuentas de redes sociales.
Leemos el informe completo; la marca que causa problemas suele ser una pequeña empresa sin registro y con clientes reales.
El estándar legal: probabilidad de confusión
La Sección 2(d) de la Ley Lanham prohíbe registrar una marca que se parezca tanto a una marca anterior que sea probable que cause confusión. La USPTO y la Junta de Juicios y Apelaciones de Marcas (TTAB) aplican los factores de In re E. I. du Pont de Nemours & Co.; los tribunales aplican pruebas muy similares. Los factores que suelen decidir una cuestión de disponibilidad son:
- Similitud de las marcas en apariencia, sonido, significado e impresión comercial general. Las marcas no tienen que ser idénticas; a menudo basta con compartir una palabra dominante.
- Relación entre los productos y servicios. No tienen que competir entre sí; basta con que los consumidores esperen que provengan de la misma fuente.
- Canales de comercialización y tipos de compradores.
- Grado de sofisticación del consumidor y el cuidado con que compra. Las compras impulsivas y económicas elevan el riesgo.
- Fuerza de la marca anterior. Una marca famosa o inventada recibe una protección amplia; una marca descriptiva o en un campo saturado recibe menos.
- Cantidad de marcas similares ya en uso, que puede demostrar que los consumidores las distinguen entre sí.
Carácter descriptivo y otros problemas de registrabilidad
La verificación también analiza si la marca puede registrarse. La Sección 2(e) rechaza marcas que son meramente descriptivas, engañosamente descriptivas, principalmente geográficamente descriptivas o principalmente un simple apellido. Un nombre que está disponible solo porque nadie podría registrarlo no es un buen resultado, y se lo decimos.
Dilución de marcas famosas
Los titulares de marcas famosas pueden impedir usos que las diluyan o desprestigien, aun sin confusión ni productos relacionados. Si un nombre candidato evoca una marca muy conocida, señalamos ese riesgo por separado.
La opinión escrita de disponibilidad
Nuestra opinión identifica las marcas relevantes, explica por qué cada una presenta o no un conflicto, evalúa la registrabilidad y asigna una calificación de riesgo. Bajo significa que no encontramos ninguna marca que un abogado examinador o un competidor probablemente citaría. Moderado significa conflictos discutibles que podrían manejarse reduciendo los productos, ajustando la marca o negociando con el titular anterior. Alto significa que prevemos un rechazo, una oposición o una disputa y recomendamos otra marca. Ninguna búsqueda encuentra todos los usos no registrados, por lo que una opinión reduce el riesgo, pero no lo elimina.
Acuerdos de coexistencia y consentimiento
Cuando el único obstáculo es una marca usada en un mercado distinto, el titular anterior puede aceptar que ambas marcas coexistan. Un acuerdo de consentimiento que explique por qué la confusión es improbable y cómo la evitarán las partes tiene un peso importante ante la USPTO; una simple declaración de consentimiento tiene poco. Redactamos y negociamos estos acuerdos y le advertimos cuando la coexistencia solo pospone un conflicto.
Cambiar de marca antes o después del lanzamiento
Antes del lanzamiento, cambiar un nombre cuesta unas horas de diseño. Después del lanzamiento, cuesta empaques, letreros, dominios, publicidad y prestigio comercial, y seguir usando una marca después de enterarse de un conflicto puede tomarse como prueba de mala fe en un caso de infracción. Verifique dos o tres nombres candidatos desde el principio, antes de que alguien se encariñe con uno.
Verificación internacional
Los derechos de marca son territoriales, por lo que si planea vender en el extranjero, la verificación debe cubrir también esos mercados. Para las empresas turcas, eso significa revisar el registro de la Oficina Turca de Patentes y Marcas además del de la USPTO. Una solicitud bajo el Protocolo de Madrid depende de una solicitud nacional sólida, por lo que un conflicto en el país de origen puede debilitar la protección internacional. Vea renovación de marcas y registro internacional.
Vigilancia después de adoptar la marca
La verificación es una foto de un momento. Después de adoptar la marca, podemos vigilar las nuevas solicitudes ante la USPTO para que usted pueda oponerse a solicitudes en conflicto durante el período de publicación, y vigilar plataformas de venta y dominios en busca de infractores. Una objeción temprana es mucho más económica que la defensa de la marca después de que un competidor ha construido su prestigio comercial.
Problemas comunes que vemos
- Confiar en una búsqueda gratuita de coincidencia exacta y pasar por alto equivalentes fonéticos, plurales y marcas figurativas.
- Tomar un registro cancelado como prueba de que la marca está libre, cuando el titular puede seguir usándola.
- Elegir un nombre descriptivo que pasa la verificación fácilmente pero no puede registrarse ni defenderse.
- Verificar el nombre pero no el logotipo ni el eslogan, o constituir la empresa antes de verificar el nombre; nuestro equipo de constitución de empresas coordina ambos.
Su abogado de disponibilidad de marcas
Cagatay Ersoy, fundador y socio director de Capitol Law Partners, es egresado de Columbia Law School y asesora a titulares de marcas en búsqueda, registro y defensa de marcas, junto con las prácticas de derecho empresarial e inmigración de la firma. Nuestros abogados y personal trabajan en inglés, turco, español, portugués y francés. Atendemos a clientes desde Washington, DC, Herndon, Virginia y Nueva York, con una oficina en Estambul para titulares de marcas turcos, como parte de nuestra práctica de propiedad intelectual.
Verifique su marca antes de comprometerse con ella
Envíenos sus nombres candidatos y una descripción de sus productos o servicios. Le diremos qué muestra la búsqueda y si conviene seguir adelante. Agende una consulta o llame al +1 (202) 440-2272.
