Plazo para responder a una acción de oficina de marca

Para la mayoría de las solicitudes, el plazo para responder a una acción de oficina de marca (office action) de la USPTO es de tres meses desde la fecha de emisión que figura en la acción, y puede obtener una única prórroga adicional de tres meses presentando una solicitud y pagando la tarifa antes de que venza el primer plazo. Esa regla se aplica desde finales de 2022 y reemplazó el antiguo período de seis meses. Las solicitudes que llegaron a la USPTO a través del Protocolo de Madrid mantienen un plazo de seis meses sin prórroga. Si se le vence el plazo para responder a una acción de oficina de marca, la solicitud queda abandonada, así que lo primero que hace nuestro equipo de respuestas a acciones de oficina de marcas con cada expediente nuevo es confirmar la fecha de emisión y registrarla en el calendario.

Cómo contar el plazo correctamente

El plazo empieza a correr en la fecha de emisión de la acción de oficina, no el día en que usted lee el correo ni el día en que llegó a su bandeja de entrada. La USPTO envía un aviso a la dirección de correo electrónico de correspondencia que figura en el expediente, y la acción en sí está disponible en el expediente electrónico de la solicitud. Revise el expediente en lugar de confiar en el correo, porque los avisos terminan en la carpeta de spam, en abogados anteriores y en direcciones que ya nadie revisa.

La respuesta vence a las 11:59 p. m., hora del Este, de la fecha límite. Si esa fecha cae en sábado, domingo o un feriado federal en el Distrito de Columbia, el plazo pasa al siguiente día hábil. La presentación es electrónica y la hora que cuenta es la de la USPTO, así que una respuesta empezada a las 11:50 p. m. con una carga lenta es una respuesta presentada fuera de plazo.

Las acciones de oficina posteriores al registro, las que se emiten cuando se examina un trámite de mantenimiento, siguen la misma regla de tres meses con una sola prórroga al momento de escribir este artículo. Confirme el período indicado en cada acción, porque la USPTO ha cambiado estas reglas más de una vez.

La solicitud de prórroga

La prórroga no es automática. Debe presentar una solicitud de prórroga y pagar la tarifa dentro de los tres meses originales. Una vez concedida, la respuesta vence a los seis meses de la fecha de emisión. No hay una segunda prórroga, y no hay ninguna prórroga para las solicitudes del Protocolo de Madrid. Use la prórroga cuando necesite tiempo para reunir evidencia, negociar un acuerdo de consentimiento u obtener una muestra de uso sustituta, no como opción por defecto. Los tres meses adicionales cuestan dinero y retrasan el registro, y una respuesta que podía presentarse en la sexta semana debería presentarse entonces.

Cómo es una respuesta completa

El plazo es solo la mitad de la regla. La respuesta debe abordar cada rechazo y cada requisito de la acción de oficina. Una respuesta que discute el rechazo por probabilidad de confusión, pero ignora el requisito de renuncia (disclaimer), está incompleta, y el abogado examinador puede tratarla como una falta de respuesta o emitir una acción final sobre el punto pendiente. Lea la acción hasta el final, enumere cada punto y conteste cada uno. Nuestros artículos sobre cómo responder a un rechazo por probabilidad de confusión y qué pasa después de una acción de oficina final tratan el fondo; este artículo trata del plazo.

Qué pasa si se le vence el plazo para responder a una acción de oficina de marca

La USPTO emite un aviso de abandono. A partir de ahí tiene dos meses desde la fecha de ese aviso para presentar una petición para revivir la solicitud, que debe declarar que la demora no fue intencional y debe incluir la respuesta que debió haberse presentado. No intencional es un estándar bajo que cubre descuidos y malentendidos; no cubre la decisión de no responder seguida de un cambio de opinión.

Si nunca recibió el aviso de abandono, todavía puede presentarse una petición dentro de los dos meses siguientes a la fecha en que se enteró del abandono, sujeto a un plazo máximo contado desde la fecha de abandono que muestran los registros de la USPTO. Cerrados esos períodos, la solicitud no puede revivirse. La única vía es una nueva solicitud, con una nueva fecha de presentación y una nueva tarifa, y cada marca que otra persona haya presentado mientras tanto queda por delante de la suya.

Por qué responder temprano sale más barato

Varias de las mejores respuestas a una acción de oficina requieren un tiempo que una respuesta de última semana no tiene.

• Un acuerdo de consentimiento con el titular de una marca citada exige encontrar al titular, abrir una negociación y redactar términos que ambas partes acepten.
• La evidencia de distintividad adquirida implica reunir cifras de ventas, registros de publicidad y declaraciones de las personas que tienen esa información.
• Una muestra de uso sustituta debe haber estado en uso en la fecha relevante, así que puede necesitar capturas web archivadas o fotografías fechadas.
• Si la solicitud se presentó a través de un servicio en línea o por el propio solicitante, un nuevo abogado necesita tiempo para revisar el expediente completo y, en el caso de solicitantes domiciliados fuera de Estados Unidos, para presentar la designación que la USPTO exige antes de que pueda avanzar cualquier otra cosa.

Empezar la respuesta en el primer mes deja margen para todo esto. El período de tres meses es suficiente para una respuesta bien gestionada y ajustado para una que empieza tarde. Si el rechazo revela que el problema es la marca misma, el tiempo se aprovecha mejor decidiendo si continuar o presentar una marca más fuerte a través de nuestra práctica de registro de marcas, como se explica en nuestra página de servicios de derecho de marcas.

Si tiene una acción de oficina en la mano y no está seguro de cuándo vence o de qué exige, una consulta con Capitol Law Partners puede confirmar ambas cosas en el transcurso de la semana. Programe una consulta.

Este artículo tiene únicamente fines informativos y no constituye asesoramiento legal. Esta comunicación no establece una relación abogado-cliente.

Cagatay Ersoy. Estrategia práctica para fundadores, inversores y empresas en crecimiento.

¿Necesita ayuda con este tema? Consulte nuestra página de respuestas a acciones de oficina de la USPTO o programe una consulta.