¿Puede usar una marca abandonada que aparece en una búsqueda?

Una marca abandonada o no vigente (dead) en la base de datos de la USPTO le dice una sola cosa: la solicitud se abandonó o el registro se canceló o venció. No le dice que el titular cerró el negocio, dejó de usar el nombre o renunció a sus derechos. Como en Estados Unidos los derechos de marca nacen del uso y no del registro, una empresa puede tener derechos exigibles bajo el derecho consuetudinario (common law) sobre un nombre cuyo registro dejó de existir hace años. Tratar un expediente no vigente como luz verde es uno de los errores más comunes al verificar una marca, y es una de las razones por las que una búsqueda exhaustiva de disponibilidad de marca mira más allá del campo de estado, hacia lo que realmente hace el titular anterior.

Qué significa una marca abandonada o no vigente en la base de datos de la USPTO

Cada expediente del sistema de búsqueda de marcas de la USPTO aparece como vigente (live) o no vigente. Una solicitud deja de estar vigente cuando se abandona, normalmente porque el solicitante no respondió a una acción de oficina (office action), no presentó una Declaración de Uso después de un aviso de aceptación (Notice of Allowance) o la retiró expresamente. Un registro deja de estar vigente cuando se cancela o vence, casi siempre porque el titular no presentó la declaración de uso de la Sección 8, que vence entre el quinto y el sexto año, o la declaración combinada y renovación que vence cada diez años. La Junta de Juicios y Apelaciones de Marcas (TTAB) también cancela registros después de una petición de cancelación que prospera.

Un expediente no vigente tiene una consecuencia segura: un abogado examinador no lo citará contra su solicitud. Los examinadores citan solo registros vigentes y solicitudes pendientes. Es una ventaja real, y es el comienzo del análisis, no el final.

Por qué un expediente no vigente no significa un nombre libre

Tres cosas pueden ser ciertas respecto de un nombre cuyo expediente no está vigente. Primero, el titular puede seguir usándolo. Las empresas pierden plazos de mantenimiento constantemente, y una empresa que olvidó presentar su declaración de la Sección 8 conserva todos los derechos de derecho consuetudinario que tenía el día anterior. Puede oponerse a su solicitud durante la publicación con base en su uso anterior, y puede demandarlo si su uso puede causar confusión en su mercado. Nuestro artículo sobre los derechos de marca sin registro explica el alcance de esos derechos.

Segundo, la pérdida de vigencia puede ser temporal. Una solicitud abandonada por falta de respuesta puede revivirse mediante una petición dentro de los dos meses siguientes al aviso de abandono, y un titular que no cumplió un plazo de mantenimiento puede seguir dentro del período de gracia de seis meses. Un expediente que dejó de estar vigente el mes pasado no es una señal segura.

Tercero, el titular puede haber presentado una nueva solicitud. Las empresas que dejan caducar un registro a menudo presentan una nueva solicitud para la misma marca, y esa nueva solicitud está vigente y puede citarse aunque el registro anterior no lo esté. Busque por el nombre del titular, no solo por la marca.

Cómo averiguar si el titular anterior sigue usando la marca

Empiece por los registros de la USPTO. El estado y el historial de documentos muestran por qué y cuándo dejó de estar vigente el expediente, y si el mismo titular tiene otras solicitudes vigentes. Luego salga del registro. Visite el sitio web y las cuentas de redes sociales del titular, busque anuncios actuales en las plataformas de venta en línea, verifique si la oficina estatal de corporaciones muestra la entidad como activa y busque prensa o reseñas recientes. Un negocio que sigue operando bajo el nombre suele aparecer en menos de una hora de búsqueda. Si lo que está en juego lo justifica, un investigador profesional puede confirmar si los productos todavía se venden y dónde.

Mida la falta de uso según el estándar legal. Según la Ley Lanham, una marca está abandonada cuando su uso se ha interrumpido sin intención de retomarlo, y tres años consecutivos sin uso constituyen prueba prima facie de abandono. Una marca que no se ha usado durante tres años, cuyo titular dejó de operar, es una buena candidata para adoptarla. Una marca que desapareció del registro hace dieciocho meses, cuyo titular todavía tiene un local abierto, no lo es.

Cuándo puede usarse una marca abandonada y cómo adoptarla

Si el titular anterior ya no existe, los productos ya no se venden y la falta de uso supera holgadamente los tres años, en general la marca está disponible para adoptarla. Presente su propia solicitud a través de un servicio de registro de marcas ante la USPTO y construya sus propios derechos a partir de su propio uso. No intente comprar el registro no vigente; un registro cancelado no tiene nada que ceder. Si subsiste algo de prestigio comercial (goodwill) en el nombre y es posible encontrar al antiguo titular, la vía más limpia es comprar la marca junto con su prestigio comercial mediante una cesión escrita y luego presentar una nueva solicitud a su propio nombre.

Dos advertencias. El prestigio comercial residual puede persistir durante un tiempo después de que cesan las ventas, sobre todo en productos de consumo con compradores fieles, y un tribunal puede concluir que el público todavía asocia el nombre con el origen anterior. Y si el uso que usted planea se parece al antiguo negocio del titular anterior, cuente con que ese titular, o un sucesor, lo notará cuando se publique su solicitud.

Registros vigentes que parecen abandonados

El problema inverso es un registro vigente en el registro, pero muerto en el mercado. Los examinadores lo citarán en su contra sin importar hace cuánto el titular dejó de usarlo. Los remedios van en la dirección opuesta: una petición de cancelación por abandono, o un procedimiento de expungement o reexamination para eliminar productos en los que la marca nunca se usó o ya no se usa. Esas herramientas corresponden a nuestra práctica de defensa de marcas y procedimientos ante la TTAB, y a menudo son la forma de despejar un registro que bloquea su marca y que aparece en una búsqueda. En cualquier caso, el campo de estado es donde empieza la investigación, no donde termina; nuestra guía sobre cómo buscar una marca explica qué revisar después.

Si una marca abandonada o inactiva se interpone entre usted y el nombre que quiere, una consulta con Capitol Law Partners puede determinar si es seguro adoptarla o si primero hay que despejarla. Programe una consulta.

Este artículo tiene únicamente fines informativos y no constituye asesoramiento legal. Esta comunicación no establece una relación abogado-cliente.

Cagatay Ersoy. Estrategia práctica para fundadores, inversores y empresas en crecimiento.

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