Quién debe ser titular de la marca: ¿usted o su empresa?

El solicitante de una marca debe ser el titular de la marca el día en que se presenta la solicitud, y el titular es quien controla la naturaleza y la calidad de los productos o servicios que se venden bajo ella. Esa regla decide quién debe ser titular de la marca en la mayoría de los casos: la empresa operativa, no el fundador. Una solicitud presentada por alguien que no era titular de la marca al momento de presentarla es nula, y la USPTO no le permitirá corregirla modificando el nombre del solicitante ni cediendo la solicitud más adelante. El equipo de derecho de marcas de CLP verifica la titularidad antes de cualquier presentación, porque este es el único error que no tiene remedio.

Quién debe ser titular de la marca: por qué importa más de lo que parece

Una solicitud nula se ve bien en el registro. La USPTO rara vez detecta el problema durante el examen, el registro se emite y todos se olvidan del asunto. El defecto aparece años después, cuando el registro más importa: el abogado de un competidor en un caso de infracción investiga quién vendía realmente los productos en la fecha de presentación, o el equipo de debida diligencia de un comprador pregunta por qué el nombre del fundador figura en el certificado si la empresa ha manejado el negocio desde el primer día. En ese momento el registro puede cancelarse, y con él la fecha de prioridad nacional que usted creía tener.

El problema es común porque los fundadores presentan la solicitud temprano, a menudo antes de que exista la empresa o mientras todavía deciden la estructura. Nuestro artículo sobre la diferencia entre el nombre de empresa y la marca explica por qué la entidad y la marca son cuestiones separadas; este artículo trata de poner el nombre correcto en la solicitud de marca.

Cuándo la empresa debe ser titular de la marca

Si la empresa fabrica o adquiere los productos, fija los estándares, atiende las quejas de los clientes y firma los contratos, la empresa controla la calidad y la empresa debe ser la solicitante. Ese es el caso normal de un negocio de productos, un restaurante, una agencia o una empresa de software. También es lo que esperan ver los inversionistas, los prestamistas y los compradores. Una marca cuyo titular es un fundador a título personal es un activo que la empresa no controla, y una hoja de términos (term sheet) normalmente exigirá que se ceda a la empresa antes del cierre.

Si la empresa todavía no se ha constituido, constitúyala primero. Nuestra práctica de constitución y estructuración de empresas programa la constitución para que la entidad exista antes de que se presente la solicitud a su nombre. Presentar una solicitud con intención de uso (intent-to-use) a nombre del fundador como solución provisional es un error, tanto porque el fundador puede no tener una intención de buena fe (bona fide) de usar la marca personalmente como porque, como señala nuestro artículo sobre las solicitudes de marca con intención de uso, una solicitud de ese tipo no puede cederse antes del uso, salvo a un sucesor del negocio del solicitante.

Cuándo puede ser titular un fundador o una sociedad holding

La titularidad a título personal o a través de una sociedad holding es legítima cuando la estructura es real. Un fundador que otorga a la empresa operativa una licencia de la marca, controla la calidad de lo que la empresa vende y documenta ese control en una licencia escrita es el titular según la regla de las empresas relacionadas (related companies) de la Ley Lanham, y el uso de la empresa cuenta como uso del fundador. Los grupos con varias filiales operativas suelen mantener todas las marcas en una sociedad matriz o en una sociedad holding de propiedad intelectual por la misma razón.

Dos condiciones hacen que esto funcione. La licencia debe constar por escrito y debe darle al titular un control real de la calidad, que el titular efectivamente ejerza. Una licencia sin control de calidad, a veces llamada licencia desnuda (naked license), puede llevar a concluir que la marca fue abandonada. Y la estructura debe cumplir un propósito, como la protección de activos, la planificación fiscal o una marca personal que sobreviva a cualquier empresa, y no responder solo al deseo de un fundador de mantener el nombre en una cuenta personal.

Los titulares extranjeros agregan un paso más. Un solicitante domiciliado fuera de Estados Unidos, incluida una sociedad matriz turca que sea titular de marcas en EE. UU., debe estar representado ante la USPTO por un abogado con licencia en un estado de EE. UU., y la solicitud no puede registrarse hasta que uno comparezca.

Cómo corregir una solicitud a nombre equivocado

Si la solicitud todavía no se ha registrado, la respuesta es una nueva solicitud a nombre correcto, que obtiene una nueva fecha de presentación. La original puede abandonarse expresamente. Si el registro ya se emitió, una cesión del fundador a la empresa no subsana el defecto, porque el fundador no tenía nada que ceder en la fecha de presentación. La vía práctica es una nueva solicitud a nombre de la empresa en paralelo al registro defectuoso, para que exista un registro válido antes de que alguien impugne el anterior. Nuestra práctica de registro de marcas ante la USPTO se encarga de ambos trámites a la vez.

El análisis cambia si el fundador realmente era el titular al momento de presentar, por ejemplo como empresario individual antes de constituir la sociedad. En ese caso, el fundador era el titular de la marca, la solicitud era válida, y una cesión escrita de la marca junto con su prestigio comercial (goodwill) a la nueva empresa, inscrita ante la USPTO, la transfiere sin problemas.

Cómo mantener la titularidad en orden después del registro

• Inscriba cada cesión ante la USPTO. Las cesiones deben constar por escrito y deben transferir el prestigio comercial junto con la marca.
• Actualice el titular registrado después de una fusión, una conversión de LLC a corporación o un cambio de nombre, para que el registro coincida con la entidad que usa la marca.
• Incluya cláusulas de control de calidad en cada licencia, incluidas las licencias a filiales y distribuidores.
• Regule la marca en los acuerdos entre fundadores y en las cláusulas de compraventa entre socios (buy-sell), para que un cofundador que se retira no pueda reclamarla.
• Revise la titularidad antes de cada trámite de mantenimiento, ya que una declaración de uso presentada por la parte equivocada genera sus propios problemas.

Si está por presentar una solicitud y no está seguro de qué entidad debe ser la solicitante, o sospecha que un registro existente está a nombre equivocado, una consulta con Capitol Law Partners puede resolverlo antes de que se convierta en un problema de debida diligencia. Programe una consulta.

Este artículo tiene únicamente fines informativos y no constituye asesoramiento legal. Esta comunicación no establece una relación abogado-cliente.

Cagatay Ersoy. Estrategia práctica para fundadores, inversores y empresas en crecimiento.

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