Abogado de Defensa de Marcas: Oposiciones y Cancelaciones ante la TTAB y Reclamos bajo la Ley Lanham

Un registro de marca vale tanto como su disposición a hacerlo valer, y la Junta de Juicios y Apelaciones de Marcas (TTAB), los tribunales federales, los paneles de nombres de dominio y las plataformas de comercio electrónico ofrecen cada uno una herramienta distinta. Capitol Law Partners se encarga de oposiciones, cancelaciones, peticiones de expungement y reexamination, campañas de cartas de cese y desista, reclamaciones UDRP, eliminación de anuncios en plataformas y litigios bajo la Ley Lanham para titulares de marcas, y defiende a las empresas que reciben estos reclamos.

Qué hace por usted un abogado de defensa de marcas

Comenzamos con una vigilancia de marcas sobre las nuevas solicitudes ante la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos (USPTO), las publicaciones en la Gaceta Oficial (Official Gazette), los registros de dominios y los anuncios en plataformas de venta, y evaluamos cada resultado con los factores de probabilidad de confusión. Cuando surge un conflicto:

• Evaluamos los derechos de ambas partes: prioridad de uso, situación del registro y los productos involucrados.
• Elegimos el foro adecuado: carta, carta de protesta, procedimiento ante la TTAB, reclamación de dominio, eliminación en plataformas o demanda.
• Redactamos los escritos, gestionamos la etapa de exhibición de pruebas (discovery) y construimos el expediente escrito sobre el que decidirá la Junta o el tribunal.
• Negociamos acuerdos, coexistencia o licencias, y defendemos sus propias solicitudes cuando son impugnadas.

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Los estándares legales y quién puede usarlos

Cartas de cese y desista

Una carta de reclamación es económica y a menudo es el primer paso correcto frente a un pequeño infractor que tal vez simplemente se detenga. También puede perjudicar: puede provocar una demanda de sentencia declarativa en el foro que elija el destinatario, invitar a un contraataque contra su registro o generar un problema de relaciones públicas, por eso evaluamos esos riesgos antes de enviar cualquier cosa.

Oposiciones ante la TTAB

Una vez publicada una marca en la Gaceta Oficial, cualquier persona que crea que resultaría perjudicada puede oponerse dentro de los 30 días. Las prórrogas pueden extender el período hasta 180 días desde la publicación; las últimas requieren causa justificada o el consentimiento del solicitante. El oponente necesita legitimación: un interés real y una creencia razonable de perjuicio. Los fundamentos más comunes son la probabilidad de confusión con una marca anterior, el carácter meramente descriptivo, la dilución de una marca famosa y la falta de una intención de buena fe de usar la marca al momento de presentar la solicitud.

Procedimientos de cancelación

Dentro de los cinco años posteriores al registro, una petición de cancelación puede basarse en cualquier fundamento que habría impedido el registro. Después de cinco años, los fundamentos se reducen a los de la Sección 14 de la Ley Lanham, principalmente abandono, carácter genérico y fraude. Tres años consecutivos sin uso constituyen evidencia prima facie de abandono, y la Ley de Modernización de Marcas (Trademark Modernization Act) agregó un fundamento para las marcas que nunca se usaron en el comercio.

Expungement y reexamination

La Ley de Modernización de Marcas de 2020 también creó dos procedimientos ex parte. El expungement se dirige a una marca que nunca se usó para algunos o todos los productos o servicios indicados y puede solicitarse entre el tercer y el décimo año después del registro. La reexamination se dirige a un registro basado en el uso cuya marca no estaba en uso a la fecha relevante, generalmente la fecha de presentación o la fecha en que se alegó el uso, y debe solicitarse dentro de los cinco años. Si la USPTO inicia el procedimiento con base en la evidencia del peticionario de una investigación razonable, el titular debe probar el uso o perderá los elementos impugnados. Son las primeras herramientas que consideramos cuando un registro que bloquea su marca parece no estar en uso.

Cartas de protesta

Mientras una solicitud en conflicto está en examen, un tercero puede presentar una carta de protesta con evidencia relevante para la registrabilidad, como un registro anterior o prueba de que el término es descriptivo. La USPTO decide si la remite al abogado examinador; quien protesta no participa más, pero una carta oportuna puede evitar por completo una oposición.

Procedimiento y plazos ante la TTAB

1. Escritos iniciales. El aviso de oposición o la petición de cancelación expone los fundamentos; la parte demandada contesta, a menudo con una reconvención contra el registro del demandante.
2. Exhibición de pruebas (discovery). Después de una conferencia de discovery y las divulgaciones iniciales, las partes intercambian interrogatorios, solicitudes de documentos, solicitudes de admisión y declaraciones (depositions) según un calendario fijado por la Junta.
3. Juicio por expediente escrito. Cada parte presenta testimonios mediante declaración jurada o deposition y documentos mediante avisos de incorporación (notices of reliance), y luego presenta alegatos ante un panel de jueces administrativos de marcas.
4. Apelación. Ante el Circuito Federal con base en el expediente, o mediante una acción civil en un tribunal de distrito, donde puede presentarse nueva evidencia.

La Resolución Acelerada de Casos (Accelerated Case Resolution) permite a las partes acordar un calendario más corto y un expediente similar al de un juicio sumario. La Junta solo decide sobre la registrabilidad: no puede ordenar que cese el uso, otorgar daños ni decidir sobre una infracción, aunque sus conclusiones sobre probabilidad de confusión pueden tener efecto preclusivo en un litigio posterior cuando los usos en cuestión son sustancialmente los mismos.

Dominios, plataformas y la frontera

• Nombres de dominio. Conforme a la Política Uniforme de Solución de Controversias en materia de Nombres de Dominio (UDRP), el titular de una marca puede obtener la transferencia o cancelación de un dominio que se preste a confusión con su marca cuando el titular del dominio no tiene un interés legítimo y actuó de mala fe. El sistema de Suspensión Rápida Uniforme (URS) es un procedimiento más rápido y limitado para abusos evidentes que suspende el dominio en lugar de transferirlo, y los reclamos por ciberocupación (cybersquatting) pueden presentarse en un tribunal federal.
• Plataformas de venta y redes sociales. Amazon Brand Registry, el programa VeRO de eBay, Etsy, Meta y TikTok tienen canales de denuncia que generalmente exigen una marca registrada. Preparamos las denuncias y manejamos las contranotificaciones y los infractores reincidentes.
• Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE. UU. (CBP). Inscribir un registro federal ante la CBP permite a los agentes retener e incautar importaciones falsificadas e infractoras; nos encargamos de la inscripción y de las guías de producto.

Litigios en tribunales federales

La Sección 32 de la Ley Lanham protege las marcas registradas frente a usos que probablemente causen confusión, la Sección 43(a) cubre marcas no registradas, imagen comercial (trade dress) e indicaciones falsas de origen, la Sección 43(c) protege las marcas famosas frente a la dilución por debilitamiento o desprestigio, y las disposiciones sobre falsificación agregan remedios reforzados. Los remedios incluyen órdenes judiciales (injunctions), las ganancias del demandado, los daños del demandante, la destrucción de los productos infractores y, en casos excepcionales, los honorarios de abogados. El litigio se justifica cuando el daño es continuo y grave, cuando un infractor se niega a dialogar, cuando hay falsificaciones o cuando solo una orden judicial detendrá la conducta; frente a un uso menor o en declive, rara vez vale lo que cuesta. Nuestros equipos de litigios de propiedad intelectual y litigios comerciales se encargan de reclamos relacionados de derechos de autor, secretos comerciales, contratos y competencia desleal.

Evidencia y documentos

• Certificados de registro, historiales de expediente y prueba de uso continuo, además de ventas, publicidad y alcance geográfico para demostrar la fuerza y la prioridad de la marca.
• Capturas de pantalla, compras de prueba y anuncios fechados que muestren el uso denunciado, y cualquier caso de confusión real.
• Informes de investigación y páginas web archivadas que documenten la falta de uso para reclamos de expungement, reexamination y abandono.

Problemas comunes que le ayudamos a evitar

• Perder el plazo de 30 días desde la publicación porque nadie estaba vigilando la Gaceta Oficial.
• Enviar una carta de reclamación desde una posición débil y provocar una reconvención de cancelación.
• Presentar una cancelación completa cuando una petición de expungement o reexamination, más económica, eliminaría el obstáculo.
• Aceptar un acuerdo de coexistencia que bloquee la expansión futura a nuevos productos o territorios.
• Dejar que su propio registro venza en medio de una disputa; vea nuestro servicio de renovación y mantenimiento.

Por qué Capitol Law Partners

Cagatay Ersoy, fundador y socio director de Capitol Law Partners, es egresado de Columbia Law School y asesora a titulares de marcas en búsqueda, registro y defensa de marcas. El mismo equipo se encarga de las respuestas a acciones de oficina y de las disputas, para que los argumentos del trámite nunca contradigan la posición adoptada ante la Junta. Nuestros abogados y personal trabajan en inglés, turco, español, portugués y francés, y representamos a clientes en todo el país desde nuestras oficinas en Washington, DC, Herndon, Virginia y Nueva York, con una oficina en Estambul.

Hable con un abogado de defensa de marcas

Si encontró una marca en conflicto, recibió una carta de reclamación o fue nombrado en un procedimiento ante la TTAB, envíenos los números de registro y lo que sepa sobre el uso de la otra parte. Agende una consulta o llame al +1 (202) 440-2272.