Rechazo de la muestra de uso de marca: por qué ocurre y cómo corregirlo

Un rechazo de la muestra de uso (specimen) significa que el abogado examinador miró la imagen que usted presentó y no vio su marca usada en el comercio en los productos o servicios indicados en la solicitud. La marca en sí puede estar bien. El problema es la prueba, y en la mayoría de los casos se corrige sustituyendo la muestra por una que demuestre un uso real y verificando que ese uso existía en la fecha relevante. Los problemas con la muestra de uso están entre los más comunes que atiende nuestra página de respuestas a acciones de oficina de marcas para solicitantes que presentaron por su cuenta, porque las reglas sobre lo que cuenta como uso son más estrictas de lo que parecen.

Qué debe mostrar una muestra de uso

En el caso de productos, la muestra debe mostrar la marca en los productos mismos, en su empaque o sus etiquetas, en marbetes o en un exhibidor asociado con los productos en el punto de venta. Una página web es válida si muestra la marca cerca de una imagen o descripción de los productos y le ofrece al comprador una forma de pedirlos, como un precio y un botón para agregar al carrito. En el caso de servicios, la muestra debe mostrar la marca usada en la publicidad o en la prestación de los servicios, con una referencia a los servicios mismos: un sitio web, un folleto, un letrero en el local, una captura de pantalla del servicio en funcionamiento.

Tres reglas se aplican a ambos casos. La marca de la muestra debe coincidir con la representación de la marca en la solicitud (drawing). La muestra debe mostrar la marca con los productos o servicios efectivamente indicados en la solicitud, no con otra cosa que venda la empresa. Y el uso debe ser real: la muestra debe ser algo que un cliente realmente vio, no una imagen preparada para la solicitud.

Las razones más comunes de un rechazo de la muestra de uso

• La muestra es un montaje, una representación digital, una prueba de imprenta o una imagen alterada digitalmente. Los examinadores buscan señales de edición y piden pruebas de que el artículo existe.
• La muestra es publicidad de productos. Un anuncio es aceptable para servicios, pero no para productos, en los que la marca debe aparecer en el producto, en su empaque o en un exhibidor en el punto de venta.
• Una muestra de página web para productos muestra la marca, pero no una forma de comprar, u omite la URL y la fecha en que se accedió a la página o se imprimió, que son obligatorias.
• La marca de la muestra difiere de la representación, por ejemplo una versión estilizada con otras palabras cuando se presentó una marca en caracteres estándar, o un logotipo al que le falta un elemento.
• La marca aparece solo como nombre comercial o nombre de la empresa en un pie de página, no como marca de los productos o servicios indicados.
• El uso es ornamental: un eslogan en el frente de una camiseta se percibe como decoración y no como identificador de origen.
• La muestra es una factura, una tarjeta de presentación, un comunicado de prensa o un documento interno, y ninguno de ellos demuestra el uso en el comercio para productos.

La acción de oficina (office action) indica cuál de estos problemas encontró el examinador. Léala con atención, porque la solución depende del motivo.

Cómo corregirlo con una muestra sustituta

Una muestra sustituta debe haber estado en uso en el comercio en la fecha relevante o antes: la fecha de presentación en una solicitud basada en el uso, o la fecha en que se presentó la Declaración de Uso o la modificación para alegar el uso en una solicitud con intención de uso. Usted presenta la nueva muestra con una declaración verificada de que estaba en uso al menos desde esa fecha. La verificación se firma bajo pena de perjurio, así que la fecha debe ser correcta.

Esa regla de tiempo es la razón por la que importa reunir evidencia. Reúna fotografías fechadas del producto, capturas archivadas del sitio web, registros de envío que vinculen el empaque con la fecha y capturas de pantalla de los anuncios en plataformas de venta con su marca de tiempo. Una muestra que existe hoy pero no existía en la fecha de presentación no puede usarse, por buena que parezca. El plazo para la respuesta es el mismo que para cualquier acción de oficina, como explica nuestro artículo sobre el plazo para responder a una acción de oficina de marca, y reunir evidencia histórica es una razón para empezar temprano.

Cuando no puede presentar una muestra aceptable

Si la marca sencillamente no estaba en uso en la fecha relevante, no hay una muestra sustituta disponible, y las opciones honestas son limitadas. Antes de la publicación, una solicitud basada en el uso puede modificarse a una base de intención de uso bajo la Sección 1(b), lo que elimina por ahora el requisito de la muestra y le permite presentar la Declaración de Uso cuando empiece el uso real; nuestro artículo sobre cómo funcionan las solicitudes de marca con intención de uso explica ese camino. Si el problema se limita a algunos de los productos indicados, elimine esos productos y conserve el resto. Si el rechazo es por ornamentalidad, las respuestas incluyen una muestra con la marca en una etiqueta colgante o en una etiqueta del producto, prueba de que la marca ya funciona como marca para otros productos, o la modificación al Registro Suplementario. Cuando ninguna de estas opciones encaja, una nueva solicitud presentada una vez que empiece el uso es más limpia que una respuesta que fuerce los hechos, lo que puede invalidar el registro más adelante.

Cómo evitar el rechazo en la próxima solicitud

Tome la muestra del producto o de la página real, no de un archivo de diseño. En las páginas web, incluya en la captura la URL completa y la fecha de acceso. Muestre la marca exactamente como figura en la representación, junto a los productos, con un precio o una opción de pedido. Use una muestra por clase y asegúrese de que muestre al menos uno de los productos de esa clase. Conserve los originales, fechados, por si un examinador posterior o un oponente los pide. Nuestra práctica de registro de marcas ante la USPTO revisa las muestras antes de presentar precisamente por esta razón, y el conjunto más amplio de reglas de presentación se resume en nuestra página de derecho de marcas.

Si recibió un rechazo de la muestra de uso y no está seguro de si sus registros respaldan una sustituta, una consulta con Capitol Law Partners puede ordenar rápidamente la evidencia y las opciones. Programe una consulta.

Este artículo tiene únicamente fines informativos y no constituye asesoramiento legal. Esta comunicación no establece una relación abogado-cliente.

Cagatay Ersoy. Estrategia práctica para fundadores, inversores y empresas en crecimiento.

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