Probabilidad de confusión de marcas: cómo se decide

Dos marcas entran en conflicto cuando es probable que los consumidores crean que los productos vendidos bajo una provienen del titular de la otra o están vinculados con él. Esa es la prueba de probabilidad de confusión de marcas (likelihood of confusion), y decide más cuestiones de marcas que cualquier otra regla: si la USPTO registrará su marca frente a una anterior, si un competidor puede detenerlo a usted y si usted puede detenerlo a él. La prueba no exige marcas idénticas ni productos idénticos, y por eso tantas búsquedas propias salen limpias y tantas solicitudes igualmente reciben un rechazo. Nuestro servicio de búsqueda de marcas y opiniones de disponibilidad aplica esta prueba a cada nombre candidato antes de presentar la solicitud, y los factores que siguen son los que sostienen el análisis.

La prueba de probabilidad de confusión de marcas: los factores du Pont

La USPTO y la Junta de Juicios y Apelaciones de Marcas (TTAB) aplican los factores de la decisión du Pont del Circuito Federal. Los tribunales federales, en casos de infracción, usan listas muy parecidas con otros nombres. Los factores que aparecen en casi todos los casos son:

• La similitud de las marcas en apariencia, sonido, significado e impresión comercial general.
• La relación entre los productos o servicios tal como se describen en la solicitud y en el registro.
• La similitud de los canales de comercialización y de los tipos de compradores.
• Las condiciones de compra, incluido si los compradores son cuidadosos y sofisticados o compran por impulso.
• La fama o la fuerza de la marca anterior.
• La cantidad y la naturaleza de las marcas similares que ya se usan en productos similares.
• Cualquier evidencia de confusión real, o de un largo período de coexistencia sin ella.
• Cualquier acuerdo entre las partes, como un acuerdo de consentimiento o de coexistencia.

Ningún factor es determinante por sí solo, y no todos los factores se aplican a todos los casos. En la práctica, los dos primeros tienen la mayor parte del peso, y un abogado examinador que encuentra marcas similares en productos relacionados rechazará la solicitud a menos que algo más en el expediente empuje en sentido contrario.

Similitud de las marcas: apariencia, sonido y significado

Las marcas se comparan en su conjunto, pero la comparación da más peso a la parte dominante. En una marca compuesta por una palabra distintiva y una descriptiva, domina la palabra distintiva. En una marca que combina palabras y un diseño, normalmente dominan las palabras, porque es lo que dicen los consumidores cuando piden el producto. Agregar una marca principal de la empresa (house mark) o un término descriptivo a la marca de otra persona no evita la confusión; a menudo la aumenta, porque los consumidores suponen que se trata de una extensión de la línea de productos.

El sonido importa tanto como la ortografía. Las marcas que se ven distintas pero se pronuncian igual se tratan como similares. El significado también importa: una palabra extranjera se compara con su traducción al inglés cuando los compradores estadounidenses comunes que conocen ese idioma la traducirían. La pregunta siempre es la impresión general en un consumidor que ve las marcas en momentos distintos y conserva de ellas un recuerdo general y no exacto.

Relación entre los productos y servicios

Los productos no tienen que competir entre sí. Tienen que estar lo bastante relacionados como para que un consumidor que vea marcas similares en ambos suponga un origen común. El café y los servicios de cafetería están relacionados. El software y los servicios de consultoría que lo implementan están relacionados. La ropa y los servicios de tiendas minoristas de ropa están relacionados. Los abogados examinadores prueban la relación con registros de terceros que cubren ambos tipos de productos bajo una misma marca y con páginas web que muestran empresas que venden ambos.

La comparación usa los productos tal como están redactados en la solicitud y en el registro, no los productos tal como realmente se venden. Si el registro dice “ropa” sin ninguna limitación, se presume que cubre toda la ropa vendida por todos los canales normales a todos los compradores habituales, y su evidencia de que el titular solo vende abrigos de lujo no le servirá. Por eso la identificación de productos de su propia solicitud merece una redacción cuidadosa; una identificación amplia invita a conflictos que una limitada evitaría.

Factores que inclinan la balanza

La fuerza corta en ambos sentidos. Una marca anterior famosa o inventada recibe un margen amplio, e incluso productos lejanos pueden ser rechazados. Una marca débil en un campo saturado recibe un margen estrecho, y la evidencia de que muchos terceros usan el mismo término para productos similares puede convencer a un examinador de que los consumidores los distinguen por pequeñas diferencias. Nuestro artículo sobre qué hace fuerte a una marca explica de dónde viene esa fuerza.

Los compradores sofisticados que toman decisiones costosas y meditadas tienen menos probabilidad de confundirse que los clientes que toman un artículo barato de un estante. Un historial documentado de años de coexistencia de ambas marcas sin confusión reportada ayuda, aunque la USPTO le da menos peso que los tribunales, porque el expediente de una solicitud es escaso. Un acuerdo de consentimiento bien redactado del titular anterior, que explique por qué la confusión es improbable y qué harán las partes para evitarla, suele ser decisivo.

Cómo aplicar la prueba antes de presentar la solicitud

El propósito de la verificación de disponibilidad es hacer este análisis antes de que lo haga un abogado examinador. Para cada marca que aparezca en una búsqueda, pregúntese si las partes dominantes son similares, si los productos son del tipo que una sola empresa vende en conjunto y qué tan fuerte es la marca anterior. Una marca que falla en los dos primeros factores es un nombre de alto riesgo, y ningún argumento posterior la hará segura.

Si presenta la solicitud de todos modos y el examinador cita la marca anterior, el análisis pasa de la predicción a la persuasión; nuestro artículo sobre cómo responder a un rechazo por probabilidad de confusión explica qué evidencia necesita una respuesta a una acción de oficina de marcas. Y si el conflicto aparece después del registro, en una oposición o en un reclamo por infracción, los mismos factores se discuten ante la Junta o un tribunal a través de nuestra práctica de defensa de marcas y procedimientos ante la TTAB. Aplicar la prueba temprano resulta más barato en cada etapa posterior.

Si una búsqueda encontró una marca similar y quiere una visión clara del riesgo antes de presentar la solicitud, una consulta con Capitol Law Partners puede dársela. Programe una consulta.

Este artículo tiene únicamente fines informativos y no constituye asesoramiento legal. Esta comunicación no establece una relación abogado-cliente.

Cagatay Ersoy. Estrategia práctica para fundadores, inversores y empresas en crecimiento.

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