Qué pasa después de una acción de oficina final de marca

Una acción de oficina final (final office action) es la declaración del abogado examinador de que su primera respuesta no resolvió el rechazo o el requisito, y de que el examen ordinario terminó. No es una negación de la solicitud ni el final del camino. Dentro del plazo de respuesta, usted puede pedirle al examinador que reconsidere, apelar ante la Junta de Juicios y Apelaciones de Marcas (TTAB), hacer ambas cosas a la vez o decidir que la marca no vale la pelea y presentar una solicitud para algo más sólido. Cada camino tiene un costo distinto y una probabilidad de éxito distinta, y la práctica de acciones de oficina y apelaciones de marcas de CLP empieza por preguntarse cuál respalda el expediente.

Por qué el examinador emitió una acción de oficina final

Una acción solo puede declararse final sobre un punto que se planteó en la acción no final anterior y que su respuesta no superó. Si el examinador plantea un nuevo rechazo o un nuevo requisito, ese punto debe presentarse en una acción no final, y usted tiene una nueva oportunidad de responder. Lea con atención la acción final en busca de cualquier cosa nueva, porque la distinción afecta tanto sus opciones como su plazo.

La acción final también le dice qué tan cerca estuvo. Un examinador que escribe dos páginas respondiendo a su evidencia se involucró con ella; un examinador que repite la primera acción palabra por palabra no lo hizo. Ese tono es una guía aproximada de si la reconsideración tiene alguna posibilidad.

Camino 1: solicitud de reconsideración

Una solicitud de reconsideración vuelve al mismo abogado examinador con algo nuevo: evidencia adicional, un argumento nuevo o una modificación que cumpla el requisito. Es la herramienta correcta cuando la solución es concreta, como incorporar una renuncia (disclaimer) que exigió el examinador, reducir la identificación de productos para eliminar una superposición, sustituir una muestra de uso por otra que estaba en uso en la fecha relevante o presentar un acuerdo de consentimiento que llegó después de la primera respuesta. Nuestros artículos sobre cómo responder a un rechazo por probabilidad de confusión y cómo contestar un rechazo por marca meramente descriptiva describen los tipos de evidencia que hacen cambiar de opinión a un examinador.

Una solicitud de reconsideración no detiene el plazo. Si el examinador la niega después de que venció el plazo de respuesta y no se presentó una apelación, la solicitud queda abandonada. Por eso la reconsideración normalmente se presenta junto con un aviso de apelación.

Camino 2: apelación ante la Junta de Juicios y Apelaciones de Marcas

Una apelación ex parte le pide a un panel de jueces administrativos de marcas que decida si el rechazo del examinador fue correcto con base en el expediente existente. Usted presenta un aviso de apelación y paga la tarifa de apelación por cada clase dentro del plazo de respuesta. La Junta fija un calendario de escritos: su escrito de apelación, el escrito del abogado examinador y su réplica opcional. Puede pedir una audiencia oral, aunque la mayoría de las apelaciones se deciden con base en los escritos.

El expediente es el límite clave. La Junta decide la apelación con la evidencia que había en el expediente de la solicitud cuando se presentó la apelación, y no considerará nuevas pruebas documentales adjuntas a un escrito. Si necesita agregar evidencia, debe pedirle a la Junta que devuelva la solicitud al examinador (remand) con ese fin, y necesita una causa justificada. Por eso la primera respuesta debe contener todas las pruebas documentales que tenga; la apelación es el lugar equivocado para descubrir un vacío.

Si la Junta confirma el rechazo, puede pedir la revisión ante la Corte de Apelaciones del Circuito Federal o presentar una acción civil ante un tribunal federal de distrito. Si la Junta revoca el rechazo, la solicitud avanza a la publicación.

Presentar ambas a la vez

La estrategia habitual es presentar el aviso de apelación y la solicitud de reconsideración al mismo tiempo. La Junta suspende la apelación y devuelve la solicitud para que el examinador pueda considerar la petición. Si el examinador retira el rechazo, la apelación se desestima por haber quedado sin objeto y la solicitud sigue adelante. Si el examinador lo mantiene, la apelación se reanuda con la nueva evidencia ya incorporada al expediente, que es la única forma de llevarla ante la Junta. Presentar ambas preserva todas las opciones con un solo plazo.

Camino 3: desistir y presentar una nueva solicitud

A veces la acción final tiene razón. Si la marca es descriptiva y no tiene evidencia de distintividad adquirida, o la marca citada es fuerte y los productos están claramente relacionados, una apelación gasta dinero defendiendo una posición débil. Las alternativas son modificar la solicitud al Registro Suplementario cuando el rechazo es por carácter descriptivo y la marca está en uso, o abandonar la solicitud y presentar una nueva para una marca modificada o para productos más limitados a través de nuestra práctica de registro de marcas. Una nueva solicitud pierde la fecha de presentación original, así que compare la decisión con lo que vale esa prioridad.

El plazo y lo que necesitamos de usted

El plazo de respuesta a una acción final es el mismo que para una no final: tres meses desde la fecha de emisión, con una prórroga pagada de tres meses disponible si se pide antes de que venza el primer plazo, como explica nuestro artículo sobre el plazo para responder a una acción de oficina de marca. Para evaluar las opciones necesitamos el expediente completo de la solicitud, incluidas la primera respuesta y todas sus pruebas documentales, la acción final misma, cualquier evidencia nueva que haya surgido desde la primera respuesta y una explicación franca de cuán importante es esta marca en particular para el negocio. Si la respuesta es que el negocio sobreviviría a un cambio de nombre, eso orienta la recomendación. Si la marca está en todos los productos y en el sitio web, la apelación, llevada a través de nuestra práctica de procedimientos ante la TTAB, normalmente vale su costo.

Si recibió una acción de oficina final y quiere una recomendación clara entre reconsideración, apelación y nueva solicitud, una consulta con Capitol Law Partners puede dársela antes de que el plazo de respuesta reduzca sus opciones. Programe una consulta.

Este artículo tiene únicamente fines informativos y no constituye asesoramiento legal. Esta comunicación no establece una relación abogado-cliente.

Cagatay Ersoy. Estrategia práctica para fundadores, inversores y empresas en crecimiento.

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