Abogado de Renovación de Marcas y Protocolo de Madrid

Un registro de marca en EE. UU. no se mantiene solo: debe conservarse vigente con declaraciones de uso según un calendario fijo, y su protección termina en la frontera a menos que la extienda al extranjero. Capitol Law Partners se encarga del mantenimiento conforme a la Ley Lanham, las auditorías de la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos (USPTO), las cesiones y licencias, y las solicitudes internacionales mediante el Protocolo de Madrid y solicitudes nacionales directas.

Qué hace por usted un abogado de mantenimiento de marcas

Registramos en nuestro calendario cada plazo de las Secciones 8, 15 y 9 con su período de gracia, revisamos el uso de cada producto y servicio indicado, eliminamos los elementos sin uso, seleccionamos las muestras, respondemos a las auditorías posteriores al registro, inscribimos cesiones y cambios de entidad, redactamos licencias con las cláusulas de control de calidad que exige la ley y gestionamos solicitudes bajo el Protocolo de Madrid y solicitudes nacionales directas con abogados locales en el extranjero. ¿Todavía no tiene un registro? Primero vienen nuestros servicios de búsqueda y disponibilidad, registro y respuestas a acciones de oficina.

Quién debe presentar y cuándo

Declaración de uso continuo de la Sección 8

Todo titular debe presentar una declaración de la Sección 8 entre el quinto y el sexto aniversario del registro, confirmando el uso en el comercio para los productos y servicios indicados, con una muestra por cada clase. La falta de uso justificada solo se acepta cuando el uso se interrumpió por causas ajenas a su control. Las extensiones del Protocolo de Madrid presentan una declaración equivalente de la Sección 71 con el mismo calendario.

Declaración de incontestabilidad de la Sección 15

Después de cinco años consecutivos de uso continuo posteriores al registro, sin una decisión adversa ni una impugnación pendiente, puede presentar una declaración de la Sección 15. La incontestabilidad convierte el registro en prueba concluyente de la validez de la marca, de su titularidad y del derecho exclusivo a usarla, e impide el ataque más común contra una marca débil: que es meramente descriptiva. El carácter genérico, el abandono, el fraude y la funcionalidad siguen disponibles para quien impugne.

Renovación de las Secciones 8 y 9 cada diez años

Un registro dura diez años y se renueva indefinidamente presentando una declaración combinada de la Sección 8 y renovación de la Sección 9 entre el noveno y el décimo aniversario, y luego cada diez años. Cada plazo de mantenimiento tiene un período de gracia de seis meses con una tarifa adicional; una vez vencido, el registro se cancela o expira y no puede revivirse, y solo queda presentar una nueva solicitud con una nueva fecha de prioridad.

El programa de auditoría posterior al registro

La USPTO audita al azar presentaciones de mantenimiento que indican varios productos o servicios y exige prueba de uso para elementos adicionales. Los elementos no comprobados se eliminan, se cobra una tarifa por las eliminaciones hechas después de la presentación, y el titular que no responde pierde todo el registro. Indique solo lo que realmente vende.

Muestras y registros de titularidad

Una muestra de mantenimiento debe mostrar la marca tal como fue registrada y en uso actual: etiquetas, empaques o fotografías del producto en el caso de productos, y páginas web con información para hacer pedidos o publicidad en el caso de servicios. Se rechazan montajes, imágenes alteradas y pruebas de imprenta, y las muestras de páginas web deben mostrar la URL y la fecha de acceso. La titularidad también debe ser correcta: una cesión debe constar por escrito y transferir el prestigio comercial (goodwill) del negocio, una presentación de mantenimiento a nombre de la entidad equivocada es nula, e inscribir cesiones, fusiones y cambios de nombre ante la USPTO protege la cadena de titularidad. Coordinamos los cambios de entidad con nuestro equipo de constitución de empresas y gestionamos carteras con varias marcas mediante nuestro servicio de gestión de carteras de propiedad intelectual.

Licencias y control de calidad

El uso por parte de un licenciatario controlado cuenta como uso del titular, pero el licenciante debe controlar realmente la naturaleza y la calidad de los productos o servicios licenciados. Una licencia sin control (naked license), sin cláusulas de control de calidad o con cláusulas que nunca se aplican, puede considerarse un abandono de la marca.

Protección internacional: proceso y plazos

El Protocolo de Madrid

Marca de base. Un ciudadano estadounidense, una persona domiciliada en EE. UU. o una empresa con un establecimiento comercial real y efectivo aquí puede presentar una solicitud internacional basada en una solicitud o un registro pendiente en EE. UU., para productos y servicios que no sean más amplios que los de la marca de base.
Presentación a través de la USPTO. Como oficina de origen, la USPTO certifica la solicitud ante la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), que la inscribe y notifica a cada país designado.
Examen nacional. Cada oficina designada examina la marca según su propia ley y debe emitir cualquier denegación provisional dentro de 12 o 18 meses; responder suele requerir abogados locales, a quienes contratamos y supervisamos.
Dependencia, ataque central y transformación. Durante cinco años, el registro internacional depende de la marca de base en EE. UU.; si esa solicitud se rechaza o el registro se cancela o se limita, las designaciones extranjeras caen en la misma medida, aunque cada una puede transformarse en una solicitud nacional directa dentro de los tres meses, conservando su fecha.

Pueden agregarse países más adelante, y el registro se renueva de forma centralizada cada diez años. Las solicitudes nacionales directas son más seguras cuando un mercado no es miembro del sistema de Madrid, cuando los productos deben describirse de forma más amplia de lo que permite la práctica estadounidense o cuando la marca de base es vulnerable.

Prioridad del Convenio de París

Una primera presentación en un país del Convenio de París da seis meses para presentar en otros miembros con la fecha original como fecha de prioridad. Una empresa estadounidense que se expande al extranjero debe aprovechar ese plazo; una empresa extranjera puede reclamar aquí la fecha de su solicitud nacional y, una vez emitido su registro nacional, registrar la marca sin tener que probar primero el uso en EE. UU.

Una nota para empresas turcas

Un registro ante TÜRKPATENT protege la marca solo en Turquía. Una empresa turca puede designar a Estados Unidos mediante un registro internacional de Madrid basado en su marca turca o presentar directamente ante la USPTO; en ambos casos, un solicitante o titular domiciliado en el extranjero debe estar representado ante la USPTO por un abogado con licencia en EE. UU. Adaptamos las descripciones de productos al estándar más estricto de la USPTO, preparamos la prueba de uso en EE. UU. que exigirá la declaración de la Sección 8 o 71 y coordinamos los plazos para conservar la prioridad del Convenio de París, trabajando en turco desde nuestra oficina de Estambul.

Primero en presentar en el extranjero frente a derechos por uso en EE. UU.

La mayoría de los sistemas extranjeros, incluidos los de Turquía, la Unión Europea y China, otorgan los derechos a quien presenta primero. En Estados Unidos, los derechos nacen del uso en el comercio, por lo que un usuario anterior puede tener derechos de derecho consuetudinario (common law) que prevalezcan sobre un titular posterior en su zona de uso, aunque un registro federal otorga prioridad en todo el país desde su fecha de presentación. Por eso, la verificación en EE. UU. debe ir más allá del registro, y las solicitudes en el extranjero deben preceder al lanzamiento. La defensa de la marca se explica en nuestra página de defensa de marcas y procedimientos ante la TTAB.

Problemas comunes que le ayudamos a evitar

Perder un plazo de la Sección 8 o 9 porque los recordatorios de la USPTO llegaron a un exempleado o a una dirección antigua.
Pagar una solicitud engañosa de un tercero que parece una factura de la USPTO.
Presentar una muestra con un logotipo modernizado que difiere de la marca registrada, o indicar productos que nunca se vendieron.

Por qué Capitol Law Partners

Cagatay Ersoy, fundador y socio director de Capitol Law Partners, es egresado de Columbia Law School y asesora a titulares de marcas en búsqueda, registro y defensa de marcas. Nuestros abogados y personal trabajan en inglés, turco, español, portugués y francés, y atendemos a clientes en todo el país desde nuestras oficinas en Washington, DC, Herndon, Virginia y Nueva York, con una oficina en Estambul.

Mantenga vigente su registro

Envíenos sus números de registro y los países donde vende, y revisaremos sus plazos, le señalaremos las fechas de vencimiento y le recomendaremos solicitudes por la vía de Madrid o directas. Agende una consulta o llame al +1 (202) 440-2272.

Preguntas frecuentes

¿Cuándo vence mi primera presentación de mantenimiento de marca?

La primera presentación es la declaración de uso continuo de la Sección 8, que vence entre el quinto y el sexto aniversario de la fecha de registro, con un período de gracia de seis meses después de eso mediante el pago de una tarifa adicional. La mayoría de los titulares presentan al mismo tiempo una declaración de incontestabilidad de la Sección 15 si la marca ha estado en uso continuo durante cinco años. La siguiente presentación es la renovación combinada de las Secciones 8 y 9 entre el noveno y el décimo aniversario.

¿Qué me da realmente la incontestabilidad?

Una vez aceptada una declaración de la Sección 15, el registro se convierte en prueba concluyente, y no solo prima facie, de la validez de la marca, de su titularidad y de su derecho exclusivo a usarla. El beneficio práctico es que quien impugne ya no puede argumentar que la marca es meramente descriptiva. No protege el registro frente a reclamos de carácter genérico, abandono, fraude o funcionalidad, y no modifica el calendario de renovación.

¿Qué pasa si se me vence un plazo de renovación?

Si vencen tanto el plazo como el período de gracia de seis meses sin una presentación aceptable, el registro se cancela o expira. La USPTO no tiene facultad para restablecerlo, y ninguna petición puede revivirlo. Tendría que presentar una nueva solicitud, que se examina desde el principio y recibe una nueva fecha de presentación, por lo que cualquier solicitud de un tercero presentada en el intervalo podría bloquearlo. El control riguroso de plazos es la única protección confiable.

¿Qué es una auditoría posterior al registro de la USPTO?

La USPTO selecciona al azar declaraciones de la Sección 8 y de la Sección 71 que indican varios productos o servicios y pide al titular que pruebe el uso de elementos adicionales en cada clase auditada. Los productos o servicios que no puedan respaldarse deben eliminarse, con una tarifa por las eliminaciones hechas después de presentar la declaración. No responder conlleva la cancelación de todo el registro. Revisamos cada identificación frente a las ventas reales antes de presentar para evitar sorpresas.

¿Puedo usar el Protocolo de Madrid si solo tengo una solicitud pendiente en EE. UU.?

Sí. Una solicitud internacional puede basarse en una solicitud pendiente en EE. UU., así como en un registro emitido, siempre que usted sea ciudadano estadounidense, esté domiciliado en Estados Unidos o tenga aquí un establecimiento comercial real y efectivo. Los productos y servicios no pueden exceder los de la solicitud de base. Como el registro internacional depende de esa marca de base durante cinco años, un rechazo de la solicitud en EE. UU. puede hacer caer las designaciones extranjeras.

¿Qué es el ataque central y cómo reduzco el riesgo?

El ataque central describe la pérdida de un registro internacional, y de todas sus designaciones extranjeras, porque la solicitud o el registro de base en EE. UU. fue rechazado, cancelado o limitado dentro de los cinco años siguientes a la fecha del registro internacional. Reducimos el riesgo verificando primero a fondo la marca en EE. UU., redactando una identificación precisa de productos y servicios y considerando solicitudes nacionales directas en los mercados más importantes. La transformación sigue disponible como alternativa.

¿Mi registro de marca turco me protege en Estados Unidos?

No. Un registro ante TÜRKPATENT solo tiene efecto en Turquía. Para proteger la marca en Estados Unidos, debe designar a Estados Unidos mediante un registro internacional del Protocolo de Madrid basado en su marca turca o presentar una solicitud nacional directamente ante la USPTO. En ambos casos, un titular domiciliado en el extranjero debe estar representado ante la USPTO por un abogado con licencia en EE. UU., y con el tiempo deberá probar el uso de la marca en el comercio estadounidense.

¿Debo inscribir una cesión de marca ante la USPTO?

La inscripción no es necesaria para que la cesión sea válida entre las partes, pero es muy recomendable. Una cesión inscrita da aviso público, protege al nuevo titular frente a un comprador posterior que inscriba primero y asegura que las presentaciones de mantenimiento se hagan a nombre correcto. Una declaración de la Sección 8 presentada por el titular equivocado es nula, y si el plazo ya venció cuando se descubre el error, el registro se pierde.